Usos permitidos de la marca ajena
| Autor | Eduardo Arsenio Oré Sosa |
| Cargo del Autor | Abogado. Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Páginas | 215-242 |
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Como es fácil de entender, las marcas no solamente son usadas por aquellos quienes las registran. De hecho, los mayores ingresos de las empresas titulares de algunas marcas renombradas son producto de los contratos de licencia y de merchandising. Estamos, en estos casos, ante usos consentidos de la marca ajena. Consentidos, en el sentido de autorizados por el titular, pues existe otro grupo de casos en los que no media tal consentimiento y, sin embargo, el dueño de la marca no puede impedir el uso de su marca.
Este último grupo de casos, que denominaremos usos permitidos de la marca ajena, no se reducen a los que abordaremos a continuación. Este trabajo tiene simplemente como fin abordar los supuestos más característicos, adoptando como punto de partida los artículos 170 y 171 de la Ley de Propiedad Industrial. Antes, sin embargo, debemos advertir que la doctrinaPage 216 también emplea otros términos para comprender todos o algunos de los supuestos aquí analizados —usos lícitos; usos descriptivos; límites y restricciones al derecho de exclusiva, etc—. Entiendo que, más allá de una cuestión o debate terminológico, siempre resultará más fructífero analizar cada uno de estos supuestos. Por esta razón, sin mayores dilaciones, entramos en materia.
Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.
El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error
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Buena parte de los usos permitidos de la marca ajena —sin consentimiento del titular— tienen que ver con los usos del signo sin fines distintivos, es decir, aquellos casos que no importan una utilización a título de marca. En estos supuestos el agente no usa la marca ajena con el objeto de distinguir sus propios productos o servicios, sino con fines distintos: publicidad comparativa, indicar las «características» de los productos o servicios propios. En buena cuenta, cuando el uso de la marca de otro se hace con fines meramente informativos.
La lesión de la marca se produce cuando se realiza un uso a título distintivo. De ello se deduce que el titular de la marca no puede, en principio, prohibir los usos de su signo que no se realicen en función de marca228. De ahí que los usos descriptivos y otros usos permitidos de la marca ajena, en tanto no se realicen a título de marca, constituyen, más que excepciones, limitaciones al derecho de marca.
Por otro lado, entendemos que el artículo 170 de la (LPI) no enumera los únicos casos de usos legítimos de una marca ajena. La publicidad comparativa, la parodia del signo distintivo y el uso de la marca con fines pedagógicos también constituyen supuestos de usos permitidos de la marca por persona distinta del titular.
Ahora bien, el hecho de que se permita el uso de una marca ajena en estos casos, no da carta blanca a la realización de comportamientos que pueden afectar ya no sólo el interés delPage 218 titular de la marca, sino también los intereses de los consumidores y del sistema de competencia en general. De esta suerte, cuando la marca ajena es utilizada excediendo los límites de la buena fe o, tratándose de marcas notoriamente conocidas, afectando la capacidad distintiva del signo o aprovechándose indebidamente de la reputación de la marca, estaremos bien ante una infracción del derecho de marca, bien ante un acto de competencia desleal.
Huelga comentar que los usos de la marca ajena con consentimiento del titular (por ejemplo, la celebración de un contrato de licencia) y los usos fuera del mercado, es decir, sin fines comerciales o industriales, no constituyen actos de violación del derecho de exclusiva de la marca.
Un agente utiliza una marca ajena con fines informativos cuando pretende describir o identificar las características de los productos o servicios que él mismo presta en el mercado. El derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca —en virtud del registro, salvo los casos de marcas notoriamente conocidas que cuentan con una protección reforzada— concede, ciertamente, un derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado (aspecto positivo) y el derecho de impedir que terceros, sin consentimiento del titular, utilicen la marca (ius excludendi alios o ius prohibendi). Pero tan cierto como ello, es que la marca se protege, sobremanera, desde el punto de vista de la función que por antonomasia está llamada a cumplir: la función distintiva o indicadora de procedencia. Con lo cual, el titular de la marca no podrá impedir todo uso del signo distintivo por él registrado. Estamos, de este modo, ante una limitación del ius prohibendi.
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En esta medida, la afirmación de que el registro de la marca concede una suerte de monopolio sobre el signo tiene sus matices. Al respecto, BERCOVITZ229 apunta: «No puede ignorarse que el monopolio que representa la utilización de la marca como derecho exclusivo sólo se justifica en la medida necesaria para que la marca cumpla su función, debiendo evitarse que ese monopolio se amplíe a actuaciones no justificadas por esa función de la marca y que redundarían en perjuicio de la libre competencia dentro del mercado. Pues bien, a estos efectos conviene recordar que la función de la marca consiste en identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios para los que ha sido concedida».
En la medida en que el uso de la marca de otro se haga con fines informativos, de buena fe y no se afecte la función distintiva de la marca, dicho comportamiento será permitido por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no podrá el titular de la marca articular ninguna acción contra el agente.
En Resolución N.° 0605-2005/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi apuntó que «el ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico».
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) también se ha pronunciado sobre este tema, señalando que laPage 220 mala fe de una actuación es consecuencia de la intención o conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal230.
En esta línea, GALÁN CORONA231 considera que presupuesto de la excepción es que la utilización en el tráfico no constituya un acto de competencia desleal. Con lo cual, los actos de confusión, de engaño o que constituyan un aprovechamiento indebido de la reputación ajena atentan contra la buena fe y, consecuentemente, son suficientes para reactivar el ejercicio del ius prohibendi por parte del titular de la marca.
La marca es un signo distintivo que indudablemente contribuye a la transparencia del tráfico económico, pues permite que los empresarios distingan sus productos y servicios con relación a los productos y servicios de otros empresarios en el mercado. Y si por un lado se busca proteger al titular de la marca de las conductas parasitarias de quienes pretendieran aprovecharse indebidamente de la buena reputación ajena —mediante actos de reproducción o imitación del signo—, también se consigue proteger los intereses de los consumidores, ya que la marca supone una asociación entre un signo y una determinada fuente empresarial que, captada por el con-Page 221sumidor, facilita la elección del producto o servicio de su preferencia.
En este orden de ideas, la protección de la marca responde a intereses que no se reducen a los que se incardinan en el derecho subjetivo del titular del signo; antes bien, el sistema de marcas también tiene su importancia para la protección mediata de otros intereses como el de los consumidores y el sistema de la competencia. Y es...
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