Sentencia nº 001611-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Julio de 2010
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 371752-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1611-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 371752-2008
1-41
SOLICITANTE : CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A.
OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
Notoriedad de la marca de la opositora: Acreditada – Riesgo de confusión
y asociación entre signos que distinguen productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial: Acreditada – Dilución y aprovechamiento de la
reputación de la marca notoria.
Lima, diecinueve de julio de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de octubre de 2008, Cervecería Boliviana Nacional S.A.(Bolivia)
solicitó el registro de la marca de producto conformada por la etiqueta
rectangular que contiene la denominación PILSENER LA PAZ escrita en letras
características (sin reivindicar) dentro de una figura trapezoidal, en la parte
superior y dentro de un semicírculo se aprecia un personaje de barba y con
corona, sosteniendo en sus manos un vaso de cerveza y una vara de mando,
sentado sobre un barril en el que se aprecian las letras CBN escritas en forma
característica, en una franja curva en la parte superior se aprecia la
denominación CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. escrita en letras
características, una franja oblicua, sellos, figuras de edificios, figuras
irregulares, frases alusivas al producto (sin reivindicar) y hojas; en los colores
rojo, azul en distintas tonalidades, blanco y dorado, conforme al modelo, para
distinguir cervezas y bebidas gasificadas, de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial.
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Con fecha 12 de enero de 2009, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando
que:
- Es titular de la marca notoria PILSEN CALLAO. Dicha notoriedad ha sido
reconocida mediante Resoluciones Nº 1583-2000/TPI-INDECOPI y
1528-2008/TPI-INDECOPI.
- Si bien en algunos países el término PILSEN es concebido como una
denominación de origen o la indicación de un tipo de cerveza, en el caso
del Perú no ocurre tal situación. Así, con el paso del tiempo, la
denominación PILSEN ha adquirido entre los consumidores nacionales
una connotación que no tiene en otras latitudes, convirtiéndose en una
marca de producto que ostenta la calidad de notoriamente conocida. La
distintividad de la marca PILSEN ha sido reconocida tanto por la
Autoridad marcaria como por el Poder Judicial.
- La inclusión del término PILSENER en el signo solicitado podría inducir a
confusión a los consumidores respecto de la marca PILSEN CALLAO.
- Invoca la aplicación del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.
Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.
Con fecha 26 de febrero de 2009, Cervecería Boliviana Nacional S.A. absolvió
el traslado de la oposición señalando que:
- La expresión PILSENER LA PAZ no ha sido reivindicada dentro del
signo solicitado.
- El signo solicitado está conformado por una serie de elementos
denominativos, figurativos y cromáticos que permiten diferenciarlo de la
marca de la opositora.
- Al momento de comparar dos signos, éstos deben ser analizados en su
conjunto; sin embargo, la opositora ha desmembrado el signo solicitado
limitándose a comparar la denominación PILSENER del mismo con su
marca.
- Por otro lado, la marca de la opositora ha coexistido pacíficamente con
las marcas GILDE PILSENER (Certificado Nº 15339) y PILSNER
URQUELL (Certificado Nº 23349).
- Su empresa cuenta con el registro del signo solicitado en Bolivia, el cual
es un país de la Comunidad Andina; asimismo, es titular de diversas
marcas que incluyen la denominación PILSENER, tales como:
CERVEZA CORONA PILSENER, DUCAL PILSENER, PILSENER,
PILSENER y logotipo, PILSENER CRUCEÑA, entre otras.
- Lo anterior demuestra que su empresa también es titular de una marca
notoriamente conocida, así como de una familia de marcas sobre la
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base de la denominación PILSENER, por lo que a través de la presente
solicitud de registro pretende ejercer su derecho de reivindicar la marca
de su firma en el Perú.
Mediante Resolución Nº 2705-2009/CSD-INDECOPI de fecha 25 de setiembre
de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición
formulada y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
a) De la notoriedad alegada por la opositora
- La empresa opositora Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. sostiene que la marca PILSEN CALLAO tiene la calidad
de notoriamente conocida.
- Del análisis de lo actuado, se ha verificado que la notoriedad de la marca
PILSEN CALLAO ha sido reconocida en distintas oportunidades, no sólo
por el ITINTEC en el año 1989, sino además por la Oficina de Signos
Distintivos en el año 1993.
- Adicionalmente, se ha podido verificar que últimamente, mediante
Resolución Nº 1528-2008/TPI-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2008,
y en reiteradas resoluciones (Resoluciones Nº 1365-2001/TPI-
INDECOPI, 1607-2000/TPI-INDECOPI y 1636-2000/TPI-INDECOPI), la
Sala de Propiedad Intelectual determinó que correspondía reconocer la
notoriedad de la marca PILSEN CALLAO en relación con las cervezas,
de la clase 32 de la Nomenclatura oficial, al cumplir con los supuestos
exigidos por la legislación para ser considerada una marca con dicha
calidad.
- En ese sentido, considerando que la notoriedad alegada por Unión de
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha sido reconocida por
la Sala de Propiedad Intelectual desde el año 2000, y que las
situaciones de hecho y derecho no han variado desde la fecha de la
resolución más reciente (Resolución Nº 1528-2008/TPI-INDECOPI),
corresponde reconocer la notoriedad de la marca PILSEN CALLAO
como signo distintivo que identifica cervezas de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial.
b) Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
- Analizados los signos en cuestión, se advierte que el signo solicitado
PILSENER LA PAZ y logotipo incluye en su conformación la
denominación PILSEN que constituye el elemento denominativo
principal en la marca notoriamente conocida, por lo que se está frente a
una transcripción de uno de los elementos de la marca notoria.
- Los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos,
esto es, cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
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