El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Sí Importan
| Autor | Micaela Mujica San Martin |
| Cargo | Abogada asociada del Estudio BARREDA MOLLER Licenciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú; con maestria por la Universidad de Texas en Austin (UT) |
| Páginas | 273-279 |
El
Concierto
de
Voluntades
en
el
Plano
Marcario:
Los
Acuerdos
de
Coexistencia
de
Marcas
Sí
Importan
Micaela Mujica San Martin *
"El
presente artículo hace un análisis sobre lo que
es
un acuerdo de coexistencia y como aquel está
destinado a
eliminar
los riesgos de confusión de marcas que contengan elementos similares. Asimismo,
se
muestra el
impacto
que éstos
han
tenido
en
las resoluciones recientes de lndecopi':
Es
alentador
para
los
profesionales involucrados
en
la
disciplina marcaría y
para
quienes compiten en
la
actividad económica ofertando productos y/o servicios,
advertir un giro
en
el
criterio interpretativo que aplica
la
autoridad marcaría local,
en
cuanto
al
valor reconocido
a
los
acuerdos de coexistencia de
marcas.
Decimos
que
es
alentador por cuanto siendo aún temprano
para
conocer
si
tal criterio
ha
llegado a este ámbito,
en
definitiva,
para
quedarse, ofrece poner fin a
la
frustración de
las
partes involucradas que, convencidas
de
la
viabilidad de
la
coexistencia y habiendo
en
numerosas ocasiones obtenido
la
aceptación de
la
coexistencia
en
terceros
países
incluyendo
los
de origen,
se
enfrentaron
hasta
hace poco con
la
imposibilidad de
obtener
el
reconocimiento de
sus
acuerdos
en
el
Perú,
negándoseles
la
posibilidad de acceder
al
Registro de
Marcas
de Producto/Servicio del Instituto Nacional de
Defensa
de
la
Competencia y de
la
Protección de
la
Propiedad intelectual
(INDECOPI).
Este
artículo
es
a
la
vez una breve reseña del cambio
en el criterio interpretativo evidenciado en el pasado
reciente y una felicitación a
la
evolución sugerida,
señal de que
las
puertas en
el
ámbito
marcario
se
abren en línea con
la
apertura económica.
¿Qué
es
un Acuerdo
de
Coexistencia y Cual
es
su
Utilidad?
El
acuerdo de coexistencia
es
un contrato
en
virtud
del cual
las
partes convienen
en
la
coexistencia de
sus
marcas
en
un territorio (puede abarcar
el
mundo
entero), en
el
convencimiento de que
éstas
no
son
susceptibles de inducir a confusión
al
consumidor.
La
coexistencia
es
acordada tanto a nivel registra!
(coexistencia
en
el
Registro de
Marcas
de Producto/
Servicio) como
en
el
mercado
(uso
en
el
mercado).
Un
acuerdo de
esta
naturaleza tiene particular relevancia
en
supuestos que atañen a marcas que incorporan
elementos que determinan una similitud gráfica
y/o
fonética y que distinguen productos/servicios
idénticos
y/o
relacionados.
Resulta
indispensable que
los
acuerdos que versen sobre tales signos, incorporen
las
obligaciones que asume
cada
parte, destinadas a
eliminar
el
riesgo de confusión. Ciertamente,
el
alcance
de
los
acuerdos de coexistencia puede
ser
mucho
más
amplio, por ejemplo, concerniendo a marcas idénticas
que distinguen productos/servicios disímiles
en
una misma
clase,
en
virtud de
los
cuales
sus
titulares
pretenden regular
las
condiciones de
uso
de una y otra
marca, entre otros.
Este
supuesto puede tener lugar
en
casos
en
que
se
produzca
la
escisión de una unidad de
negocio de una empresa y
se
convenga
en
compartir
la
marca con
la
unidad escindida.1
Como
se
discutirá posteriormente, recientes
resoluciones de
la
Sala
de Propiedad Intelectual del
Tribunal de lndecopi vienen aceptando acuerdos de
coexistencia que involucran a
marcas
cuyo registro
fue denegado
en
el
pasado a
causa
de
la
existencia
de confusión indirecta, argumentándose hoy que
las
diferencias gráficas y fonéticas permiten
la
coexistencia
Abogada
asociada
del
Estudio
BARREDA
MOLLER
Licenciada
por
la
Pontificia Universidad
Católica
del
Perú;
con
maestria
por
la
Universidad
de
Texas
en
Austin
(UT).
"A
third
situation
where
coexistence
agreements
arise
is
in
the
context
of a
commercial
acquisition,
particularly
demergers
where
a
Business
is
divesting
itself
of
assets,
including
trademarks.
The
parties
may
reach
a
viable
coexistence
regime
for
the
two
(now
independent)
businesses
to
operate
under
same
or
similar
Brands;
for
example,
to
use
another
UK
example,
the continuation
of
the
Miss
Selfridge clothing brand following
its
split from parent company
Selfridges
in
1999.
Alternatively, parties
in
this
situation
may
agree
toa
limited
period
for
coexistence
(ora "run-off
period")
to allow one party
to
migrate
its
business
from
the
shared
brand
toan
unrelated
and
distinct
one:'
Por
Joel
Smith
y Megan
Compton.
"Trademark
coexistence
agreements
-practicalities
and
pitfalls':
World
Trademark
Review.lssue
16
November/December
2008.
273
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