Resolución nº 21-2017/CIN de Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 6 de Febrero de 2017
| Fecha de Resolución | 6 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías |
| Número de expediente | 000979-2016/DIN |
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías
EXPEDIENTE Nº 000979-2016/DIN
RESOLUCIÓN Nº 000021-2017/CIN-INDECOPI Lima, 06 de febrero de 2017
MODALIDAD : DENUNCIA POR INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD VICTOR RAUL CÁNEPA LLANOS ASSA ABLOY PERÚ S.A. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. DENUNCIA FUNDADA
RECLAMANTE RECLAMADA SUMILLA
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Mediante expediente Nº 000979-2016/DIN, iniciado el 30 de junio de 2016, se tramita la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial formulada por VICTOR RAUL CÁNEPA LLANOS (en adelante, el señor Cánepa) contra ASSA ABLOY PERÚ S.A. (en adelante Assa Abloy), ambos de Perú, al amparo de las siguientes patentes de modelo de utilidad: “PROTECTOR DE CERRADURA MEJORADO MEDIANTE PLACA DE FIJACIÓN” inscrita con Título Nº 472 (en adelante, patente MU472). “CONTRAFRENTE DE UNA SOLA PIEZA PARA CERRADURAS DE SOBREPONER” inscrita con Título Nº 498 (en adelante, patente MU498). “CERRADURA DE LEVAS TRASLAPADAS CON RESORTE DE TORSIÓN QUE BLOQUEA EL DESLIZANTE” inscrita con Título Nº 688 (en adelante, patente MU688). “PORTAPICAPORTE MEJORADO PARA CERRADURAS DE SOBREPONER” inscrita con Título Nº 709 (en adelante, patente MU709).
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ANTECEDENTES 1.1. Argumentos del reclamante El señor Cánepa manifiesta que Assa Abloy ha importado, para efectos de posterior comercialización, 840 (ochocientos cuarenta) unidades de cerraduras YALE, modelo Sobreponer 1300 Ultra Blindada -SKU 0010910- (en adelante, cerraduras YALE 1300) y 840 (ochocientos cuarenta) unidades de cerraduras YALE, modelo Sobreponer Plus 1000 Ultra Blindada -SKU 0010911- (en adelante, cerraduras YALE Plus 1000) en abril y mayo de 2016, respectivamente, las mismas que, en su opinión, vulneran sus derechos de propiedad industrial.
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cerraduras elementos cerraduras elementos MU709.
A mayor abundamiento, el señor Cánepa sostiene que las YALE 1300, importadas bajo DUA N° 118-2016-10-123123-01-5-00, presentan los característicos reivindicados por las patentes MU472, MU498 y MU688 y que las YALE Plus 1000, importadas bajo DUA N° 118-2016-10-146157-01-3-00, presentan los reivindicados por tales patentes y adicionalmente los reivindicados por la patente
Acota que para que se configure una infracción a los derechos de propiedad industrial referidos será necesario que se reproduzcan únicamente las características técnicas protegidas, por lo que el aspecto ornamental específico de las cerraduras infractoras, o de alguno de sus componentes, no serán parte del examen, haciendo énfasis de esta consideración respecto a la patente MU472. El señor Cánepa indica además que se debe tener en cuenta que con fecha 12 de abril de 2016 inició una acción por infracción en contra de la reclamada por la importación de cerradura YALE 1000, acción que se tramita bajo expediente N° 000500-2016/DIN, lo que denota que, aun teniendo conocimiento de sus derechos, dicha empresa insiste en la vulneración de los mismos, lo cual le genera un grave perjuicio económico. Por lo expuesto solicitó que con urgencia se dicte las siguientes medidas cautelares: La prohibición de la importación de los productos infractores. La prohibición de venta, comercialización, introducción en el mercado u ofrecimiento en venta de los productos infractores. El cese inmediato de toda actividad ilícita vinculada a la utilización, promoción, distribución, almacenamiento y expendio de los productos infractores. La incautación o inmovilización de las cerraduras YALE Plus 1000 y 1300, importadas por la reclamada.
Con el fin de que se verifique los hechos materia de denuncia y se notifique válidamente a Assa Abloy requirió que se ordene la realización de una visita inspectiva en el local de dicha empresa ubicado en Cal. Los Eucaliptos N° Ref. Sec. Santa Genoveva (Parcela 3 - 4), distrito de Lurín, y que adicionalmente se practique la incautación o comiso de los productos infractores y de los moldes y matrices utilizados en su fabricación, en caso existieran. Por último, el señor Cánepa solicitó que oportunamente se declare fundada la acción, con expresa condena de costos y costas, además de ordenarse como medidas definitivas la incautación definitiva de todo el material infractor que se encuentre en los locales inspeccionados, el cese definitivo de la actividad ilícita y el pago de una multa por los hechos denunciados. Como medios de prueba el señor Cánepa presenta: Impresión de las DUA 118-2016-10-146157-01-3-00 y 118-2016-10-123123-01-5-00. La boleta de venta N° 004377, emitida por Distribuidora Mayorista LIDO, de fecha 11 de junio de 2016, por la compra de cerraduras importadas YALE Plus 1000 y 1300. Muestras físicas de las cerraduras YALE Plus 1000 y 1300. Muestras físicas de las cerraduras de marca CANTOL, modelo Sobreponer 990 y Sobreponer Súper Blindada 300, que corresponden a productos de la empresa del señor Cánepa. Una copia del examen preliminar ACC 022-2016 emitido en el expediente N° 0005002016/DIN.
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1.2. Admisión de la denuncia, orden de inspección y medidas cautelares Mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de julio de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso admitir a trámite la acción por infracción interpuesta contra Assa Abloy, así como la realización de la diligencia de inspección solicitada por el reclamante, a efectos de verificar los alcances de la denuncia. Asimismo, a efectos de verificar el real alcance de los hechos materia de denuncia se ordenó a la reclamada que cumpliera con proporcionar la información comercial relacionada a los productos en conflicto. Finalmente, se dispuso remitir a este colegiado los actuados del caso a efectos de someter a evaluación la procedencia de las medidas cautelares solicitadas, a cuyo efecto fue emitida la Resolución Nº 000097-2016/CIN-INDECOPI de fecha 19 de julio de 2016, la que, en atención al análisis preliminar efectuado mediante el Examen Preliminar ACC N° 037-2016 dictó contra la reclamada las medidas cautelares de cese de importación, cese de uso, cese de comercialización y/u ofrecimiento en venta, así como la inmovilización de las cerraduras identificadas bajo la marca YALE, correspondiente a los modelos Sobreponer Plus 1000 y Sobreponer 1300. 1.3. Diligencias de Inspección y emplazamiento de la denuncia El 22 de agosto de 2016, el personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada con la debida autorización de los representantes de la empresa inspeccionada, constatándose la existencia de 394 (trecientos noventa y cuatro) unidades de la cerradura YALE Plus 1000, por lo que se tomó fotografías y se recabó una muestra del producto. Asimismo, se trabó las medidas cautelares dispuestas por la Comisión, incluyendo la inmovilización de las cerraduras encontradas. 1.4. Contestación de la denuncia Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2016, Assa Abloy contestó la denuncia interpuesta en su contra señalando que, en efecto, ha importado las cerraduras YALE Plus 1000 y 1300, las cuales son fabricadas por Assa Abloy AB, empresa que es líder a nivel mundial en el mercado de cerraduras y seguridad en general. Manifiesta al respecto que Assa Abloy AB se encuentra incluida entre las 100 empresas más innovadoras del mundo según la revista especializada Forbes durante tres años seguidos. Agrega que Forbes catalogó a Assa Abloy AB como la empresa más innovadora en la industria de cerraduras, ello debido a que ha invertido ingentes recursos en investigación y desarrollo, lo que le ha permitido lanzar al mercado productos nuevos cuya comercialización en la actualidad representan el 31% de sus ingresos por ventas. A este efecto adjunta diversas impresiones de páginas Web. Señala así que no comercializa ningún producto mediante la copia de modelos de utilidad concedidos por la Oficina de Patentes Peruana a un connacional como el actual accionante. De otro lado, afirma que solicitará la nulidad de las patentes de modelo de utilidad que sustentan la acción por infracción seguida en su contra, ya que no cumplieron con los requisitos de novedad y ventaja técnica. Así, la patente MU472 carece de novedad y ventaja técnica frente a la patente USA N° 3,768,284 (concedida el 30 de octubre de 1973), en tanto que la patente MU498 lo hace frente a la patente USA N° 1,623,579 (concedida el 5 de abril de 1927) y la patente MU688 frente a la patente china N° CN 201310247 (publicada el
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16 de septiembre de 2009) y la patente USA N° 2,380,708 (concedida el 31 de julio de 1945). Acota que no ha tenido tiempo de revisar la patente MU709 pero está segura que, al igual que las otras patentes referidas, la misma fue concedida sin cumplir con los requisitos de novedad ni ventaja técnica. Finalmente, solicita que en su oportunidad la denuncia del señor Cánepa sea declarada infundada o en su caso improcedente, y dado que el accionante estaba en perfectas condiciones de conocer lo infundado de la misma, deberá ordenársele que asuma el pago de las costas y costos incurridos. Cumpliendo lo ordenado mediante la Resolución N° 1 de la Secretaría Técnica, brinda en sobre cerrado la información requerida sobre la importación y comercialización de los productos materia de denuncia, solicitando al mismo tiempo que se declare la confidencialidad y reserva de la misma1. 1.5. Audiencia de conciliación Con fecha 2 de setiembre de 2016, la Secretaría Técnica emitió la Resolución Nº 3 citando a las partes a audiencia de conciliación, de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 95, literal e) del Decreto Legislativo Nº 1075, la misma que fue programada para ser realizada el día 21 de setiembre de 2016 en las instalaciones del INDECOPI. Mediante Acta de fecha 21 de setiembre de 2016, se dejó constancia que, efectuadas las deliberaciones correspondientes las partes no llegaron a acuerdo conciliatorio alguno. 1.6...
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