Sentencia nº 002064-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 21 de Agosto de 2008
| Fecha de Resolución | 21 de Agosto de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 270539-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2064-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 270539-2006
1-25
ACCIONANTE : INDUSTRIAS DE VELAS S.A.C. (antes Abigail
Tomasa Torres Costilla)
EMPLAZADO : CARLOS HUMBERTO COLLAZOS SALAZAR
Nulidad de registro de marca de producto – Nulidad de resolución de
Primera Instancia: Inexistencia – Uso de nombre comercial registrado:
Acreditado - Devolución de Expediente a la Primera Instancia para que se
pronuncie sobre aspectos no evaluados
Lima, veintiuno de agosto de dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de febrero de 2006, Abigail Tomasa Torres Costilla (Perú) solicitó
la nulidad del registro de la marca de producto MISIONERA VELAS LLANAS
MILENIUM y etiqueta (Certificado Nº 109288), que distingue productos de la
clase 4 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular del nombre comercial PRODUCTOS MISIONERA (Certificado Nº
713), usado y registrado con anterioridad a la marca de producto materia
de nulidad (desde hace 50 años).
(ii) La marca materia de nulidad y su nombre comercial presentan identidad
en la denominación, lo que determina una pronunciación y entonación
idéntica. Asimismo, existe similitud o conexión competitiva entre las
actividades económicas de ambas titulares.
(iii) Ha existido mala fe de parte del emplazado, toda vez que tenía
conocimiento de la existencia del nombre comercial PRODUCTOS
MISIONERA, y en una actitud dolosa e intencional, ha tenido y continúa
teniendo un aprovechamiento de la reputación y prestigio de dicho
nombre comercial, hecho que no puede atribuirse a la casualidad, por
cuanto el término MISIONERA es un término de fantasía.
Invocó la aplicación del artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486, así como
el artículo 137 de la Decisión 486. Adjuntó jurisprudencia y documentos con el
fin de acreditar el uso de su nombre comercial.
Con fecha 18 de mayo de 2006, Carlos Humberto Collazos Salazar solicitó una
prórroga de dos meses para presentar sus argumentos, lo cual fue concedido
por la Oficina de Signos Distintivos, mediante proveído de fecha 19 de mayo de
2006.
Con fecha 11 de julio de 2006, Carlos Humberto Collazos Salazar (Perú)
absolvió el traslado de la acción manifestando lo siguiente:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2064-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 270539-2006
2-25
(i) De acuerdo a los antecedentes, la empresa Gutierrez Noriega S.A.C. fue
la titular inicial del Certificado Nº 713 correspondiente al nombre comercial
PRODUCTOS MISIONERA, y fue esta misma empresa quien, con
posterioridad inscribió los certificados Nº 71431, 34417 y 15744.
(ii) En la resolución concesoria del certificado, materia de nulidad, se tuvo en
cuenta que la marca solicitada, en todo caso, sería asociada con el
Certificado Nº 15744 de propiedad del solicitante, por lo que no podría
existir un riesgo de asociación con el nombre comercial PRODUCTOS
MISIONERA, registrado bajo Certificado Nº 713.
(iii) En cada caso, en concreto, la Oficina consideró que dichos certificados
podían coexistir libremente en el mercado, considerando el hecho de que
las referidas marcas contaban en su estructura, con la denominación
MISIONERA, lo cual no obstaba para que ellas pudieran coexistir en el
mercado sin la posibilidad de inducir al público a error respecto del origen
empresarial.
(iv) En tal sentido, al momento de la inscripción de la marca materia de
nulidad, ésta no se encontraba inmersa en alguna causal de prohibición,
pues el signo era susceptible de representación gráfica, era distintivo y no
resultaba contrario al orden público o a las buenas costumbres.
(v) La accionante ha perdido la titularidad del nombre comercial
PRODUCTOS MISIONERA, pues se ha declarado fundada la demanda
de nulidad de cosa juzgada fraudulenta respecto del acto que dio lugar a
la transferencia de dicho nombre comercial de Gutierrez Noriega S.A.C. a
favor de Abigail Torres Costilla. Por lo expuesto, la accionante carece de
legitimidad para solicitar la presente nulidad de registro.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 19 de julio de 2006, Abigail Tomasa Torres Costilla señaló lo
siguiente:
(i) La nulidad planteada es contra el Certificado Nº 90982, el que fue
concedido infringiendo lo establecido en el artículo 135 inciso j) de la
Decisión 486, toda vez que la marca materia de nulidad reproduce, imita y
contiene la denominación de origen protegida bajo Certificado Nº 713.
(ii) Si bien existe un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, iniciado
por el emplazado, éste se encuentra con Sentencia impugnada vía un
recurso de apelación, por lo que el caso se verá en una última instancia
jurisdiccional ante la Corte Suprema.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 7 de setiembre de 2006, Carlos Humberto Collazos Salazar señaló
que la supuesta mala fe no ha sido probada, además que no existe un
argumento contundente que, de manera lógica, pueda sustentar ello.
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