Sentencia nº 000709-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 26 de Marzo de 2010
| Fecha de Resolución | 26 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 340484-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0709-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 340484-2008
1-37
SOLICITANTE : CORPORACIÓN IDEAS & NEGOCIOS AIRLEE
S.A.C.
OPOSITORA : QS HOLDINGS S.A.R.L.
Notoriedad de la marca de la opositora: No acreditada – Familia de
marcas: Inexistencia - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia.
Lima, veintiséis de marzo de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de enero de 2008, Corporación Ideas & Negocios Airlee S.A.C.
(Perú), solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo
conformado por la denominación QUINKSURF escrita en letras características y
en la parte superior una figura circular que contiene la letra Q y diversos puntos,
(sin reivindicar colores); conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir en
general, calzados y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 1 de abril de 2008, QS Holdings S.A.R.L. (Luxemburgo) formuló
oposición al registro solicitado, manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas QUIK (Certificado Nº 99080), QUIKSILVER
(Certificado Nº 38457) y QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº 79101)
que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos que
distinguen las marcas registradas.
(iii) Los signos son gráfica, fonética y conceptualmente similares.
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(iv) La marca QUIK (Certificado Nº 99080), es el prefijo o raíz de otras marcas
de su empresa, conformando así una familia de marcas registradas en
distintas clases de la Nomenclatura Oficial1.
(v) QUIKSILVER se creó en 1970 y sus marcas QUIKSILVER, QUIKSILVER
y diseño de ola y QUIKSILVER y diseño de corazón se han hecho
mundialmente famosas en prendas de vestir para surfistas, para la
práctica del snowboard y en ropa comercial orientada a los fanáticos del
surf y del skateboard y, a efectos de acreditar la notoriedad de las
referidas marcas presentó información obtenida en diversas páginas web
donde se publicitan sus marcas2.
(vi) No es coincidencia que el signo solicitado esté principalmente constituido
por el término QUINKSURF que contiene el prefijo QUINK, similar a la
marca QUIK, y el sufijo SURF, que resulta un término genérico el cual
identifica el deporte de tabla hawaiana, por lo que el interés del solicitante
de registrar el signo revela la intención de aprovecharse de la fama y
goodwill de sus marcas registradas a fin de obtener ventajas económicas
en base a la buena reputación ganada por su empresa.
(vii) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro
establecida en el artículo 136 inciso a) y h) de la Decisión 486.
Invocó jurisprudencia que consideró aplicable al caso en concreto.
Con fecha 30 de abril de 2008, Corporación Ideas & Negocios Airlee S.A.C.
absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:
(i) Entre los signos existen diferencias gráficas y fonéticas, por lo que no
existe posibilidad de inducir a confusión al público consumidor.
(ii) Existen marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que
son similares a las marcas de la opositora que coexisten pacíficamente en
el mercado.
1 QUIK (Certificado Nº 99080), clase 25; QUIKSILVER (Certificado Nº 23742), clase 14; QUIKSILVER
(Certificado Nº 38457), clase 25; QUIKSILVER (Certificado Nº 105645), clase 32; QUIKSIKLVER
(Certificado Nº 38101), clase 41; QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº 79101), clase 25;
QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº 95677), clase 24; QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº
95774), clase 3, QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº 95681), clase 14, QUIKSILVER y logotipo
(Certificado Nº 95682), clase 18; QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº 95685), clase 28;
QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº 34563), clase 35; QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº
54956), clase 25 y, QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº 103319), clase 25.
2 www.quiksilver.com, http://pro08.quiksilver.com, http://es.wikipedia.org/wiki/Quiksilver,
www.quiksilverinc.com, www.quiksilvertravel.com,
http://thecrossing.quiksilver.com/captains_log.aspx?id=1901, www.surfingthemag.com/news/surfing-world-
championship-tour/030804_quik/, www.surfline.com/surfnews/surfwire.cfm?id=3659,
www.surgermag.com/features/events/surfshop_2004/manasquan/, www.boardridersguide.com,
http://clothing.search.ebay.com/quiksilver_Mens-Shoes
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(iii) El signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna causal de
prohibición por lo que es pasible de acceder a registro.
Con fecha 4 de junio de 2008, QS Holdings S.A.R.L. reiteró sus argumentos.
Asimismo, invocó jurisprudencia que consideró aplicable.
Con fecha 19 de agosto de 2008, QS Holdings S.A.R.L. ofreció los medios
probatorios incluidos en el Expediente Nº 279981-2006 a fin de acreditar la
notoriedad de sus marcas registradas. Asimismo, señaló que su empresa es
titular de la marca QUIKSILVER en diversos países del mundo.
Mediante Resolución Nº 1396-2009/CSD-INDECOPI, de fecha 10 de junio de
2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada
y, otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Respecto a la notoriedad
- Mediante Resolución Nº 646-2008/OSD-INDECOPI de fecha 11 de enero
de 2008, se evaluaron los medios probatorios ofrecidos por la empresa
opositora en el Expediente Nº 279981-2006, la cual fue confirmada por la
Resolución Nº 1062-2009/TPI-INDECOPI de fecha 4 de mayo de 20093,
por ello y del análisis en conjunto de las pruebas adjuntadas en el
presente procedimiento se determina que la opositora no ha logrado
demostrar que sus marcas gocen de la calidad de notoriamente
conocidas, por lo que no resulta de aplicación el artículo 136 inciso h) de
la Decisión 486.
(ii) Respecto a la familia de marcas
- La opositora señala que el vocablo QUIK constituye una familia de marcas
a su favor en distintas clases de la Nomenclatura Oficial.
- Se ha verificado la existencia de la marca QUIKNIGHT y logotipo
registrada bajo Certificado Nº 149732 a favor de Abdias Basilio Jara
Nuñez, que distingue productos de la clase 25, por lo que se ha
determinado que no se cumple con el elemento objetivo, toda vez que si
bien existe una pluralidad de marcas registradas a favor de la opositora
que presentan el término QUIK en común, la misma no resulta ser de
exclusividad de la empresa opositora.
(iii) Respecto al riesgo de confusión
3 Cabe precisar que en dicha Resolución la Sala no se pronunció sobre la notoriedad de la m arca
QUIKSILVER, toda vez que en el recurso de apelación de fecha 1 de febrero de 2008, Jesús Sandoval
Acosta cuestionó únicamente el riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas
QUIKSILVER (Certificado Nº 38457) y QUIKSILVER y logotipo (Certificado Nº 79101).
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