Sentencia nº 002481-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 3 de Noviembre de 2010
| Fecha de Resolución | 3 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 352573-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2481-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 352573-2008
1-33
SOLICITANTE: RETAIL ROYALTY COMPANY
OPOSITORA: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
Notoriedad de la marca de la accionante: No acreditada – Principio de
Especialidad - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 3 y servicios de las clases 35, 38 y 42 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, tres de noviembre de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de abril de 2008, Retail Royalty Company (Estados Unidos)
solicitó el registro de la marca de producto, conformada por el número 1977,
para distinguir cosméticos, productos de tocador, productos para el cuidado
personal, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 18 de julio de 2008, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
(Chile) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca 19-77 y logotipo (Certificado Nº 30263), registrada
en la clase 38 de de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Asimismo, es titular de las marcas 1977 (Certificados Nº 30024, Nº 30025
y Nº 30026), 1977.COM (Certificados Nº 30023, Nº 29978 y Nº 29979) y
1977AMERICATEL (Certificados Nº 32522, Nº 29971 y Nº 30135)
registradas en las clases 42, 38 y 35 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) El signo solicitado es una trascripción de su marca notoria y por tanto su
registro es susceptible de causar confusión.
Invocó la aplicación del artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.
Con fecha 29 de agosto de 2008, Empresa Nacional de Telecomunicaciones
S.A. reiteró los argumentos referidos a la notoriedad de la marca 1977 y
presentó un CD así como documentación para acreditar lo expuesto,
solicitando que se declare la confidencialidad de la misma. Adjuntó resúmenes
no confidenciales de los documentos presentados. Agregó que la solicitante
busca aprovecharse del posicionamiento de su marca, lo que constituye un
acto de competencia desleal.
Mediante proveído de fecha 15 de octubre de 2008, la Secretaria Técnica de la
Comisión de Signos Distintivos requirió a Empresa Nacional de
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2481-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 352573-2008
2-33
Telecomunicaciones S.A. cumplir con señalar el tiempo por el cual solicita la
confidencialidad de los documentos adjuntados y con presentar copia del CD,
bajo apercibimiento de tenerse por no presentados.
Con fecha 2 de setiembre de 2008, Retail Royalty Company absolvió el
traslado de la oposición formulada por Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. señalando lo siguiente:
(i) La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. no ha acreditado con
medio probatorio alguno que el signo 1977 ostente una elevada
reputación ni que haya obtenido una relevante implantación en el
mercado y sea una marca notoria, por lo que no merece una protección
que supere el principio de especialidad.
(ii) Dos marcas con la misma denominación pueden coexistir pacíficamente
en el mercado, cuando los productos o servicios que amparen sean tan
opuestos en su naturaleza y fines que quede descartada toda posibilidad
de confusión.
(iii) No es razonable asumir que una empresa que se desenvuelve en el área
de servicios de telecomunicaciones, extienda su línea de negocios a
productos cosméticos, de aseo y cuidado personal.
(iv) No existe conexión competitiva entre los productos que el signo pretende
distinguir y los servicios de las clases 35, 38 y 42 de la Nomenclatura
Oficial.
Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 7 de noviembre de 2008, Empresa Nacional de Telecomunicaciones
S.A. señaló que la confidencialidad de los documentos presentados es
solicitada de forma permanente. Asimismo, cumplió con adjuntar copia del CD
para el traslado a la otra parte.
Mediante Resolución Nº 881-2008/CSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre
de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró reservada y confidencial de
manera permanente la información adjuntada por Empresa Nacional de
Telecomunicaciones al escrito de fecha 29 de agosto de 2008.
Con fecha 9 de febrero de 2009, Retail Royalty Company señaló que el
número 1977 es un código de acceso a comunicaciones de larga distancia en
la opción de multi-discado, como el 1910, 1960, 1901, entre otros, y que
existen marcas en diversas clases de la Nomenclatura Oficial que comparten la
secuencia de los números 1 y 9. Agregó que de los medios de prueba
presentados, no se desprende que el signo 1977 cumpla con los requisitos
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2481-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 352573-2008
3-33
para acceder a la protección de marca notoria, y que no existe vinculación
entre los productos que el signo solicitado pretende distinguir y los servicios
distinguidos por la marca registrada.
Con fecha 5 de junio de 2009, Retail Royalty Company reiteró los argumentos
referidos a la ausencia de confusión entre los signos confrontados así como a
que la marca registrada no goza de la calidad de notoria. Citó jurisprudencia
que consideró aplicable al presente caso.
Mediante Resolución Nº 3572-2009/CSD-INDECOPI, de fecha 18 de diciembre
de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
Principio de preclusión:
(i) Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. fundamentó en su escrito
de oposición de fecha 18 de julio de 2008 en que el signo solicitado es
susceptible de inducir a riesgo de confusión al público respecto de sus
marcas registradas que incluyen la denominación 1977, alegando,
además, que su marca registrada 1977 ostenta la calidad de notoriamente
conocida, invocando el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.
(ii) Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2008, agregó que la solicitante
busca aprovecharse del posicionamiento de su marca 1977,
constituyendo así un grave acto de competencia desleal.
(iii) Siendo que Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., alegó un
nuevo argumento con posterioridad a la presentación de la oposición
formulada, no corresponde considerarlo como sustento de su oposición,
en virtud al Principio de Preclusión que rige los procedimientos
administrativos trilaterales.
Notoriedad de la marca registrada a favor de la opositora:
(iv) La opositora no ha logrado demostrar la notoriedad de su marca 1977,
por lo que no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 136 inciso
h) de la Decisión 486, careciendo de objeto determinar si el signo
solicitado a registro en el presente expediente constituye la reproducción,
imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la
marca cuya notoriedad fue invocada.
Respecto a la evaluación del riesgo de confusión:
(v) No existe similitud ni conexión competitiva entre los productos que
pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen las
marcas registradas.
(vi) Los productos de la clase 3 se encuentran destinados a satisfacer
necesidades distintas, estando enfocados a un grupo determinado de
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba