Sentencia nº 000135-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 15 de Febrero de 2005
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 171510-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0135-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 171510-2003
1-20
SOLICITANTE : JESÚS ENRIQUE NUÑEZ PALOMINO
OPOSITORA : HAVANA CLUB HOLDING S.A.
Notoriedad de marca: No acreditada - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 25 y 33 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia
Lima, quince de febrero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de enero del 2003, Jesús Enrique Nuñez Palomino (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto HAVANA CLUB, para distinguir prendas de vestir,
de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 1° de abril del 2003, Havana Club Holding S.A. (Luxemburgo) formuló
oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto HAVANA CLUB, para distinguir ron y demás
de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 58437,
vigente hasta el 12 de agosto del 2005.
(ii) Los signos son confundibles entre sí, debido a que existe identidad fonética y
gráfica total y absoluta entre ambos, lo que induciría a error al público
consumidor, ocasionándole grave daño para sus legítimos intereses.
(iii) La marca HAVANA CLUB ha adquirido notoriedad en el mercado de los
productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose presente
tanto en el mercado peruano como en el mercado de diversos países de la
Comunidad Andina, tales como Colombia, Bolivia y Venezuela. Asimismo,
dichos productos gozan de una amplia difusión, conocimiento, uso constante y
comercialización, características propias de las marcas notoriamente
conocidas.
(iv) El solicitante actúa de mala fe al pretender registrar una reproducción exacta
de su marca.
(v) De otorgarse el registro, se debilitaría la fuerte identificación de la marca
HAVANA CLUB para distinguir ron de Cuba de prestigio y calidad, ya que el
consumidor se encontraría frente a dos orígenes empresariales diferentes y a
dos sectores de productos disímiles, disminuyendo así el fuerte magnetismo
comercial y publicitario de la marca notoria HAVANA CLUB.
Manifestó que adjunta facturas que acreditan la notoriedad y comercialización de la
marca HAVANA CLUB; sin embargo, no presentó las pruebas ofrecidas.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0135-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 171510-2003
2-20
Con fecha 24 de abril del 2003, Jesús Enrique Nuñez Palomino, absolvió el traslado
de la oposición manifestando que:
(i) Es titular de la marca de producto HABANA, para distinguir vestidos,
pantalones y confecciones en general, de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, inscrita bajo certificado N° 53253, vigente desde el año 1984 hasta el
24 de mayo del 2014.
(ii) En virtud de dicho registro ha procedido a efectuar una simple variación de la
letra B por la V, agregándole además el elemento genérico CLUB, lo cual no
alteraría el carácter distintivo de la marca.
(iii) Los signos en conflicto no resultan confundibles entre sí, toda vez que se
encuentran destinados a distinguir productos distintos y a satisfacer
necesidades diferentes: en el caso del signo solicitado, prendas de vestir de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial y, en el caso de la marca registrada, ron y
demás de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de mayo del 2003, Havana Club Holding S.A. presentó un escrito
reiterando sus argumentos. Asimismo, manifestó que:
(i) Mediante las pruebas adjuntadas han acreditado fehacientemente la
notoriedad de la marca HAVANA CLUB, para distinguir productos de la clase
33 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Entre los productos a distinguir por los signos en conflicto existe conexión
competitiva, toda vez que es común que empresas que comercializan
productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, comercialicen y
promocionen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,
apreciándose polos, gorras, casacas y demás, distinguidos con marcas de
licores comercializados en el país; por lo que el consumidor al ver las prendas
de vestir distinguidas con el signo HAVANA CLUB creerá que pertenecen al
mismo origen empresarial que los licores de marca HAVANA CLUB.
(iii) La presente solicitud no tiene como finalidad el registro de la variación de la
marca HABANA, sino que dicha variación tiene como objetivo el registro de
una marca ajena, evidenciándose un aprovechamiento indebido de la
reputación de una marca notoria en el mercado nacional e internacional.
Con fecha 17 de noviembre del 2003, Jesús Enrique Nuñez Palomino presentó un
escrito manifestando que no existe notoriedad ni exclusividad sobre la denominación
HAVANA CLUB, ya que la misma se encuentra registrada a favor de terceras
empresas, como es el caso de Ladbroke Holdings del Perú S.A., titular de la marca
HAVANA CLUB para distinguir servicios de esparcimiento, entretenimiento, servicios
de casino, juegos de azar, sala de tragamonedas, video pub, boite y todos los
demás servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado
N° 13400, vigente hasta el 31 de diciembre del 2006. En virtud de lo expuesto, la
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