Sentencia nº 000383-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 23 de Febrero de 2009
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 306528-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0383-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°306528-2007
1-23
SOLICITANTE : INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE
LOYOLA S.A.
OPOSITORA : UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.
Mala fe en la solicitud de registro de marca: Inexistencia - Artículo 137 de
la Decisión 486: No aplicable - Riesgo de confusión entre marcas que
distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintitrés de febrero de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de febrero de 2007, Instituto Superior San Ignacio de Loyola S.A.
(Perú) solicitó el registro de la marca de producto UNIVERSIDAD SIL, para
distinguir papel; cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías;
papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para
artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles);
material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas
para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 24 de mayo de 2007, Universidad San Ignacio de Loyola S.A. (Perú)
formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas USIL (Certificado Nº 81075) y UNIVERSIDAD
SAN IGNACIO DE LOYOLA (Certificado Nº 97643), que distinguen
productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Si bien las marcas en cuestión son gráfica, fonética y conceptualmente
diferentes, su coexistencia es susceptible de inducir a confusión al
consumidor. El hecho de que los signos distingan los mismos productos
de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial y el hecho de que la marca
registrada USIL constituya las siglas del signo solicitado UNIVERSIDAD
SIL, determinan que su coexistencia en el mercado pueda inducir a
confusión directa e indirecta al público consumidor, ya que aún cuando
éste lograra distinguirlos, válidamente podría atribuirles el mismo origen
empresarial.
(iii) En cuanto al signo solicitado y la marca registrada UNIVERSIDAD SAN
IGNACIO DE LOYOLA, en la medida que ambos comparten el término
UNIVERSIDAD y que las letras SIL del signo solicitado constituyen las
siglas de la denominación SAN IGNACIO DE LOYOLA de la marca
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registrada, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a
confusión al consumidor, mas aún si se tiene en cuenta que distinguen los
mismos productos.
(iv) No existe vinculación económica entre el solicitante y su empresa, ya que
a la fecha los accionistas y asociados son personas naturales distintas. La
Universidad se encuentra vinculada a la Asociación Promotora de la
Educación San Ignacio de Loyola, debido a que ha sido su promotora y
porque mantienen un asociado y accionista común (Raúl Diez Canseco
Terry). Asimismo, se encuentra vinculada a la Asociación Promotora
Educativa San Carlos Borromeo, por tener al mismo asociado (Raúl Diez
Canseco Terry).
(v) El solicitante tiene pleno conocimiento de la existencia de las marcas
registradas a favor del bloque USIL
1
, por lo que está actuando de mala fe,
al pretender registrar marcas similares a las ya registradas a favor del
bloque USIL, las cuales gozan de prestigio en el mercado, más aún si se
tiene en cuenta que, de acuerdo con la sección cuarta, numeral 4.4 del
Convenio Institucional de fecha 17 de junio de 2005 - que obra en el
Expediente Nº 306513-2007 al cual se remite -, existe un pacto de no
competencia entre el bloque USIL y el Instituto San Ignacio de Loyola.
(vi) Con el registro del signo solicitado se facilitaría la perpetración de un acto
de competencia desleal, ya que la coexistencia de los signos en el
mercado producirá confusión en el público consumidor.
Invocó la aplicación del artículo 6 del Decreto Legislativo 823 y del artículo 137
de la Decisión 486. Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 11 de julio de 2007, Instituto Superior San Ignacio de Loyola S.A.
absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:
(i) La opositora y las marcas que representa se conceptualizaron y nacieron
al amparo de la marca INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA. En ese
sentido, es el Instituto quien tiene preferencia en el tiempo y en el derecho
sobre la denominación SAN IGNACIO DE LOYOLA.
(ii) Es titular de la marca SIL, que distingue productos de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial y servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Por lo tanto, denominar a un nuevo producto o servicio como SIL es su
prerrogativa, dado que el término UNIVERSIDAD carece de distintividad
por sí mismo, al resultar descriptivo.
(iii) Su marca goza de notoriedad y reconocimiento en el mercado; los
consumidores pueden fácilmente identificar sus servicios, por la difusión y
1
Conformado por la Universidad San Ignacio de Loyola S.A., Asociación Promotora Educativa San
Carlos Borromeo, Junior Achievement I nternacional – Perú, Asociación Promotora de la Educación San
Ignacio de Loyola y de la Asociación Ed ucativa Iñigo López de Recalde.
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