Sentencia nº 001386-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Octubre de 2001
| Fecha de Resolución | 10 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 99612-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1386-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 99612-2000
1-24
SOLICITANTE : YSABELINA SIERRA PORTILLO
OPOSITORA : TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION
Protección de los títulos originales de las obras que sean objeto de un derecho
de autor - Alcances de la prohibición contenida en el artículo 136 inciso f) de la
Decisión 486 – Signos engañosos – Notoriedad de la marca – Mala fe de la
solicitante – Registrabilidad del signo solicitado
Lima, diez de octubre de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de enero del 2000, Ysabelina Sierra Portillo (Perú) solicitó el registro
de la marca de producto DIE HARD para distinguir prendas de vestir, calzado y
sombreros, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 28 de abril del 2000, Twentieth Century Fox Film Corporation (Estados
Unidos de América) formuló observación manifestando ser titular de los derechos
autorales reconocidos a su favor en los Estados Unidos de América de las películas
cinematográficas DIE HARD (certificado Nº PA374-331) y DIE HARD 2 (certificado
Nº PA470-434) y del video juego interactivo DIE HARD TRILOGY CD-ROM
(certificado Nº PA885-849). Asimismo, es titular de la marca DIE HARD registrada
en distintas clases en: Australia, Brasil, Canadá, Comunidad Europea, Alemania,
Japón, Reino Unido y Estados Unidos de América. Señaló que su marca DIE
HARD ha alcanzado un enorme prestigio y fama a nivel mundial, pues identifica
una trilogía de películas que han sido producidas y distribuidas a nivel mundial por
su empresa, que fueron exhibidas por primera vez en los Estados Unidos de
América en julio de 1998, julio de 1990 y mayo de 1995, las cuales fueron
protagonizadas por el actor Bruce Willis y han constituido éxitos de taquilla en
todos los países en los cuales han sido exhibidas, incluyendo el Perú. Indicó que
utiliza el signo DIE HARD en diversos productos que comercializa, como ropa,
novelizaciones (libros) y dos juegos interactivos para computadoras. Sostuvo que la
solicitante conocedora de la fama y notoriedad del signo DIE HARD y de las
películas identificadas bajo dicho título, intenta aprovecharse del prestigio y valor
comercial de dicho nombre, solicitando un signo que constituye la reproducción
exacta de la expresión DIE HARD, principal y característica de la familia de
derechos autorales de su empresa. Indicó que basta una simple comparación del
signo DIE HARD –derecho de autor de su empresa– con el signo solicitado, para
determinar que son idénticos a nivel gráfico, fonético y conceptual, por lo que la
posibilidad de confundir el signo solicitado con sus derechos autorales y marca DIE
HARD y de otorgarle el mismo origen empresarial, se incrementa enormemente, si
se toma en cuenta el amplio conocimiento que tiene el consumidor local del nombre
DIE HARD. Manifestó que la solicitante está
actuando de mala fe, pues trata de registrar el signo DIE HARD para identificar
prendas de vestir, a pesar de conocer el carácter famoso del título DIE HARD que
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identifica a sus películas, ya que la identidad existente entre los signos no puede
deberse a un hecho casual, sino que la solicitante ha tenido conocimiento de su
existencia debido a la activa promoción y publicidad que acompañó al estreno de
los filmes DIE HARD en nuestro medio. Adjuntó pruebas a fin de acreditar la
notoriedad del signo DIE HARD que constituye un derecho de autor registrado. Citó
jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Fundamentó su observación en el
artículo 82 incisos h) y g) de la Decisión 344. Posteriormente, con fecha 2 de junio
del 2000, presentó diversos documentos a fin de acreditar la notoriedad del signo
DIE HARD.
Mediante proveído de fecha 21 de junio del 2000, habiéndose vencido el plazo para
contestar la observación formulada, la Oficina de Signos Distintivos dispuso que se
tenga por no contestada y pase el expediente a resolver.
Con fecha 3 de julio del 2000, Ysabelina Sierra Portillo presentó un escrito
manifestando que el signo solicitado es suficientemente distintivo, y que de la
búsqueda de antecedentes efectuada, no existe ninguna marca idéntica o similar en
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que es posible el registro del signo
solicitado DIE HARD. Señaló que no se encuentra incurso en la prohibición
establecida en el inciso g) del artículo 82 de la Decisión 344, pues el “cine no resulta
ser un arte ni mucho menos se le puede considerar como una obra de arte, por lo
que no se le puede considerar como una obra artística una filmación toda vez que
puede existir actuaciones muy destacables como contenido pero que la obra en su
conjunto no merece considerarla como obra con calidad artística”(sic), tampoco de
trata de una obra literaria o científica. Indicó que no resulta de aplicación la
legislación sobre derechos de autor, pues el signo solicitado no se encuentra
protegido por tal dispositivo. Mencionó que en nuestro medio la película se divulgó y
publicitó como DURO DE MATAR y no DIE HARD, por lo que no tenía conocimiento
de la situación que plantea la otra parte ni actúa de mala fe. Sostuvo que no es de
aplicación la notoriedad de la película alegada, por cuanto dicho concepto es
aplicable a la prohibición de registro de marca y no a una película, que por más que
haya tenido una gran divulgación, no cumple los requisitos de notoriedad ni se trata
de una marca. Manifestó que el título de una película no resulta ser un derecho
protegido capaz de ser confundido con un signo solicitado, más aun si la observante
no tiene inscrito ningún derecho marcario en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Adujo que no existe relación entre la película y los productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, ya que se trata de derechos que no están vinculados ni por
complementariedad ni por sustitución.
Mediante Memorándum Nº 486-2001/OSD de fecha 28 de marzo del 2001, la Oficina
de Signos Distintivos solicitó a la Oficina de Derechos de Autor emitir un informe en
el que se detalle si los títulos DIE HARD, DIE HARD 2, DIE HARD TRILOGY CD-
ROM, son susceptibles de protección por las normas de Derechos de Autor.
Mediante Memorándum Nº 179-2001/ODA de fecha 29 de marzo del 2001, la Oficina
de Derechos de Autor informó que el títuto de la obra cinematográfica denominada
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