Sentencia nº 000030-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 14 de Enero de 2009
| Fecha de Resolución | 14 de Enero de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 326613-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0030-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°326613-2007
1-20
SOLICITANTE : INVERSIONES E IMPORTACIONES LA NUEVA
PIEL S.A.C.
OPOSITORA : STUDIO MODA S.A.C.
Nulidad de la Resolución de Primera Instancia: No corresponde –
Principio de especialidad - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de las clases 17, 18 y 25 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia- Similitud o conexión competitiva
Lima, catorce de enero de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de agosto de 2007, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel
S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto MILANO, para
distinguir caucho, gutapercha, goma, mica y productos de estas materias no
comprendidas en otras clases; caucho en planchas, de la clase 17 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 7 de diciembre de 2007, Studio Moda S.A.C. (Perú) formuló
oposición al registro manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa tiene conocimiento que la solicitante es una empresa que
se dedica a la comercialización de insumos para calzado.
(ii) Es titular de las marcas mixtas MILANO BAGS (Certificado Nº 43561),
MILANO BAGS M (Certificado Nº 43562) y MB MILANO BAGS
(Certificado Nº 121134) y de las marcas denominativas MILANO
(Certificados Nº 1489 y 1488), que distinguen productos de las clases 18
y 25 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Existe identidad entre el signo solicitado y las marcas denominativas
registradas bajo Certificados Nº 1488 y 1489 debido a que están
constituidas exclusivamente por la denominación MILANO.
(iv) Entre el signo solicitado y las marcas mixtas registradas bajo
Certificados Nº 43561, 43562 y 121134 existen similitudes, ya que, aún
cuando las marcas registradas son mixtas, en éstas prevalece la
denominación MILANO, lo cual es susceptible de crear riesgo de
confusión o de asociación en el consumidor medio
(v) Entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que
distinguen las marcas registradas existe conexión y/o vinculación
competitiva directa, en la medida que los productos que pretende
distinguir el signo solicitado son las materias primas principales con las
cuales se elaboran productos finales como calzado, sombreros, correas,
guarnicionería, entre otros, lo que induciría a los consumidores a pensar
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que tanto los productos finales como los insumos tienen un origen
empresarial común, lo cual no corresponde a la realidad.
(vi) El riesgo de confusión se incrementaría, debido a que existen empresas
que se dedican a la industria del calzado y cueros en general que
elaboran sus productos a pedido del cliente y con insumos que también
son producidos por la misma empresa, por lo que el consumidor medio
peruano podría creer erróneamente que, como parte de la expansión del
giro de su empresa, titular de las marcas que incluyen en su
conformación la denominación MILANO, han ampliado su producción no
sólo a productos finales sino a los insumos de los mismos (goma,
caucho, gutapercha, entre otros).
(vii) De concederse el registro del signo MILANO a la empresa solicitante,
ésta podría utilizar dicho signo para aplicarlo a productos como suelas
de calzado, tacones, entre otros, los mismos que forman parte de los
zapatos.
Con fecha 22 de enero de 2008, Inversiones e Importaciones La Nueva Piel
S.A.C. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) En el presente caso, los productos que distinguen los signos son
diferentes, lo que minimiza el riesgo de confusión y hace posible su
coexistencia en el mercado, debido a que pertenecen a clases distintas
de la Nomenclatura Oficial, se comercializan a través de distintos
canales de comercialización (ferreterías en el caso del signo solicitado y
tiendas comercializadoras de artículos de cuero, vestido, boutiques de
ropa, etc. en el caso de las marcas registradas), cumplen distintas
finalidades (insumos para la elaboración de productos finales en el caso
del signo solicitado y artículos de vestimenta en el caso de las marcas
registradas) y están dirigidos a distinto público consumidor
(consumidores especializados en el caso del signo solicitado y
consumidores masivos en el caso de las marcas registradas).
(ii) La opositora no ha acreditado que se dedique a la comercialización de
insumos para calzado, ya que solamente se dedica a la comercialización
de productos terminados. Adjuntó copia de la consulta RUC y de la
página web de PROMPEX en donde se señala que la actividad
económica de la opositora es la fabricación de calzado, así como de su
página web, en la cual se promociona como una empresa dedicada a la
confección de zapatos, carteras, billeteras y cinturones.
(iii) Los medios de publicidad y difusión de los productos que distinguen los
signos son disímiles, ya que mientras que la marca registrada se
publicita a través de afiches, volantes, publicidad radial y televisiva, está
dirigida hacía un público consumidor interesado en adquirir artículos de
vestimenta como son los zapatos, correas, sombrerería, etc; la
publicidad de los productos que pretende distinguir el signo solicitado
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