Sentencia nº 002562-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 11 de Noviembre de 2010
| Fecha de Resolución | 11 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 339922-2008/DSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2562-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 339922-2008
1-87
SOLICITANTE : IMPORT Y EXPORT GOLD SUN SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA
OPOSITORAS : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.
Nulidad de la resolución de la Primera Instancia: Infundada - Notoriedad
de una marca: Acreditada – Riesgo de confusión, asociación,
aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza
distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 16 y 32 de
la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Riesgo de confusión entre signos
que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial:
Existencia
Lima, once de noviembre de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de enero de 2008, Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima
Cerrada (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la
caja empaque conformada por la denominación G-KRISTAL escrita en letras
características, debajo de la cual se encuentra una figura rectangular
enmarcada, en cuyo interior se aprecia la representación estilizada de un
marcador con y sin tapa junto a una línea horizontal, acompañado de la
denominación MARCADOR GK-23 (sin reivindicar MARCADOR) escritas en
letras y forma características, y demás frases alusivas al producto (sin
reivindicar); asimismo, las denominaciones antes señaladas se repiten en los
otros lados del empaque solicitado; todo en la combinación de colores azul,
blanco, negro y amarillo en diversas tonalidades; conforme al modelo, para
distinguir artículos de oficina (en particular, marcadores) de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial.
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RESOLUCIÓN N° 2562-2010/TPI-INDECOPI
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Con fecha 4 de junio de 2008, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo
siguiente:
- Su marca CRISTAL se encuentra presente en el mercado nacional desde la
década de 1920.
- Es titular, en Perú, Ecuador y Estados Unidos de América, en diversas
clases de la Nomenclatura Oficial (27, 32, 33, 39 y 41), de signos registrados
que incluyen en su conformación la denominación CRISTAL, tales como:
CRISTAL LA CAMPEONA DE LA CALIDAD y etiqueta (Certificado Nº
14747), CRISTAL y etiqueta (Título Nº 9036-00 DNPI), CRISTAL
(Certificados Nº 80610 y Nº 2135330), CRISTAL LIGHT (Certificado Nº
88553), CHOPP CRISTAL (Certificado Nº 87657), CRISTAL … Nº 1 EN
CALIDAD (Certificado Nº 2849), CRISTAL … Nº 1 EN PREFERENCIA
(Certificado Nº 2853), CRISTAL … INVARIABLE CALIDAD (Certificado Nº
2867), CRISTAL … EN LOS MOMENTOS IMPORTANTES (Certificado Nº
2871), CRISTAL … CONSTANTE CALIDAD (Certificado Nº 2868), entre
otros.
- Desde el 2 de junio de 1922, su empresa ha producido y vendido cerveza
CRISTAL, siendo que, en el transcurso de los años, dicha marca se ha
convertido en la marca de cerveza más vendida del país.
- El uso de la marca CRISTAL no sólo ha sido constante, sino que, además, la
inversión publicitaria ha sido alta, constituyéndose en una de las marcas con
mayor inversión publicitaria en el medio.
- Las ventas de la cerveza marca CRISTAL han llegado a más del 50% de las
ventas totales de cerveza en el mercado nacional.
- La difusión de la marca CRISTAL ha sido y es de tal magnitud, que el nivel
de reconocimiento por parte de los consumidores es absoluto, a tal punto
que es la más notoria entre todas las cervezas que se comercializan en el
país.
- En el caso concreto, no existe duda sobre el cumplimiento de todos los
requisitos que exige la ley para que se declare la marca CRISTAL como
marca notoria. A mayor abundamiento, la notoriedad de la marca CRISTAL
ha sido reconocida en más de una oportunidad tanto por la Oficina de Signos
Distintivos como en la Sala de Propiedad Intelectual, razón por la cual, dicha
calificación no admite discusión.
- La calificación de una marca como notoria constituye la base que permite
que se le otorgue una protección especial dentro del derecho marcario, la
cual trasciende a los principios de inscripción registral, territorialidad y
especialidad.
- Aun cuando la norma no distingue categorías de marcas, debe considerarse
que la marca CRISTAL ostenta un grado de notoriedad de tal magnitud, que
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no sólo se circunscribe a los consumidores a los que se dirige, sino, además,
a la generalidad de los consumidores.
- La marca notoriamente conocida CRISTAL ostenta un grado de distintividad
tal, que merece ser protegida prescindiendo del principio de especialidad,
contra el riesgo de confusión o asociación, de aprovechamiento injustificado
de su notoriedad o de dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.
- Pese a reconocerse el carácter notorio de su marca CRISTAL, éste ha sido
restringido exclusivamente al rubro cerveza, negándole de esa forma su
carácter excepcional que la ubica en la misma dimensión que las marcas de
alto renombre a que se suele referir la doctrina.
- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en la Ejecutoria Suprema de fecha 5 de julio de 2005, ha
reconocido que el carácter notorio de la marca CRISTAL la hace merecedora
de una protección reforzada en relación con las demás marcas, de manera
que va más allá de la especialidad, al protegerla del registro de signos
similares, cualquiera que fuera la clase dentro de la Nomenclatura Oficial.
Del mismo modo, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 23 de agosto de
2007, emitida en la Casación Nº 2170-2005, se reconoce claramente que la
notoriedad de la marca CRISTAL, en el Perú, trasciende al producto que
usualmente identifica, reconociendo que el alcance de su protección va más
allá del principio de especialidad, es decir, que debe ser protegido contra
cualquier signo independientemente de los productos para los cuales se
aplicará.
Si bien en las ejecutorias anteriormente citadas, se interpreta el artículo 83
inciso d) de la Decisión 344, el cual a la fecha ha sido reemplazado por el
artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, debe tenerse en cuenta que esta
última norma, lejos de disminuir el alcance de la protección de la marca
notoria, la amplía al incluir supuestos como el riesgo de dilución de la marca;
en ese sentido, lo establecido en las referidas ejecutorias sí resulta de
aplicación al caso concreto.
- El término G-KRISTAL que forma parte del signo solicitado resulta casi
idéntico desde el punto de vista fonético a su marca notoria CRISTAL, y en
el aspecto gráfico, tiene una cuasi identidad, en tanto sólo varían por la
inclusión de la letra G inicial (lo cual no sirve para distinguir una de otra), y
en la primera letra de la palabra K y C. En estos supuestos, la protección
debe ser más rigurosa, en tanto los riesgos de confusión o dilución se hacen
más evidentes, debido a que el público distinguirá y recordará rápidamente
la presencia del signo notorio.
- En el caso concreto, la confusión se generará debido a que el consumidor
aun diferenciando claramente el producto y/o servicio a distinguir, creerá que
ambos pertenecen a un mismo titular, o que entre los titulares de los signos
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