Sentencia nº 002531-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 16 de Octubre de 2008
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 323242-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2531-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 323242-2007
1-31
SOLICITANTE : VITTORIO EMANUELE GIOVANNI PINASCO
DIEWALD
OPOSITORA : MICROSOFT CORPORATION
Notoriedad de la marca de la opositora: Existencia – Riesgo de confusión
entre marcas que distinguen productos de la clase 9 de la Nomenclatura
Oficial: Existencia - Artículo 137 de la Decisión 486: Inaplicable
Lima, dieciséis de octubre de dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de julio de 2007, Vittorio Emanuele Giovanni Pinasco Diewald
(Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la
denominación MICROHARD escrita en letras características, siendo las dos
primeras sílabas MICRO en letras azules y la última HARD en letras negras;
conforme al modelo, para distinguir aparatos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de
medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de
enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos
para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imagen; soportes de
registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos
y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas
calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, de la
clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 16 de octubre de 2007, Microsoft Corporation (Estados Unidos de
América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular en el Perú de la marca MICROSOFT, que distingue productos de
la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, es titular de la marca
MICROSOFT que distingue productos y servicios de las clases 9, 16, 25,
38, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Como consecuencia del uso constante de su marca, ésta ha logrado un
gran reconocimiento en el mercado mundial, siendo desde hace muchos
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años y hasta la fecha una marca notoriamente conocida en Perú y en todo
el mundo.
(iii) El signo solicitado constituye una trascripción parcial de su marca notoria
registrada para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura
Oficial, resulta confundible con dicha marca y constituye una solicitud de
registro presentada para perpetrar o consolidar un acto de competencia
desleal.
(iv) El signo solicitado ha adoptado el prefijo MICRO de la marca notoria,
seguida de la abreviación de un termino netamente informático, como lo
es HARD, de “hardware”, tal como ocurre con el término SOFT, que alude
a “software”.
(v) Los elementos gráficos del signo solicitado son una transcripción de la
forma como es utilizada su marca en el mercado, pues contiene el mismo
tipo de letra y colores, por lo que será percibido como una variación de su
marca notoria, atribuyéndoles el mismo origen empresarial.
(vi) De concederse el registro del signo solicitado existiría riesgo de confusión
y/o asociación en el mercado, dado que el público consumidor podría
pensar que los productos que pretende distinguir el signo solicitado
forman parte de nuevos productos fabricados por su empresa o que ésta y
el solicitante tienen relaciones económicas u organizativas.
(vii) Los signos son similares fonética y conceptualmente, además que
distinguen los mismos productos, por lo que existirá riesgo de inducir a
confusión y asociación al consumidor, acarreando un desvanecimiento de
la atracción publicitaria de su marca notoria, sufriendo una pérdida de su
valor.
(viii) El registro del signo solicitado ocasionaría que el prestigio y reputación de
su marca notoria registrada le sean atribuidos a dicho signo, lo cual le
reportaría indebidamente beneficios económicos, toda vez que el
solicitante no tendrá que realizar mayor esfuerzo para posicionar su signo
en el mercado. Asimismo, ocasionaría el debilitamiento de la fuerza
distintiva de la marca notoria. Por todo lo cual se han cumplido todos los
requisitos para la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
(ix) El signo solicitado también se encuentra incurso en la prohibición de
registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, puesto que
existen semejanzas entre el elemento relevante del signo solicitado
(MICROHARD) y su marca registrada. Así, están conformados por el
mismo número de letras (9) y silabas (2), además que el prefijo MICRO,
en ambos casos, se encuentra ubicado al inicio del elemento
denominativo.
(x) Desde el punto de vista gráfico, las denominaciones se escriben de
manera muy similar. Las semejanzas se acrecientan desde el punto de
vista conceptual o ideológico, pues hacen referencia directa a términos
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