Sentencia nº 002307-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 4 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 4 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 351809-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2307-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 351809-2008
1-34
SOLICITANTE: SYSTEM ARQ S.R.L.
OPOSITORA: CATERPILLAR INC.
Notoriedad de la marca de la accionante: No acreditada - Riesgo de
confusión entre signos que distinguen productos de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, cuatro de octubre de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de septiembre de 2008, System Arq S.R.L. (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto consistente en el logotipo conformado por las
denominaciones GISCAT escrita en letras características y PERÚ (ésta sin
reivindicar) escrita en letras características, sobre ellas se aprecian las figuras
estilizadas de una casa, una figura irregular y un globo terráqueo; todo en los
colores anaranjado, azul, celeste, amarillo, verde y rojo; conforme al modelo,
para distinguir software; equipos para el tratamiento de la información y
ordenadores, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 1 de agosto de 2008, Caterpillar Inc. (Estados Unidos de América)
formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas de producto CAT y logotipo (Certificado Nº 53898)
y CATERPILLAR y logotipo (Certificado Nº 53897) con las cuales el signo
solicitado resulta confundible.
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(ii) Asimismo, es titular de las marcas THE CAT RENTAL STORE
(Certificados Nº 14973 y Nº 14972), que distinguen servicios de las clases
37 y 40 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Ha solicitado el registro de las marcas CAT (Expediente Nº 314797-2007),
CAT y logotipo (Certificado Nº 331272-2007) y CATERPILLAR
(Certificado Nº 314805-2007) para distinguir productos de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial.
(iv) Las marcas CAT, THE CAT RENTAL STORE y CAT y logotipo se
encuentran protegidas en diferentes países del mundo.
(v) El elemento más relevante y resaltante del signo solicitado es la
denominación CAT.
(vi) Las marcas de su empresa tienen gran fama internacional y han
alcanzado reputación y prestigio en el mercado.
(vii) Las marcas registradas y solicitadas por su empresa constituyen una
familia de marcas que tienen la denominación CAT como elemento
identificador, el cual constituye un elemento notoriamente conocido.
(viii) El signo no cumple los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y se
encuentra incurso en los supuestos del artículo 136 inciso a) y h) de la
Decisión 486.
Con fecha 25 de septiembre de 2008, System Arq S.R.L. absolvió el traslado
de la oposición formulada manifestando que el signo solicitado cuenta con
distintividad, pues presenta suficientes elementos que permiten diferenciarlo de
las marcas registradas de la opositora, quien estaría pretendiendo que se le
reconozca la exclusividad absoluta sobre el término CAT aún cuando no exista
la menor posibilidad de que exista confusión. Precisó que la denominación GIS
hace referencia a un sistema de información geográfico y la terminación CAT a
catastro, siendo que se trata de un software y/o productos de información
geográfica catastral. Agregó que diferentes entidades del Estado solicitan, en
licitaciones, productos GIS relacionados a catastro, como GISCAT. Adjuntó
medios de prueba para acreditar lo expuesto.
Con fecha 9 de octubre de 2008, Caterpillar Inc. reiteró su posición respecto a
que la presencia de la partícula CAT en el signo solicitado hará creer al público
consumidor que se trata de una variación o una nueva presentación de las
marcas registradas de su empresa. Agregó que los motivos por los cuales se
conformó la denominación GISCAT resultan irrelevantes para el consumidor.
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Con fecha 16 de octubre de 2008, Caterpillar Inc. presentó medios de prueba
adicionales (certificados de registro) a fin de acreditar la fama internacional de
sus marcas registradas.
Mediante Resolución Nº 3276-2009/CSD-INDECOPI de fecha 25 de noviembre
de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada y otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la
denominación GISCAT. La Comisión consideró lo siguiente:
Artículo 134 de la Decisión 486
(i) La opositora ha alegado que el signo solicitado no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486. Sin
embargo, de la revisión de los argumentos expuestos en su oposición, se
ha verificado que los mismos se encuentran dirigidos a sustentar la
notoriedad de su marca CAT, la titularidad de una familia de marcas sobre
dicha denominación así como la existencia de un eventual riesgo de
confusión entre el signo solicitado y algunas de sus marcas registradas,
los cuales son argumentos diferentes a la falta de aptitud distintiva o de
representación gráfica, contenidos en el artículo 134 de la Decisión 486.
(ii) Sin perjuicio de ello, se advierte que el signo solicitado reúne los
requisitos contenidos en el artículo 134 ya que constituye un conjunto
marcario susceptible de representación gráfica, que sería capaz de
interactuar en el tráfico mercantil como signo distintivo de los productos
de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Principio de territorialidad y las marcas base de la oposición
(iii) La opositora ha alegado ser titular, en diferentes países del mundo, de
diversas marcas que contienen el término CAT en su conformación.
(iv) Cabe precisar que según el principio de territorialidad, los derechos sobre
un signo distintivo se circunscriben al ámbito geográfico del país en el que
se concedió el registro de dicho signo, careciendo de protección
extraterritorial, de modo que no puede extenderse automáticamente a
otros países; no obstante lo cual se prevén diversas excepciones como el
caso de las marcas notoriamente conocidas, el supuesto del artículo 147
de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la existencia de mala fe por
parte del solicitante o la existencia de algún convenio internacional entre
los países que reconozca o extienda la protección de dichos derechos.
(v) Conviene señalar que si bien la opositora señaló que es titular de marcas
registradas que presentan el término CAT en países andinos y en algunos
países de la Convención de Washington, al no haber mencionado en su
escrito de oposición los países andinos en los que contaba dichos
registros y no haber expresado su interés de sustentarla en el artículo 147
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