Sentencia nº 001666-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 31 de Octubre de 2006
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 223396-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1666-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 223396-2004
1-19
SOLICITANTE : INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A.
OPOSITORA : CEMENTOS LIMA S.A.
Nulidad de la resolución de Primera Instancia – Notoriedad de la marca de
la opositora – Examen de registrabilidad del signo solicitado
Lima, treinta y uno de octubre del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de octubre del 2004, Industrial Papelera Atlas S.A. (Perú) solicitó
el registro de la marca de producto constituida por la denominación ATLAS
escrita en letras características en color dorado, en la parte inferior frases
alusivas al producto en color azul, todo sobre un fondo en color blanco;
conforme al modelo, para distinguir papelería, cartón; productos de imprenta;
artículos de encuadernación, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 3 de marzo del 2005, Cementos Lima S.A. (Perú) formuló oposición
manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado es réplica de la notoriamente conocida marca ATLAS,
utilizada por su empresa.
(ii) Es titular de las marcas ATLAS, ATLAS y etiqueta, y ATLAS y figura que
distinguen productos y servicios de las clases 19, 36, 38, 39 y 40 de la
Nomenclatura Oficial.
(iii) La actividad principal de su empresa es la fabricación y comercialización
de cemento y clinker, siendo considerada la principal empresa productora
y comercializadora de cemento a nivel nacional. Uno de sus productos
bandera es el cemento de marca ATLAS, que se vende en el mercado
nacional desde 1987 y representa un porcentaje de participación de
mercado sumamente significativo, con ventas en Lima y Provincias.
(iv) La marca ATLAS se ha convertido en una marca notoriamente conocida,
como consecuencia de la importante inversión de su empresa en la
publicidad de sus productos, así como en su calidad y la importante
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1666-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 223396-2004
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cobertura de comercialización, que ha facilitado que su marca llegue a un
elevado porcentaje de consumidores.
(v) Por lo expuesto, permitir el registro de una réplica de su marca para
cualquier producto o servicio vulneraría su derecho adquirido, toda vez
que existe riesgo de confusión, pues el consumidor puede atribuir al signo
solicitado el mismo origen empresarial de su marca.
(vi) El signo solicitado no tiene el carácter de distintividad que exige la ley, por
lo tanto, no es susceptible de registro, ya que es réplica idéntica de su
marca registrada.
Citó los artículos 136 inciso h) de la Decisión 486 y 128 del Decreto Legislativo
823. Adjuntó documentos para acreditar lo expuesto.
Con fecha 28 de abril del 2005, Industrial Papelera Atlas S.A. absolvió el
traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Desde el año 1987 la denominación ATLAS ha sido utilizada tanto por su
empresa como por la opositora, para distinguir productos y servicios en su
propio sector, por lo que no encuentra alguna justificación para entender a
la opositora, siendo el signo solicitado sólo una variación de su marca
registrada ATLAS, que forma parte de su familia de marcas ATLAS, que
se encuentra en el mercado desde 1955 y en el ámbito registral desde
1985.
(ii) Luego de tantos años de conocer la existencia de la marca ATLAS de su
empresa, la opositora no puede alegar una supuesta vulneración a sus
derechos marcarios. Sostener lo contrario implicaría erradamente
defender la tesis de que la marca ATLAS de su empresa fue otorgada en
contravención de la legislación marcaria, por lo que correspondería
declarar su nulidad. La opositora consintió todos los registros de su familia
de marcas y no consideró adecuada la interposición de una acción de
nulidad, acción que, además, ya ha prescrito.
(iii) En el supuesto que la marca de la opositora goce de las características de
un signo notorio no es menos cierto que los signos de su familia de
marcas son notoriamente conocidos en el sector pertinente.
(iv) La notoriedad de las marcas de su empresa fluye del mercado de una
manera evidente, incluso en un grado mayor que la supuesta notoriedad
de la marca de la opositora, debido a que no sólo se conoce su empresa
sino que se reconoce cada uno de sus signos, siendo probable que la
opositora o algunos de sus representantes en sus épocas de estudiantes
hayan utilizado papeles y cuadernos ATLAS.
(v) El uso y registro de sus marcas ha traspasado fronteras; sus marcas
cuentan con un elevado grado de distintividad, tienen gran valor en el
mercado y sus productos son comercializados a nivel nacional por un
número importante de empresas, las cuales cuentan con afluencia masiva
de clientes.
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