Sentencia nº 003178-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 27 de Noviembre de 2009
| Fecha de Resolución | 27 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 249815-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 3178-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 249815-2005
1-40
ACCIONANTE : VICTOR HUGO LAZO EYZAGUIRRE
EMPLAZADO : ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR
Nulidad de la Resolución de Primera Instancia: No corresponde –
Cancelación de marca por falta de uso: Fundada
Lima, veintisiete de noviembre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de julio de 2005, Víctor Hugo Lazo Eyzaguirre (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso de la marca de producto ENNY y logotipo
(Certificado Nº 10096), registrada a favor de Elio Fernando Crocco Aguilar,
para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por cuanto
la referida marca no ha sido usada por su titular o licenciatario o persona
autorizada alguna en los últimos tres años. Señaló que tiene legítimo interés en
solicitar la cancelación del registro ya que pretende registrar la marca
ANNYSTAR para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 16 de diciembre de 2005, Elio Fernando Crocco Aguilar (Perú)
absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que es titular de
la marca ENNY y logotipo desde el año 1994, la misma que viene siendo usada
en el mercado para distinguir calzado, de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, tanto por su titular como por licenciatarios, conforme lo acredita con los
medios probatorios que adjunta.
Con fecha 17 de enero de 2006, Víctor Hugo Lazo Eyzaguirre, señaló lo
siguiente:
(i) Ninguno de los documentos presentados por el emplazado, cumple con
demostrar que el titular o un licenciatario debidamente acreditado se
encuentra utilizando la marca ENNY y logotipo materia de cancelación,
para distinguir calzados y demás productos, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, durante los últimos tres años.
(ii) Los documentos de venta adjuntados, han sido emitidos por personas
distintas al titular de la marca, tales como el Consorcio M.J. Fiorentina
S.A. y la sucesión de María A. de Crocco y en ninguno de dichos
comprobantes de pago se usa el signo ENNY y logotipo, como marca que
esté orientada a distinguir fehacientemente un calzado u otro producto de
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; en todo caso, en dichos
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documentos se advierte en la parte superior izquierda la denominación
BOUTIQUE ENNY, que es un signo distinto al que es materia de
cancelación, dado que cumple con identificar un establecimiento
comercial.
(iii) Las 3 copias de los Contratos de Licencia de Uso, no pueden ser tomados
en cuenta por la Autoridad, toda vez que carecen de fecha cierta, ya que
es imposible corroborar que la supuesta fecha de suscripción de dichos
documentos sea la expresada en los mismos. Además para que una
licencia de uso surta efectos frente a terceros “deberá registrarse ante la
oficina nacional competente”, por lo que dichos documentos carecen de
eficacia probatoria para acreditar el uso de la marca ENNY y logotipo
materia de cancelación, más aún cuando, de su contenido, no se
especifica que estén referidos a los productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.
(iv) Con relación a los separadores de libros adjuntos, al carecer de fecha
cierta no pueden ser considerados como documentos que acrediten el uso
de la marca ENNY y logotipo materia de cancelación.
(v) Las facturas expedidas por Bortex S.A.C. en noviembre de 2004 y octubre
de 2003, han sido emitidas a nombre de Ital Moda S.R.L. empresa que no
es parte en el presente procedimiento ni es la legítima licenciataria de la
marca ENNY y logotipo, lo mismo sucede con las facturas emitidas por
Envases Floresta S.R.L. de agosto de 2003, junio de 2004 y febrero de
2005.
(vi) Las facturas expedidas por R.M. Impresiones S.R.L. de setiembre de 2003
y setiembre de 2004 han sido emitidas a nombre de Consorcio M.J.
Fiorentina S.A., empresa que no es parte en el presente procedimiento ni
es legítima licenciataria de la marca ENNY y logotipo.
(vii) En virtud a lo expuesto, el emplazado no ha logrado acreditar el uso de la
marca ENNY y logotipo materia de cancelación, para distinguir productos
de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 18 de enero de 2006, Elio Fernando Crocco Aguilar adjuntó medios
probatorios destinados a acreditar el uso de la marca ENNY y logotipo materia
de cancelación.
Con fecha 8 de febrero de 2006, Víctor Hugo Lazo Eyzaguirre, señaló que
ninguno de los documentos adjuntados por el emplazado cumplen con
acreditar el uso de la marca ENNY y logotipo materia de cancelación, toda vez
que carecen de fecha cierta.
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Con fecha 16 de mayo de 2006, Elio Fernando Crocco Aguilar adjuntó copia del
Libro de Registro de Ventas de la Sucesión María A. de Crocco, señalando que
en él constan los números de los modelos conjuntamente con las marcas de
los productos (calzados) que han sido comercializados, los que fueron
consignados en las boletas de venta adjuntadas.
Mediante Resolución Nº 17459-2008/OSD-INDECOPI de fecha 22 de agosto
de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción la
cancelación interpuesta y, en consecuencia, canceló el registro de la marca
ENNY y logotipo (Certificado Nº 10096), registrada en la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
(i) En el caso concreto, la marca registrada ENNY y logotipo (Certificado Nº
10096) distingue calzado y demás productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, los mismos que por su propia naturaleza y finalidad
son productos que se comercializan regularmente al público consumidor,
por lo que se deberá demostrar un nivel de comercialización de productos
acorde con la naturaleza de los mismos, durante un periodo que
demuestre continuidad o regularidad en el tiempo.
(ii) Previamente al análisis de los medios probatorios, conviene en señalar
que no se tomarán en cuenta las boletas y facturas que hayan sido
emitidas con anterioridad al 25 de julio de 2002 como las emitidas con
posterioridad al 25 de julio de 2005 por encontrarse fuera del periodo
probatorio para acreditar el uso de la marca ENNY y logotipo, materia de
cancelación.
(iii) Los comprobantes de pago emitidos por las empresas Bortex S.A.C.,
Envases Floresa S.R.L., C.R.M. Impresiones S.R.L. y Ricardo Ramos Arte
& Diseño, a favor de las licenciatarias de la marca registrada, no acreditan
el uso de la marca registrada ENNY y logotipo, toda vez que se trata de
comprobantes de pago emitidos por terceros que, en el mejor de los
casos, acreditarían que se han adquirido productos que se podrían utilizar
para la comercialización de productos (calzado), más no acreditan, por sí
solos, que la marca de producto ENNY y logotipo se haya puesto
efectivamente en el mercado.
(iv) La etiqueta bordada, las cajas de cartón para calzado, la bolsa plástica
blanca, los separadores de cartón y las 3 fotografías o impresiones de
imágenes presentadas, no acreditan, por sí solas, de forma fehaciente
que se haya puesto a disposición de los consumidores los productos
identificados con la marca registrada de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, en el período probatorio relevante.
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