Sentencia nº 002074-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 13 de Septiembre de 2010
| Fecha de Resolución | 13 de Septiembre de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 375002-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2074-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 375002-2008
1-43
SOLICITANTE : INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA
OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
Nulidad de la resolución de la Primera Instancia: Infundada - Notoriedad
de una marca: Acreditada – Riesgo de confusión, asociación,
aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza
distintiva entre signos que distinguen productos y servicios de las clases
32 y 42 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, trece de setiembre de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 1 de diciembre de 2008, Inmobiliaria El Plomo Limitada (Chile)
solicitó el registro de la marca de servicio CRYSTAL LAGOONS, para distinguir
servicios de ingeniería (relacionados con el tratamiento, distribución y
abastecimiento de aguas, aguas servidas y contaminadas), servicios de diseño
industrial (diseño de máquinas industriales y aparatos de control electrónicos),
diseño de plantas para construcción (diseño de estructuras para ríos); análisis
químicos (servicios de análisis de laboratorio); servicios topográficos (servicios
de consultoría en relación a la puesta en marcha y administración de plantas de
procesamiento y plantas industriales en relación a la conservación,
reconstrucción y mejoramiento de terrenos); hidrología ([estudios y pesquisas]
servicios de asesorías e investigaciones en estudios hidráulicos), de la clase 42
de la Nomenclatura Oficial. Reivindicó prioridad en base a la solicitud extranjera
N° 829761330, presentada el 17 de junio de 2008, en Brasil.
Con fecha 5 de marzo de 2009, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo
siguiente:
- Es titular, en Perú, Ecuador y Estados Unidos de América, en diversas
clases de la Nomenclatura Oficial (27, 32, 33, 39 y 41), de signos registrados
que incluyen en su conformación la denominación CRISTAL, tales como:
CRISTAL LA CAMPEONA DE LA CALIDAD y etiqueta (Certificado Nº
14747), CRISTAL y etiqueta (Título Nº 9036-00 DNPI), CRISTAL
(Certificados Nº 80610 y Nº 2135330), CRISTAL LIGHT (Certificado Nº
88553), CHOPP CRISTAL (Certificado Nº 87657), CRISTAL … Nº 1 EN
CALIDAD (Certificado Nº 2849), CRISTAL … Nº 1 EN PREFERENCIA
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(Certificado Nº 2853), CRISTAL … INVARIABLE CALIDAD (Certificado Nº
2867), CRISTAL … EN LOS MOMENTOS IMPORTANTES (Certificado Nº
2871), CRISTAL … CONSTANTE CALIDAD (Certificado Nº 2868), entre
otros.
- Desde el 2 de junio de 1922, su empresa ha producido y vendido cerveza
CRISTAL, siendo que, en el transcurso de los años, dicha marca se ha
convertido en la marca de cerveza más vendida del país.
- El uso de la marca CRISTAL no sólo ha sido constante, sino que, además, la
inversión publicitaria ha sido alta, constituyéndose en una de las marcas con
mayor inversión publicitaria en el medio.
- Las ventas de la cerveza marca CRISTAL han llegado a más del 50% de las
ventas totales de cerveza en el mercado nacional.
- La difusión de la marca CRISTAL ha sido y es de tal magnitud, que el nivel
de reconocimiento por parte de los consumidores es absoluto, a tal punto
que es la más notoria entre todas las cervezas que se comercializan en el
país.
- En el caso concreto, no existe duda sobre el cumplimiento de todos los
requisitos que exige la ley para que se declare la marca CRISTAL como
marca notoria. A mayor abundamiento, la notoriedad de la marca CRISTAL
ha sido reconocida en más de una oportunidad tanto por la Oficina de Signos
Distintivos como en la Sala de Propiedad Intelectual, razón por la cual, dicha
calificación no admite discusión.
- La calificación de una marca como notoria constituye la base que permite
que se le otorgue una protección especial dentro del derecho marcario, la
cual trasciende a los principios de inscripción registral, territorialidad y
especialidad.
- Aun cuando la norma no distingue categorías de marcas, debe considerarse
que la marca CRISTAL ostenta un grado de notoriedad de tal magnitud, que
no sólo se circunscribe a los consumidores a los que se dirige, sino, además,
a la generalidad de los consumidores.
- La marca notoriamente conocida CRISTAL ostenta un grado de distintividad
tal, que merece ser protegida prescindiendo del principio de especialidad,
contra el riesgo de confusión o asociación, de aprovechamiento injustificado
de su notoriedad o de dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.
- Pese a reconocerse el carácter notorio de su marca CRISTAL, éste ha sido
restringido exclusivamente al rubro cerveza, negándole de esa forma su
carácter excepcional que la ubica en la misma dimensión que las marcas de
alto renombre a que se suele referir la doctrina.
- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en la Ejecutoria Suprema de fecha 12 de agosto de 2008,
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ha reconocido que el carácter notorio de la marca CRISTAL trasciende al
producto que usualmente identifica, lo que la hace merecedora de una
protección especial.
Del mismo modo, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 30 de setiembre de
2008, emitida en la Casación Nº 3271, se reitera que la notoriedad de la
marca CRISTAL, en el Perú, trasciende al producto que usualmente
identifica, reconociendo que el alcance de su protección va más allá del
principio de especialidad, es decir, que debe ser protegido contra cualquier
signo independientemente de los productos o servicios para los cuales se
aplicará.
- El término CRYSTAL que forma parte del signo solicitado CRYSTAL
LAGOONS constituye una transcripción de su marca notoria CRISTAL. En
efecto, atendiendo a la evidente similitud existente entre los términos
CRYSTAL y CRISTAL, que supone un caso de transcripción, la confusión se
generará debido a que el consumidor aún diferenciando claramente el
producto y/o servicio a distinguir, creerá que ambos pertenecen a un mismo
titular, o que entre los titulares de los signos existen relaciones
empresariales; configurándose así lo que se conoce como riesgo de
confusión indirecta.
- La marca CRISTAL es merecedora de protección del fenómeno de dilución,
debido a que, de accederse al registro de marcas idénticas o similares – aún
cuando distingan productos o servicios distintos, como ocurre con el signo
solicitado a registro – corre el riesgo de diluirse, de perder la mayor parte de
su magia y su poder de atracción.
- La marca notoria CRISTAL, aun en ausencia de posibilidad alguna de
confusión, merece ser protegida del fenómeno de la dilución, debido a que
corre el riesgo de diluirse, de perder la mayor parte de su magia y su poder
de atracción.
- El hecho de que la palabra “cristal” tenga un significado en el idioma
español, no justificaría la desprotección de su marca CRISTAL frente al
riesgo de dilución de su poder distintivo. En efecto, la circunstancia antes
descrita no restringe su derecho de impedir que terceros la utilicen como
marca, en tanto no es un requisito para que la marca goce de protección que
esté constituida por un término de fantasía, sino que lo importante es su
capacidad distintiva, la cual, en el caso concreto, es indiscutible, al punto de
haber adquirido el máximo grado de notoriedad que reconoce la legislación
marcaria.
- En el caso concreto, la palabra “cristal” vendría a ser una marca de fantasía,
al tener un significado propio que no se relaciona con los productos que
distingue (en este caso, cervezas).
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