Sentencia nº 002207-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Noviembre de 2007
| Fecha de Resolución | 6 de Noviembre de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 282250-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2207-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 282250-2006
1-33
SOLICITANTE : HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
(también comerciando como HONDA MOTOR CO.,
LTD)
OPOSITORAS : CMPC TISSUE S.A.
EMPRESAS CMPC S.A.
Notoriedad de la marca de la opositora: No acreditada – Principio de
especialidad – Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 12 con productos de las clases 3, 16, 30 y servicios
de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, seis de noviembre del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de junio del 2006, Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
(también comerciando como Honda Motor Co., Ltd) (Japón) solicitó el registro
de la marca de producto ELITE, para distinguir vehículos de dos ruedas, partes
y accesorios de los mismos incluidos en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 4 de setiembre del 2006, CMPC Tissue S.A. (Chile) formuló
oposición al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto ELITE, inscrita bajo certificado Nº
44239, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial.
(ii) El signo solicitado es idéntico y, por tanto, confundible con la marca
registrada, tanto gráfica como fonéticamente, por lo que no es posible su
coexistencia. En efecto, ambos signos contienen el mismo término
ELITE, con el mismo número de sílabas, la misma secuencia de letras,
las mismas vocales y consonantes, lo que hace que el signo solicitado
no sea suficientemente distinto a la marca registrada, pues no hay
ningún elemento diferenciador entre los mismos.
(iii) El signo solicitado no es suficientemente distintivo, por lo que su
existencia en el mercado daría lugar a confusión indirecta entre el
público consumidor que solicitaría los productos de la contraria
pensando que tienen el mismo origen empresarial que los productos de
su empresa.
(iv) El hecho de que el signo solicitado esté en una clase distinta a la clase
en que está registrada su marca no quita validez a la presente acción, ya
que la Nomenclatura Oficial es un intento de orden, pero, como tal, es
perfectible y no es un impedimento para la adecuada protección al
consumidor.
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(v) La marca registrada ELITE es notoriamente conocida por el público en
general, como resultado del continuo uso de dicha marca y de su
expansión en el mercado. Cuando un tercero aplica una marca notoria a
sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del
titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca
notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin
contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y
consolidación de esa imagen positiva, que es transferible a productos o
servicios diferentes a los que venía distinguiendo, tal como lo establece
el artículo 226 de la Decisión 486.
(vi) En caso de otorgarse el registro al signo solicitado, se produciría dilución
de la fuerza distintiva de su marca notoriamente conocida, que es una de
las principales marcas de su empresa, siendo de precisar que el
supuesto anterior sólo se aplica a marcas de alto renombre o
renombradas, es decir, aquéllas que gozan de una notoriedad
preeminente, como es el caso de su marca ELITE.
Con fecha 2 de octubre del 2006, Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
(también comerciando como Honda Motor Co., Ltd) absolvió el traslado de la
oposición formulada por CMPC Tissue S.A. señalando lo siguiente:
(i) El signo solicitado no puede producir confusión con la marca registrada
por cuanto están destinados a distinguir productos diferentes y de
distintas clases que no tienen ningún tipo de vinculación. La marca
registrada distingue principalmente papel higiénico, servilletas de
desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de
tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), pañales
desechables; papel y artículos de papel, papelería, cartón y artículos de
cartón pertenecientes a la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, mientras
que el signo solicitado pretende distinguir: vehículos de dos ruedas,
partes y accesorios de los mismos, incluidos en la clase 12 de la
Nomenclatura Oficial.
(ii) Los productos de la clase 12 y los de la clase 16 tienen una función y
naturaleza distinta. Por un lado, los productos de la clase 16 son
elaborados con fibra corta de eucalipto y madera de fibra larga de pino
insigne, lo que se denomina fibra virgen, y de papeles viejos o fibra
reciclada, mientras que los productos de la clase 12 son elaborados con
acero, aluminio, caucho, entre otros materiales. Por otro lado, los
productos de la clase 16 sirven para el aseo personal, a diferencia de los
productos de la clase 12, los cuales cumplen la función de transporte,
mensajería, carga.
(iii) Los productos que distinguen los signos en cuestión tienen diferentes
canales de comercialización, ya que, por un lado, los productos de la
clase 12 se expenden en tiendas de motocicletas, tiendas de
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automóviles, como también en mecánicas automotrices, mientras que,
por otro lado, los productos de la clase 16 se expenden en farmacias,
supermercados y bodegas.
(iv) Los productos que distinguen los signos en cuestión se encuentran
orientados a consumidores distintos. El consumidor que tendrá la
opositora será un consumidor medio, mientras que el consumidor que
tendrán sus productos será uno cuidadoso, por el precio elevado de los
productos y la calidad y cualidad que poseen los vehículos de dos
ruedas y accesorios.
(v) La opositora no ha acreditado la notoriedad de su marca.
(vi) La denominación ELITE o ÉLITE es una expresión del castellano que
significa minoría selecta o rectora, según señala el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, por lo que no es un signo de fantasía,
sino arbitrario en la clase, por lo que tiene aptitud distintiva.
Con fecha 4 de setiembre del 2006, Empresas CMPC S.A. (Chile) formuló
oposición al registro solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las siguientes marcas de producto:
Marca Clase Nº de Certificado
ELITE dobladas en 4 16 110045
ELITE MEGA ROLLO 16 113352
ELITE y envoltura 16 32650
ELITE y envoltura 16 65687
ELITE 30 48233
ELITE máxima seguridad y envoltura 16 84179
ELITE una hoja y envoltura 16 84823
ELITE máxima seguridad y envoltura 16 84040
ELITE doble hoja máxima seguridad 16 86336
ELITE COLOR y envoltura 16 65689
ELITE BLANCO ECONÓMICO y
envoltura
16 65688
ELITE 3 81700
ELITE EXTRA y envoltura 16 101903
ELITE y envoltura 16 101903
ELITE PLUS y envoltura 16 84041
ELITE EXTRA doble hoja y envoltura 16 84042
ELITE doble hoja y envoltura 16 43221
ELITE 38 16984
ELITE EXTRA y envoltura 16 30044
ELITE GOLD y envoltura 16 30452
ELITE servilletas de mesa y
envoltura
16 70079
ELITE PLUS y envoltura 16 30045
ELITE RINDE 16 26886
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