Sentencia nº 002769-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 21 de Octubre de 2009
| Fecha de Resolución | 21 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 290690-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2769-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 290690-2006
1-32
SOLICITANTE : PERCY IGNACIO ARENAS BELTRÁN
OPOSITORA : GABRIELLE STUDIO, INC.
Modificación del signo solicitado: Aceptada – Oposición andina – Riesgo
de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial y signos que distinguen productos de las clases 3, 9
y 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintiuno de octubre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de setiembre de 2006, Percy Ignacio Arenas Beltrán (Perú) solicitó
el registro de la marca de producto PERRY KUINS PKNY, para distinguir
prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 6 de agosto de 2007, Perry Ellis International, Inc. (Estados Unidos
de América) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo siguiente:
- Es titular de la marca PERRY ELLIS, registrada bajo Certificados Nº 98167,
Nº 7049, Nº 7051 y Nº 8592, que distingue productos y/o servicios de las
clases 3, 18, 25 y 42 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.
Adicionalmente, es titular de la marca PERRY ELLIS AMERICA, registrada
bajo Certificado Nº 7052, que distingue productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.
- La marca PERRY ELLIS goza de un notable prestigio en el Perú y a nivel
internacional, como signo identificador de prendas de vestir, correas,
artículos de cuero y otros artículos, principalmente comprendidos dentro de
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Basta efectuar una simple comparación entre el signo solicitado PERRY
KUINS PKNY y la marca registrada PERRY ELLIS, para advertir que, vistos
en su conjunto y en forma sucesiva, los signos confrontados resultan
confundibles entre sí, dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes.
- La semejanza existente entre los signos en conflicto radica principalmente
en el hecho de que el signo solicitado incluye en su conformación el término
PERRY, el cual constituye un elemento relevante que caracteriza a su
prestigiosa marca PERRY ELLIS.
- El solicitante se ha limitado a tomar su marca PERRY ELLIS y únicamente
ha procedido a eliminar el elemento ELLIS, agregándole los términos KUINS
y PKNY, y manteniendo intacto el resto de su estructura gramatical, con lo
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2769-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 290690-2006
2-32
cual ha logrado crear un signo engañoso que resulta confundible con su
marca registrada PERRY ELLIS.
- De otorgarse el registro solicitado, se crearían grandes posibilidades de
confusión para el público consumidor, pues de ofrecerse en el mercado
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial identificados con el
signo PERRY KUINS PKNY, el consumidor medio pensaría que se
encuentra ante una nueva línea de los productos fabricados y/o
comercializados por su empresa, o que se trata de productos elaborados por
una licenciataria suya, lo cual no se ajusta a la realidad.
- El signo solicitado PERRY KUINS PKNY nunca lograría diferenciar sus
productos de aquellos productos que se distinguen con la marca registrada
PERRY ELLIS, careciendo, por tanto, de distintividad, requisito esencial para
constituir una marca de producto y/o servicio.
- El signo solicitado pretende distinguir productos comprendidos dentro de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, que son también algunos de los mismos
productos que distingue su marca registrada PERRY ELLIS.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso en autos. Asimismo, adjuntó
medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto.
Mediante proveído de fecha 30 de octubre de 2007, la Oficina de Signos
Distintivos pasó el expediente a resolver, tras verificar que el solicitante Percy
Ignacio Arenas Beltrán no había cumplido con absolver el traslado de la
oposición formulada por Perry Ellis International, Inc. dentro del plazo
establecido en la ley.
Con fecha 10 de agosto de 2007, Gabrielle Studio, Inc. (Estados Unidos de
América) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo siguiente:
- Es titular, en Perú, de las siguientes marcas: (i) DKNY (Certificados Nº
124451, N° 93958 y N° 79024), registrada en las clases 3, 9 y 25 de la
Nomenclatura Oficial; y, (ii) DKNY DONNA KARAN NEW YORK y logotipo
(Certificado N° 42409), registrada en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Asimismo, es titular, en Colombia, de la marca DKNY (Certificados N°
208306 y N° 148416), registrada en las clases 3 y 25 de la Nomenclatura
Oficial. Adicionalmente, es titular, en Estados Unidos de América, de la
marca DKNY (Certificados N° 2358744, N° 2601327, N° 1554808, N°
1646910 N° 2470110 y N° 1586886), registrada en las clases 3 y 25 de la
Nomenclatura Oficial.
- Su interés real de incursionar en el mercado peruano se encuentra
debidamente acreditado por el hecho de que su empresa ya cuenta con el
registro en el Perú, de la marca de producto DKNY.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2769-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 290690-2006
3-32
- Su empresa no sólo posee el registro de la marca DKNY en Perú, Colombia
y Estados Unidos, sino que también dicha marca se encuentra registrada en
distintos países del mundo, para distinguir productos de las clases 3 y 5 de
la Nomenclatura Oficial, tales como: Argentina, Australia, Brasil, Chile,
China, Canadá, Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría, India, Israel, Italia,
Japón, México, Nueva Zelanda, Filipinas, Turquía, Bulgaria, Croacia, Egipto,
entre otros.
- La marca DKNY ha venido siendo utilizada desde 1988, siendo que su
estructura corresponde a una abreviación de la marca DONNA KARAN NEW
YORK, donde DK hace referencia al nombre de la diseñadora y NY hace
referencia a la ciudad donde se maneja y ubica la empresa.
- La diseñadora de modas Donna Karan no sólo ha sido considerada como
una de las más famosas del mundo, sino que también ha recibido
reconocimiento por los éxitos obtenidos en el uso de sus marcas, entre las
cuales, se encuentra la marca DKNY.
- El signo solicitado PERRY KUINS PKNY resulta confundible con su marca
DKNY, registrada en Perú y Colombia, dadas las semejanzas existentes.
- El signo solicitado PERRY KUINS PKNY pretende hacer alusión al nombre
de una persona (PERRY KUINS); además las letras PK aluden al nombre de
una supuesta persona (en este caso, sería Perry Kuins), y las letras NY
hacen referencia a la ciudad de Nueva York. De lo anterior, se desprende
que el solicitante está utilizando el mismo razonamiento que fuera utilizado
para la creación de su marca DKNY.
- Resulta frecuente que se utilicen las iniciales como parte relevante de los
signos, ya que en la mayoría de los casos, es más sencillo en la mente de
los consumidores recordar las iniciales que la denominación de la marca o,
en todo caso, las iniciales logran que el consumidor identifique de manera
ágil la empresa que produce el producto, en este caso, el diseñador. En
virtud de ello, realizado un análisis comparativo entre las iniciales de los
signos confrontados (PKNY / DKNY), se advierte que éstas resultan
confundibles entre sí, dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes.
- El uso de las letras PKNY resulta relevante dentro del signo solicitado;
además, su estructura es prácticamente idéntica a la estructura de su marca
registrada DKNY; motivo por el cual, el riesgo de confusión resulta
inminente.
- El signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial; por su parte, su marca DKNY distingue una diversidad
de productos, entre los cuales se encuentran aquellos comprendidos dentro
de las clases 3, 9 y 25 de la Nomenclatura Oficial. Cabe precisar que las
prendas de vestir se encuentran íntimamente relacionadas con accesorios
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba