Sentencia nº 003522-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 30 de Diciembre de 2009
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 332774-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 3522-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 332774-2007
1-48
SOLICITANTE : GLORIA S.A.
OPOSITORAS : LABORATORIOS VETIPHARM S.R.L.
COMPAGNIE GERVAIS DANONE
Notoriedad de marcas registradas: No acreditada – Riesgo de confusión
entre signos que distinguen productos de las clases 29 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Mala fe: No acreditada – Riesgo de
confusión entre signos que distinguen productos de las clases 5 y 29 de
la Nomenclatura Oficial: Inexistencia.
Lima, treinta de diciembre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de octubre de 2007, Gloria S.A. (Perú) solicitó el registro de la
marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación
ACTIBIO escrita en letras características, en color negro; conforme al modelo,
para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas;
huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, de la clase 29
de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 11 de febrero de 2008, Laboratorios Vetipharm S.R.L. formuló
oposición al registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca ACTIBION (Certificado Nº 62323) que distingue
productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo
solicitado resulta confundible.
(ii) La constante difusión en el mercado ha permitido que la marca ACTIBION
adquiera notable reconocimiento por parte de los consumidores, al punto
que cualquier material escrito que incluya el término ACTIBION será
inmediatamente asociado con su empresa.
(iii) El signo solicitado carece de distintividad, pues es susceptible de producir
confusión con la marca registrada ACTIBION.
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Con fecha 3 de marzo de 2008, Laboratorios Vetipharm S.R.L. señaló que
viene utilizando la marca ACTIBION en el mercado nacional, tal como
demuestra con las facturas que adjunta, por lo que también goza de derecho
sobre tal denominación como nombre comercial.
Con fecha 4 de marzo de 2008, Gloria S.A. absolvió el traslado de la oposición
formulada por Laboratorios Vetipharm S.R.L. señalando lo siguiente:
(i) Los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial que distingue la
marca opositora y aquellos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial que
pretende distinguir el signo solicitado no guardan la mas mínima relación,
es decir, no existe vinculación o conexión competitiva entre ello.
(ii) La opositora ha hecho referencia a que su marca gozaría de la protección
ampliada que merecen las marcas notoriamente conocidas, lo cual
constituye una afirmación absolutamente alejada de la realidad, toda vez
que dicha protección ampliada se obtiene con un reconocimiento por parte
del INDECOPI y no en base a manifestaciones de parte; en todo caso,
corresponde a la opositora acreditar la supuesta notoriedad a la que hace
referencia.
(iii) Los signos confrontados no son confundibles, pues son distintos fonética y
gráficamente.
Con fecha 13 de febrero de 2008, Compagnie Gervais Danone formuló
oposición al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular en el Perú de los Certificados Nº 118502 y Nº 124009,
correspondientes a la marca ACTIVIA y etiqueta en la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial.
(ii) Es titular en Bolivia de los Certificados Nº 80778, Nº 84306-C, Nº 108538-
C y Nº 109170, correspondientes a la marca ACTIVIA (denominativa y
mixta) en la clase 29.
(iii) Es titular en Colombia de los Certificados Nº 249584, Nº 264753 y de las
solicitudes de registro Nº 06047162 y Nº 06108718, correspondientes a la
marca ACTIVIA (denominativa y mixta) en la clase 29.
(iv) Es titular en Ecuador de los Certificados Nº 15544-02, Nº 1916-2007 y Nº
5577-2007, correspondientes a la marca ACTIVIA y etiqueta en la clase
29.
(v) Es titular en Venezuela del Certificado Nº P234302 y de la solicitud Nº
12147-2006 y Nº 2006-024611, correspondientes a la marca ACTIVIA,
para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
(vi) Desde el punto de vista fonético, los signos ACTIBIO y ACTIVIA son casi
idénticos, pues tienen en común todos los fonemas vocálicos y
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consonánticos, menos uno, el cual, por estar al final de la palabra, carece
de relevancia.
(vii) Desde el punto de vista gráfico, los signos en cuestión tienen la misma
extensión y comparten la mayoría de sus grafías.
(viii) Desde el punto de vista semántico, aun cuando ambos signos carezcan
de significado alguno, la denominación ACTIBIO evocará en la mente de
los consumidores el género masculino de la palabra ACTIVIA.
(ix) Las marcas ACTIVIA y logotipo gozan de amplio prestigio y reputación a
nivel mundial, siendo ampliamente utilizadas en el mercado internacional.
Por ello, no puede deberse a la casualidad que la presente solicitud
contenga un signo casi idéntico a sus marcas registradas; en tal sentido,
la identidad entre los signos evidencia la intención de la solicitante de
aproximarse a la marca de su empresa, lo que demuestra su mala fe.
Mediante proveído de fecha 14 de febrero de 2008, la Oficina de Signos
Distintivos requirió a Compagnie Gervais Danone que cumpla con señalar, en
el plazo de dos días hábiles, cuál o cuáles de los certificados y/o resoluciones
presentadas corresponden a los Certificados Nº 118502 y Nº 124009 de Perú,
con la finalidad de verificar el interés real para cada uno de ellos en la
oposición andina presentada. Asimismo, dejó constancia, de lo siguiente:
- No se ha adjuntado el Certificado Nº 80778 de Bolivia, pues lo que se
adjuntó es sólo la primera hoja de una resolución que hace referencia a
dicho certificado.
- No se han adjuntado los Certificados Nº 84306-C, Nº 108538 y Nº 109170
de Bolivia, ni los Certificados Nº 249584 y Solicitudes Nº 06047162 y Nº
06047162 y Nº 06108718 de Colombia; ni los Certificados Nº 15544-02, Nº
1916-2007 y Nº 5577-2007 de Ecuador.
- Venezuela ya no es parte de la Comunidad Andina.
Con fecha 20 de febrero de 2008, Compagnie Gervais Danone señaló lo
siguiente:
(i) La titularidad que ostenta su empresa sobre las marcas andinas citadas
en su recurso de oposición se corrobora con los documentos adjuntados
al mismo y, además, es una información a la que la Autoridad
Administrativa puede acceder.
(ii) En ese sentido, la Autoridad Administrativa se encontraba en posibilidad
de verificar el interés real de su empresa respecto al registro de las
marcas andinas citadas.
(iii) Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el interés real respecto a las
marcas ACTIVIA registradas en Bolivia (Certificado Nº 80778) y Colombia
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