Sentencia nº 001637-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 21 de Agosto de 2007
| Fecha de Resolución | 21 de Agosto de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 214442-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1637-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 214442-2004
1-25
ACCIONANTE : TEKTRÓN S.A.
EMPLAZADAS : ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE HUAYCÁN–ATE
ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL PERÚ
INTERNATIONAL LOTTO CORP. S.R.L.
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: Infundada –
Apelación de multa: Incumplimiento de medida cautelar
Lima, veintiuno de agosto del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de julio del 2004
1
, Tektrón S.A. (Perú) formuló denuncia por
infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Asociación de
Discapacitados de Huaycán-Ate, Asociación de Sordos del Perú e International
Lotto Corp. S.R.L. Manifestó que:
(i) Es titular de las marcas EL GORDO y logotipo en las clases 9 y 41 de la
Nomenclatura Oficial.
(ii) Su empresa es líder en el mercado peruano en la realización de loterías
electrónicas, logrando consolidar en un primer momento la lotería TINKA,
reconocida por un amplio sector de los consumidores peruanos y también
en el exterior por su seguridad, legalidad y cumplimiento de las
obligaciones contraídas como la entrega de premios. Ha venido
planificando nuevos productos, consistentes en juegos de loterías afines a
la TINKA para poder brindar nuevas opciones, por lo que lanzó otras
versiones de juegos como KABALA, JUEGA 3 y RAPITINKAS. Dentro de
los productos denominados RAPITINKAS, se incluye una serie de loterías
instantáneas entre las que destacan los juegos BILLETE EN MANO,
DARDOS, DOMINO y EL GORDO.
(iii) En el caso de la lotería denominada EL GORDO, su empresa ha
planificado una intensa campaña de lanzamiento, la cual se viene
realizando desde mayo del presente año, habiendo salido al mercado una
serie de boletos con dicha denominación. Su marca fue registrada antes
de su lanzamiento, habiendo invertido una gran cantidad de recursos en
promocionarla.
(iv) Las emplazadas vienen utilizando una denominación idéntica a su marca
registrada, para distinguir las mismas actividades (productos de la clase 9
1
Mediante Memorando Nº 058-2004/GAD-aad de fecha 6 de julio del 2004, el Área de Administración
Documentaria señaló que debido a un mal funcionamiento de los engranajes de la hora del reloj de
recepción de expedientes de OSD de la Unidad de Trámite Documentario, se ha sellado la recepción de
los expedientes como 6 de julio del 2004, debiendo ser 5 de julio del 2004.
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y servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial), siendo
promocionada en diarios locales, radio, paneles publicitarios y televisión,
anunciando fecha y hora para el sorteo de la lotería EL GORDITO,
denominación que es confundible con su marca registrada.
(v) Dado que los signos promocionan los servicios de realización de juegos
de lotería, el riesgo de confusión a que son expuestos los consumidores,
especialmente los que son asiduos a los juegos de loterías instantáneas,
es muy alto.
(vi) La lotería promocionada por las emplazadas está destinada al mismo tipo
de consumidores, pues se trata de una lotería que es más económica y
una alternativa a las grandes loterías como la TINKA, operada también
por su empresa. Los lugares de expendio de las loterías instantáneas son
los mismos, por lo que es probable que el consumidor considere que está
adquiriendo su producto cuando en realidad no es así, pues adquiere el
de las emplazadas.
(vii) Existe identidad gráfica, fonética y conceptual entre los signos, toda vez
que el signo usado por las emplazadas es el diminutivo de su marca
registrada, por lo que puede ser considerado como una nueva versión del
mismo juego. La similitud fonética es evidente, debido a la casi identidad
de los elementos que los conforman, así como por la notoria identidad
conceptual de los términos GORDO y GORDITO.
(viii) La posibilidad que ocurra confusión directa como indirecta es muy alta,
pues el signo infractor EL GORDITO es virtualmente idéntico a su marca
registrada EL GORDO, por lo que cualquier consumidor considerará que
se trata de un producto de su empresa.
(ix) El uso de la denominación EL GORDITO por parte de las emplazadas no
solamente constituye un acto de engaño a los consumidores, sino que
además produce enormes perjuicios a su marca, que podría ver afectado
su prestigio comercial, pues no es posible garantizar la veracidad de las
afirmaciones de los sorteos que son realizados por terceras empresas con
las cuales no guarda ningún grado de conexión.
(x) Debe tenerse en cuenta que la calidad del servicio podría afectar el
reconocimiento y prestigio adquirido por su empresa, por lo que no puede
permitir que terceros hagan uso de su bien posicionada marca para
competir deslealmente con su empresa.
(xi) Las emplazadas vienen actuando de mala fe al utilizar el signo materia de
la acción por infracción, pues transcribe de manera prácticamente exacta
su marca registrada, sin incorporarle mayores elementos que puedan
hacerlo distinguible. La mala fe no se presume, sino que está plenamente
demostrada, toda vez que las emplazadas han podido tomar conocimiento
de la comercialización de la lotería instantánea EL GORDO en el ejercicio
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