Sentencia nº 001232-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 16 de Noviembre de 2005
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 188042-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1232-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 188042-2003
1-32
SOLICITANTE : ISDIN, S.A.
OPOSITORA : TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.
Notoriedad de una marca: Acreditada - Riesgo de confusión, asociación,
aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza
distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 3 y 25 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, dieciséis de noviembre del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 18 de agosto del 2003, Isdin, S.A. (España) solicitó el registro de la
marca de producto constituida por el logotipo conformado por una figura
rectangular dividida horizontalmente en tres secciones, siendo las de los
extremos de fondo de color negro, mientras la del medio se encuentra sub
dividida verticalmente en tres secciones, las de los extremos de fondo blanco y
la del medio de fondo gris; conforme al modelo, para distinguir jabones de
tocador, productos de perfumería e higiene, aceites esenciales, cremas y
lociones para el rostro y el cuerpo, champús y lociones para el cabello,
dentífricos, desodorantes para uso personal, agua de colonia y perfume, de la
clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 10 de diciembre del 2003, Tommy Hilfiger Licensing, Inc. (Estados
Unidos de América) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando lo
siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto conformada por un diseño rectangular,
inscrita bajo certificado Nº 89946, que distingue productos de la clase 3
de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta
confundible.
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(ii) Los signos están conformados por diseños horizontales, divididos en
tres franjas o secciones horizontales, dos de las cuales aparecen en
color negro o muy oscuro (superior e inferior) y con el mismo grosor.
(iii) En la parte intermedia de los signos, la franja aparece divida en distintas
secciones (dos en la marca registrada y tres en el signo solicitado), una
de ellas de color blanco, siendo que en ambos signos la sección
intermedia, lado izquierdo, forma un rectángulo de color blanco que
contrasta con las franjas de color negro que lo enmarca en la parte
superior e inferior. Adicionalmente, en ambos signos se forman dos
secciones, una blanca y otra gris.
(iv) Dadas las similitudes que presentan los signos, al encontrarse en el
mercado con productos similares, el consumidor puede considerar que
el signo solicitado es uno derivado de su marca registrada, y que se trata
de una variación o una nueva línea de productos de su empresa,
otorgándole un origen empresarial equivocado y asignándole
características de calidad y garantía que no necesariamente tiene.
(v) El diseño de bandera que conforma su marca registrada constituye la
marca corporativa figurativa de su empresa que acompaña a todos sus
productos, y que muchas veces acompaña a la marca TOMMY
HILFIGER, que ha sido reconocida como un signo notoriamente
conocido.
(vi) Tratándose de un diseño que ha sido reconocido como notoriamente
conocido, debe otorgársele una mayor protección que la que se le da a
los signos nuevos con poco uso o desconocidos.
(vii) La solicitud de registro intenta copiar las marcas de su empresa,
atentando contra el goodwill de los signos, el cual ha sido obtenido a
través de mucho esfuerzo e intensas campañas de publicidad, por lo
que, de otorgarse el registro solicitado, el consumidor se vería
engañado, confundido y perjudicado, y la comercialización de los
productos causaría un daño irreparable a su empresa, pues disminuirían
las ventas y la reputación de los productos auténticos de su empresa.
(viii) Adjuntó medios probatorios a fin de demostrar el poder distintivo de su
marca figurativa y la notoriedad de sus marcas.
Fundamentó su oposición en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.
Con fecha 13 de febrero del 2004, Isdin, S.A. absolvió el traslado de la
oposición señalando lo siguiente:
(i) Limita los productos a distinguir con el signo solicitado a: “jabones de
tocador, productos de higiene, aceites esenciales, cremas, champús,
lociones para el cabello, dentífricos, desodorantes, específicamente
excluyendo todo tipo de perfumería alcohólica (perfume, eau de toilette,
eau de parfum y agua de colonia)”, por lo que, al excluir específicamente
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todo tipo de perfumería, no será vinculado ni asociado con los perfumes
que distingue la empresa opositora.
(ii) Se debe tener en cuenta que la marca registrada incluye colores y una
forma determinada, a diferencia del signo solicitado, que es figurativo y
se encuentra en blanco y negro.
(iii) Existen diferencias en el modo de empleo de los signos en el mercado,
en la forma de comercialización y en los productos que distinguen, pues
la marca registrada siempre es utilizada con los colores característicos
rojo, blanco y azul, mientras que el signo solicitado tiene otra
composición gráfica, formas y líneas, además que posee otros colores
(blanco y negro).
(iv) Se debe verificar la existencia de registros en la clase 3 de la
Nomenclatura Oficial que coexisten con la marca registrada y que están
conformados por rayas, rectángulos, cuadrados, etc., sin causar
perjuicio en el público consumidor.
(v) Los signos no son confundibles, ni serán asociados como provenientes
de un mismo origen empresarial, por lo que la oposición debe ser
declarada infundada.
(vi) El signo solicitado ha sido registrado en las clases 3 y 5 en Ecuador,
coexistiendo pacíficamente con la marca registrada de la opositora.
(vii) Adjuntó impresiones de la página web www.isdin.com, en la cual se
puede apreciar la ausencia de confundibilidad y vinculación entre los
productos de las empresas.
Mediante proveído de fecha 16 de febrero del 2004, la Oficina de Signos
Distintivos tuvo por contestada la oposición y presente la limitación de
productos, dejando constancia que en adelante se considerarán como
productos a distinguir con el signo solicitado: “jabones de tocador, productos de
higiene, aceites esenciales, cremas, champús, lociones para el cabello,
dentífricos, desodorantes (entiéndase desodorantes de uso personal
1
),
específicamente excluyendo todo tipo de perfumería alcohólica (perfume, eau
de toilette, eau de parfum y agua de colonia)”.
Con fecha 24 de febrero del 2004, Tommy Hilfiger Licensing, Inc. manifestó lo
siguiente:
(i) El hecho de que se haya excluido de la solicitud los perfumes y aguas
de colonia en nada cambia la posibilidad de confusión existente entre los
signos, ya que la amplia variedad de productos de tocador, de higiene y
1
Mediante proveído de fecha 23 de febrer o del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia que
se considerarán los “desodorantes para uso personal” y no “desodorantes”, toda vez que así pertenecen
a la clase 3 de la Nomenclatura Oficial y no constituiría una ampliación de los productos inicialmente
solicitados.
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