Sentencia nº 000318-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Abril de 2001
| Fecha de Resolución | 6 de Abril de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9751866-1997/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 318-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9751866
1-21
SOLICITANTE : SEQUOITA CAPITAL MANAGEMENT LTD.
(antes DESTILERIA PERUANA S.A.)
OPOSITORES : BACCARAT
BACARDI & COMPANY LIMITED
Norma aplicable – Artículo 139 inciso f) de la Decisión 486 - Riesgo de
confusión entre signos que distinguen productos de la clase 33 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Denominaciones engañosas – Notoriedad
de la marca – Mala fe de la solicitante – Dilución de la marca registrada
Lima, seis de abril de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de noviembre de 1997, Destilería Peruana S.A. (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto BACCARAT para distinguir bebidas alcohólicas y
todos los demás productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 13 de enero de 1998, BACCARAT (Francia) formuló observación
señalando que es titular de la marca notoriamente conocida BACCARAT inscrita en
el Perú con el certificado N° 53842, para distinguir productos de la clase 11 de la
Nomenclatura Oficial, con certificados N° 80264 y 71219 para distinguir productos de
la clase 21 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, indicó que tiene registrada la
referida marca en Francia, para distinguir productos de las clases 21 y 33 de la
Nomenclatura Oficial, siendo que en la clase 33 tiene la marca amparada en muchos
países del mundo y cuenta con el Registro Internacional de la OMPI. Señaló que a
nivel del Pacto Andino, la marca BACCARAT ha sido solicitada a registro en
Colombia y se encuentra registrada tanto en Bolivia como en Ecuador, mientras que
en Venezuela ha sido considerada como notoriamente conocida. De otro lado, adujo
que existe conexión competitiva entre los productos, debido a que los licores (clase
33) son presentados, comercializados y consumidos en botellas, licoreras, vasos y
copas de cristal (clase 21). Señaló que las marcas en conflicto son idénticas gráfica,
fonética y semánticamente, por lo que existe un alto grado de confusión. Finalmente
manifestó que el signo solicitado es engañoso debido a que se trata de una firma
existente en el Perú, siendo la palabra BACCARAT una ciudad de Francia que
constituye el domicilio de la observante.
Con fecha 16 de enero de 1998, Bacardi & Company Limited (Liechtenstein) formuló
observación a la solicitud de registro de la marca BACCARAT señalando que son
titulares de la marca BACARDI para distinguir productos de la clase 33 de la
Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado es semejante al grado de
producir confusión entre los consumidores. Indicó que el signo solicitado es
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engañoso pues es un signo derivado de otro registrado (BACARDI). Asimismo,
señaló que de concederse el signo solicitado se produciría una dilución del poder
distintivo de la marca BACARDI. Finalmente, manifestó que la solicitante obró de
mala fe al solicitar un signo engañoso, que es confundible con su marca BACARDI.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 24 de febrero de 1998, Destilería Peruana S.A. absolvió el traslado de las
observaciones presentadas por BACCARAT y Bacardi & Company Limited
señalando que la marca BACCARAT estuvo registrada en la clase 33 de la
Nomenclatura Oficial a nombre de Sociedad Pomalca Vda. de Piedra S.A. hasta
1996 en que caducó su certificado, siendo utilizada en el mercado nacional para
distinguir el producto “ron”, quedando disponible tras su vencimiento para ser
solicitada por cualquier tercero. Señaló que la observación formulada por Bacardi &
Company Limited debe ser declarada infundada en base a que dicha empresa ya
había formulado observación al registro de la marca BACCARAT, cuando ésta fue
solicitada por Sociedad Pomalca Vda. de Piedra S.A., siendo que dicha observación
fue declarada infundada en su oportunidad debido a que la autoridad competente en
ese entonces estimó que las marcas BACCARAT y etiqueta y BACARDI y etiqueta
no son confundibles entre sí. Respaldó dicho argumento en el hecho que Bacardi &
Company Limited no observó la solicitud de registro de la marca BACCARAT que
volvió a solicitar la empresa Sociedad Pomalca Vda. de Piedra S.A. el año 1985.
Asimismo, señaló que no habían obrado de mala fe al solicitar el registro de la marca
BACCARAT, no habiéndose presentado prueba alguna al respecto. En cuanto a la
observación planteada por BACCARAT, señaló que la misma debía ser declarada
infundada debido a que no existe vinculación entre los productos de las clases 21 y
33 de la Nomenclatura Oficial. Indicó, que la observante no ha presentado prueba
alguna que acredite la notoriedad de su marca, aun cuando dicha notoriedad sería
irrelevante para el caso, pues durante el periodo en que la marca BACCARAT
estuvo registrada y fue usada no se presentaron problemas de confusión con la
marca de la observante.
Con fecha 4 de marzo de 1998, BACCARAT señaló que el signo solicitado
reproduce íntegramente su marca, razón social y nombre comercial sin autorización
alguna de su parte, lo que contraviene el artículo 130 incisos a) y b) y artículo 215
del Decreto Legislativo 823, así como la Convención de Marcas de Fábrica y de
Comercio celebrada con Francia en 1896 y vigente a la fecha. Indicó que el
consumidor puede asociar la marca solicitada con su empresa asumiendo que existe
un contrato de licencia o en todo caso producirse un supuesto de dilución de fuerza
distintiva.
Con fecha 30 de marzo de 1998, Bacardi & Company Limited manifestó que no
existe jurisprudencia que afirme que los signos BACARDI y BACCARAT pueden
coexistir en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que las resoluciones
presentadas por la solicitante versan sobre el litigio de signos diferentes a los que
son materia del presente procedimiento, pues las mismas resuelven el litigio de la
marca BACCARAT y etiqueta característica frente a los signos BACARDI CARTA DE
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