Sentencia nº 001963-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Agosto de 2009
| Fecha de Resolución | 7 de Agosto de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 302548-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1963-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 302548-2007
1-42
SOLICITANTE: AMERICA JO CHAN
OPOSITORA : HENKEL AG. & CO. KGAA (antes HENKEL KGaA)
Mala fe - Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486: Inaplicable -
Notoriedad de la marca de la opositora: No acreditada – Principio de
Especialidad - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de las clases 1, 3, 5, 7, 16, 17 y 19 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia - Similitud o conexión competitiva
Lima, siete de agosto de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de enero de 2007, América Jo Chan (Perú) solicitó el registro de
la marca de producto constituida por la denominación HENKEL escrita en letras
características y la representación de tres líneas, todo en la combinación de
colores negro, rojo y amarillo; conforme al modelo, para distinguir máquinas y
máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres);
acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos
terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de
huevos, moledoras de carne, dispensadoras de jugo, cocedoras de sacos de
arroz; embutidoras eléctricas y raspadilleras eléctricas, de la clase 7 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 9 de abril de 2007, Henkel KGaA. (Alemania) formuló oposición a la
solicitud de registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas HENKEL y logotipo inscritas bajo Certificados Nº
103766, Nº 103767, Nº 103768, Nº 103769, Nº 103770, Nº 103771, en las
clases 1, 3, 5, 16, 17 y 19 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.
(ii) De una simple comparación entre los signos en cuestión, vistos en su
conjunto y en forma sucesiva, éstos resultan confundibles tanto a nivel
grafico, como fonético.
(iii) Es propietaria de más de 500 marcas que incluyen la denominación
HENKEL en su conformación y de su nombre comercial HENKEL, los
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1963-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 302548-2007
2-42
cuales vienen siendo usados en Alemania y el resto del mundo desde
antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que solicitó que se le
reconozca la notoriedad de sus marcas registradas y de su nombre
comercial.
(iv) Tiene registrada como marca en el Perú y todos los países del orbe la
parte distintiva de su nombre comercial HENKEL. Además, tiene instalada
en el Perú una sucursal denominada “Henkel Peruana”.
(v) Sus actividades industriales y prestigio se verían deteriorados si una
empresa o persona natural utiliza su nombre comercial y su marca para
comercializar productos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.
(vi) El registro por terceras personas de la marca HENKEL, induciría al público
consumidor a confusión, toda vez que pensarían que los productos que
pretende distinguir el signo solicitado son fabricados por su empresa.
(vii) Es una empresa multinacional cuyos productos gozan de enorme prestigio
a nivel mundial y en el caso específico del Perú, ha otorgado licencia de
uso de su nombre comercial y marca notoria HENKEL a su subsidiaria, la
empresa Henkel Peruana S.A.
Invocó la aplicación de lo dispuesto en los incisos b), i) y p) del artículo 135 y
los incisos a), b), f) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, así como lo
dispuesto en los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 y los artículos 8 y 14
del Decreto Ley Nº 26122, referidos a actos de competencia desleal y adjuntó
medios probatorios destinados a acreditar sus argumentos.
Con fecha 10 de mayo de 2007, América Jo Chan, absolvió el traslado de la
oposición manifestando lo siguiente:
(i) No vende ni pretende vender productos que fabrica la opositora, y por ello
no se puede señalar que realiza actos de competencia desleal y menos
aún que pretende crear confusión en el público consumidor.
(ii) La opositora lista una serie de marcas registradas a su favor; sin embargo,
no ha acreditado que efectivamente ostente la titularidad sobre dichas
marcas.
(iii) Es titular de la marca de producto HENKEL y logotipo (Certificado Nº
98102) cuyo registro fue otorgado el 23 de junio de 2004, es decir con
anterioridad al registro de la marca HENKEL y logotipo a favor de la
opositora que data del 8 de marzo de 2005, solicitud contra la cual no
formuló oposición y además la misma no recibió objeciones por parte de
INDECOPI.
(iv) Si bien la opositora formuló oposición al registro de su marca HENKEL y
logotipo en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, dicha oposición fue
desestimada, procediéndose al registro de la misma.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1963-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 302548-2007
3-42
(v) No tiene necesidad ni intención de engañar a los medios comerciales,
menos aún al publico consumidor, en particular sobre la procedencia
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios, dado que
los productos que pretende identificar con el signo solicitado pertenecen a
la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, en la cual la opositora no ostenta
derechos sobre ninguna marca registrada, por lo que no es aplicable lo
dispuesto en el artículo 135 inciso i) y 136 de la Decisión 486.
(vi) Los productos que distingue la marca HENKEL y logotipo registrada a
favor de la opositora en la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, son
diferentes a los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la
clase 7 de la Nomenclatura Oficial.
(vii) Es titular de las marcas HENKEL y logotipo, registradas bajo Certificados
Nº 98102 y Nº 102100 para distinguir productos de las clases 8 y 9 de la
Nomenclatura Oficial.
Adjuntó medios probatorios destinados a sustentar sus argumentos.
Con fecha 29 de mayo de 2007, Henkel KGaA., adjunto diversos medios
probatorios destinados a acreditar la notoriedad de sus marcas registradas y de
su nombre comercial así como la mala fe de la solicitante.
Mediante Resolución Nº 16883-2008/OSD-INDECOPI de fecha 18 de agosto
de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
Cuestion previa
(i) Si bien la empresa opositora ampara su oposición en los incisos b), i) y p)
del articulo 135 y en el inciso f) del articulo 136 de la Decisión 486, se ha
verificado de los argumentos expuestos en la oposición, que los mismos
están dirigidos a sustentar el eventual riesgo de confusión entre los signos
en cuestión, así como en la alegada notoriedad de su marca HENKEL;
supuestos de prohibición relativa de registro, diferentes a los
contemplados en los incisos mencionados.
Notoriedad alegada por la empresa opositora
(ii) Se advierte que la opositora es titular de las marcas HENKEL y logotipo,
para distinguir productos de las clases 1, 3, 5, 16, 17 y 19 de la
Nomenclatura Oficial, por lo que al no haber precisado cual de las marcas
es la que goza de la calidad de notoria, corresponde evaluar sobre la
notoriedad de todas las marcas HENKEL y logotipo, registradas a favor de
la empresa opositora.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba