Sentencia nº 000618-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 16 de Mayo de 2006
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 211024-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0618-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 211054-2004
1-27
ACCIONANTE : F.E. ARENA E HIJO S.A.C.
EMPLAZADA : TRANSFORMADORA DISTRIBUIDORA
COMERCIAL S.A.C. TRADICO
Nulidad de registro de marca obtenida al amparo de la Decisión 486 –
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 33
de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Mala fe en la presentación de la
solicitud: Acreditada
Lima, dieciséis de mayo del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de mayo del 2004, F.E. Arena e Hijo S.A.C. (Perú) solicitó la
nulidad del registro de la marca de producto TRES PIERNAS, que distingue
productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, registrada a favor de
Transformadora Distribuidora Comercial S.A.C. TRADICO, inscrita bajo
certificado Nº 90192. Manifestó lo siguiente:
(i) La emplazada ha gestionado y obtenido de mala fe el registro de la marca
denominativa TRES PIERNAS, pues es una empresa vinculada a dos
denuncias por infracción. Dichos procedimientos fueron solucionados
extrajudicialmente, sin embargo, continúa infringiendo las actas de las
audiencias de conciliación de fechas 14 de enero del 2002 y 18 de marzo
del 2003, que se encuentran en ejecución forzosa.
(ii) Los accionistas de la empresa emplazada son las mismas personas que
conforman la empresa Coinsa S.R.L., configurándose así la mala fe de la
emplazada, pues se trata de las familias Mundaca Díaz y Clavijo Gallo e
hijos.
(iii) La conducta de la emplazada es premeditada, pues su propósito es
consolidar y perpetrar actos de competencia desleal, lo que constituye
motivo suficiente para declarar fundada la acción de nulidad.
(iv) De acuerdo con los Testimonios de Constitución de las empresas Tradico
S.A.C. y Coinsa S.R.L., se aprecia que ambos directorios y socios
fundadores se encuentran vinculados, es decir, están conformados por las
familias Mundaca Díaz y Clavijo Gallo e hijos.
(v) La emplazada no puede negar que tenía conocimiento de la existencia de
su marca OPORTO VENCEDOR y etiqueta (certificado Nº 68496), pues
en los años 2001 y 2002 fue denunciada por el uso indebido de su marca,
mediante expedientes Nº 134809-2001 y 167650-2002.
(vi) Dado que la empresa Coinsa S.R.L. vinculada a la emplazada fue
denunciada por cometer actos de infracción, optaron por que sea la
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emplazada quien solicitara el registro de la marca TRES PIERNAS, en la
clase 33 de la Nomenclatura Oficial, la cual alude al mismo concepto que
su marca registrada.
(vii) Luego de obtener el registro de la marca cuya nulidad pretende, la
emplazada actuando de mala fe y haciendo mal uso del derecho
conferido, se colude y confabula con la empresa Coinsa S.R.L. para
fabricar y comercializar bebidas alcohólicas utilizando etiquetas que
contienen en su conjunto las características de su marca registrada.
(viii) La presentación del signo usado por la emplazada es una copia servil de
su marca registrada, generando en el mercado confusión en los aspectos
gráfico-visual, conceptual y respecto a la naturaleza de los productos
protegidos por ambos signos.
(ix) La emplazada ha actuado de manera dolosa al imitar las características
de su marca registrada, tales como: fondo de la etiqueta de color negro, la
figura circular de color rojo y margen dorado ubicado en la parte central
superior de la etiqueta, la denominación OPORTO escrita en las mismas
letras características con la letra inicial O mayúscula abierta de color
blanco.
(x) La pretensión de la emplazada es destruir la actividad económica de su
empresa, a sabiendas de su esfuerzo, inversión y trabajo que da a cientos
de familias, compitiendo de mala fe y queriendo usurpar su posición en el
mercado.
(xi) Ante los actos de la emplazada, los consumidores se encuentran
confundidos sobre el origen empresarial de los productos.
(xii) La figura de tres piernas que conforma su marca registrada genera la
misma idea conceptual que la marca cuya nulidad pretende, debiéndose
tener en consideración que la emplazada no posee derechos para usar y
comercializar una etiqueta que contiene e imita las características de su
marca registrada.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 16 de agosto del 2004, Transformadora Distribuidora Comercial
S.A.C. TRADICO absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo
siguiente:
(i) El hecho de que la empresa Coinsa S.R.L. se encuentre vinculada a su
empresa no tiene nada de irregular y es fácilmente comprobable que
ambas empresas existen desde el año 1999, lo que desvirtúa cualquier
insinuación en el sentido que pueden haberse constituido con el ánimo de
afectar derechos ajenos, más aun si la emplazada recién obtiene el
registro de su marca en diciembre del 2002.
(ii) Su marca registrada solamente está conformada por la denominación
TRES PIERNAS, a diferencia de la marca de la accionante, conformada
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