Sentencia nº 000459-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Mayo de 2001
| Fecha de Resolución | 2 de Mayo de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9870737-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 459-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9870737
1-25
SOLICITANTE : RED STAR DEL PERÚ S.A.
OPONENTES : MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS
LTDA., PRODUCTOS MAC
MAC DONALD´S CORPORATION.
MC. PAN S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 30 y
29 de la Nomenclatura Oficial y actividades económicas relacionadas con la
comercialización de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia – Familia de marcas – Principio de especialidad – Riesgo de
confusión entre marca y nombre comercial – Ámbito de protección territorial
del nombre comercial
Lima, dos de mayo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de setiembre de 1998, Red Star del Perú S.A. (Perú) solicitó el registro
de la marca constituida por la denominación MACPAN y la figura estilizada de gorro
sobre la letra P, según facsímil, para distinguir levaduras y polvos para esponjar de
la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 29 de diciembre de 1998, Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda.,
Productos Mac (Colombia) formuló observación manifestando ser titular - en
Colombia - de las marcas MAC que distinguen productos de las clases 29 y 30 de la
Nomenclatura Oficial, respecto a las cuales el signo solicitado es idéntico. Adujo que
el término PAN que forma parte del signo solicitado carece de distintividad por ser un
elemento genérico en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Agregó que los
elementos gráficos del signo solicitado (el tipo de letra empleado y la figura de gorro
de un panadero) tienen como función esencial resaltar su parte denominativa.
Precisó que - conforme ha quedado establecido en diversas resoluciones emitidas
por la Oficina de Signos Distintivos - sí existe vinculación entre los productos de las
clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial. Por lo anterior, consideró que en caso de
otorgarse el registro solicitado, el consumidor de sus productos asumirá que los
productos de la clase 30 distinguidos con la marca MACPAN - de la solicitante -
tienen el mismo origen empresarial que sus productos MAC pertenecientes a las
clases 29 y 30. Adjuntó copia de una resolución emitida por la Oficina de Signos
Distintivos que consideró aplicable al presente caso, así como una copia del
certificado de registro de la marca MAC en Colombia (clase 29). Posteriormente,
presentó copia del certificado de registro de la marca MAC en Colombia (clase 30).
Con fecha 21 de enero de 1999, Red Star del Perú S.A. absolvió el traslado de la
observación formulada por Manufacturas Colombianas Ltda., Productos Mac. Señaló
que la observante no ha tenido en consideración que el signo solicitado es un signo
mixto en el que prevalecen la grafía y los elementos figurativos que le dan un
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carácter original y distintivo. Precisó que la vinculación entre las clases 29 y 30
alegada por la observante carece de mérito. Indicó que no se puede atribuir un
carácter jurisprudencial a las resoluciones citadas por la observante puesto que no
se sabe si éstas han sido objeto de apelación.
Con fecha 4 de enero de 1999, McDonald´s Corporation (Estados Unidos de
América) formuló observación manifestando ser titular de la marca MCDONALD´S
que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, así como de
diversas marcas que distinguen productos de las clases 29, 30, 31 y 32 que incluyen
la denominación MAC y MC en su conformación. Señaló que el signo solicitado está
conformado por la palabra PAN que constituye un término genérico y a su vez
descriptivo en la clase 30 por estar referido a panes y productos de panadería. En tal
sentido, consideró que el único término reivindicable del signo solicitado es el
término MAC, el mismo que es parte fundamental de su familia de marcas, en la que
destacan las marcas BIG MAC y MAC FRIES y otros signos que incluyen el prefijo
MC (que se lee como MAC). Argumentó que es evidente que el signo solicitado es
confundible desde el punto de vista fonético y visual con su familia de marcas. Indicó
que el prefijo MC constituye la principal expresión que forma parte de su razón
social. Agregó que debe otorgarse una protección más amplia a sus signos, ya que
sus marcas han sido registradas en muchísimos países a tal punto que no hay un
país en el que no existan establecimientos MCDONALD´S. Señaló que un fallo
emitido en el Estado de Nueva York ha establecido que el público consumidor asocia
cualquier expresión iniciada con el prefijo MAC o MC con su empresa. Señaló que
en el Perú se han presentado casos en los que se ha impedido el registro de un
signo que resultaba confundible con una familia de marcas reconocida. Amparó sus
argumentos en lo dispuesto por el artículo 83 inciso a) y por el artículo 82 inciso h)
de la Decisión 344. Adjuntó resoluciones administrativas que consideró aplicables al
presente caso.
Con fecha 1° de febrero de 1999, Red Star del Perú S.A. absolvió el traslado de la
observación formulada por McDonald´s Corporation. Manifestó haber solicitado el
registro del signo MAC PAN y logotipo para distinguir exclusivamente levaduras y
polvos para esponjar, por lo que no concurrirá con la empresa observante en el
mercado debido a que tienen una clientela distinta, no existiendo riesgo de
confusión, puesto que la observante es la empresa más grande del mundo en el
rubro de comidas rápidas. Sostuvo que la originalidad de su signo reside
precisamente en la combinación indivisible de trazos y figuras que le dan un carácter
arbitrario y de fantasía. Consideró que las resoluciones citadas por la observante no
tienen valor jurisprudencial, máxime si se tiene en consideración que no están
referidas a signos de la misma clase a la que pertenecen los signos en cuestión.
Precisó que el nombre de la empresa observante no es MACDONALD´S sino
McDONALD´S. Agregó que el citado fallo emitido en el Estado de Nueva York no es
mas que una opinión vertida en un artículo.
Con fecha 6 de enero de 1999, Mc. Pan S.A. (Perú) formuló observación
manifestando ser una empresa constituida en el año 1991 que elabora productos de
panadería, pastelería y baguetería. Indicó que - desde su constitución - utiliza en
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