Sentencia nº 000995-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 250789-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0995-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 250810-2005
Acumulado al 250789-2005
1-40
EXPEDIENTE Nº 250789-2005
ACCIONANTE : INTERVET INTERNATIONAL B.V.
EMPLAZADA : CORPORACIÓN INFARMASA S.A.
EXPEDIENTE Nº 250810-2005
SOLICITANTE : INTERVET INTERNATIONAL B.V.
EMPLAZADA : CORPORACIÓN INFARMASA S.A.
Cancelación de marca de producto – Cancelación parcial – Modificación
secundaria de la solicitud – Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, cinco de mayo de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de agosto de 2005, en el Expediente Nº 250789-2005, Intervet
International B.V. (Perú) solicitó la cancelación del registro de la marca
DEXACORT, registrada a favor de Corporación Infarmasa S.A., bajo Certificado
Nº 25512, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial,
por cuanto dicha marca no ha sido utilizada por su titular o por persona
autorizada durante los tres años precedentes a la presente acción. Indicó que
cuenta con legítimo interés, por cuanto ha solicitado el registro de la marca
DEXAFORT. Solicitó la anotación preventiva de la presente acción.
Con fecha 27 de octubre de 2005, Corporación Infarmasa S.A. (Perú) absolvió
el traslado de la acción de cancelación manifestando lo siguiente:
(i) Los productos DEXACORT vienen siendo producidos y comercializados
por su empresa desde hace varias décadas, de manera constante y
permanente, siendo una marca líder en el mercado peruano.
(ii) Su marca se ha usado en una cantidad y modo superior al que
normalmente corresponde, debiéndose tener presente que se está ante
un producto farmacéutico de venta bajo receta médica, que sólo puede
ser comercializado en boticas, farmacias y clínicas; y en hospitales o
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entidades del Estado sólo bajo los procesos de adjudicaciones y/o
licitaciones públicas. En este sentido, debe tenerse en cuenta la
naturaleza del producto y el canal de distribución, el cual es limitado.
(iii) Su marca es notoriamente conocida por los sectores interesados como lo
es el sector salud.
Adjuntó medios probatorios. Ofreció los documentos que obran en el
Expediente Nº 210219-2004.
Con fecha 5 de agosto de 2005, en el Expediente Nº 250810-2005, Intervet
International B.V. solicitó el registro de la marca de producto DEXAFORT, para
distinguir preparaciones veterinarias, en particular, un agente antiinflamatorio y
antialérgico para uso en caballos, ganado vacuno, cerdos, perros y gatos, y
para el tratamiento de cetosis primaria en ganado vacuno, de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 9 de noviembre de 2005, Corporación Infarmasa S.A. formuló
oposición manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado es confundible con su marca DEXACORT, registrada
bajo Certificado Nº 25512, debido a su semejanza grafo fonética. Así, los
signos inician con el término DEXA y terminan con el término ORT,
dividiendo a dichos términos una consonante en cada signo, existiendo
similitudes gráficas evidentes entre dichas consonantes (C/F).
(ii) Los signos se encuentran conformados por el mismo número de sílabas y
número de letras (8), coinciden en 7 de ellas y presentan la misma
secuencia de vocales.
(iii) El consumidor puede considerar que el signo solicitado es una marca
derivada de la registrada, atribuyendo la misma procedencia empresarial
a los productos.
(iv) Su marca tiene la calidad de notoriamente conocida, siendo una marca
líder en el mercado, la cual es constantemente publicitada y cuenta con
antigüedad en el mercado.
Solicitó la acumulación del presente expediente al Expediente Nº 250789-2005.
Ofreció los medios probatorios presentados en los Expedientes Nº 210219-
2004 y 250789-2005.
Mediante proveído de fecha 10 de noviembre de 2005, la Oficina de Signos
Distintivos dispuso acumular el Expediente Nº 250810-2005 al Expediente Nº
250789-2005, dada la conexión existente entre ellos.
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Acumulado al 250789-2005
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Con fecha 25 de noviembre de 2005, en el Expediente Nº 250810-2005
acumulado al Expediente Nº 250789-2005, Intervet International B.V. señaló
que, teniendo en cuenta que la marca DEXACORT distingue productos de
consumo masivo, su titular deberá acreditar su uso intenso en algunos de los
países miembros de la Comunidad Andina dentro del periodo relevante, caso
contrario, la marca será cancelada. Señaló que los documentos presentados
por la contraria no acreditan el uso de la marca respecto de productos
antiinflamatorio, antimicótico y antibacteriano ni los demás productos de la
clase 5 de la Nomenclatura Oficial para los cuales fue registrada la marca, por
lo que corresponde cancelar su registro.
Con fecha 3 de enero de 2006, Intervet International B.V. absolvió el traslado
de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Ha solicitado la cancelación de la marca DEXACORT, registrada a favor
de la opositora, bajo Certificado Nº 25512.
(ii) Por lo tanto, el registro de la mencionada marca será cancelado respecto
a los productos para los cuales no ha sido usada, desapareciendo así
cualquier impedimento para el otorgamiento de la presente solicitud de
registro.
(iii) Sin perjuicio de lo expuesto, los signos son inconfundibles, puesto que
sus últimas sílabas son distintas, presentan diferente secuencia de
consonantes, el signo solicitado presenta la letra F, mientras que la marca
registrada presenta la letra C.
(iv) Adicionalmente, los signos en aparente conflicto se encuentran
destinados a identificar productos distintos, por cuanto el signo solicitado
se refiere en particular a “preparaciones veterinarias, en particular un
agente antiinflamatorio y antialérgico para uso en caballos, ganado
vacuno, cerdos, perros y gatos, y para el tratamiento de cetosis primaria
en ganado vacuno”, es decir, productos de aplicación veterinaria y para
uso únicamente en animales, mientras que, de acuerdo a las afirmaciones
de Corporación Infarmasa S.A., la marca DEXACORT únicamente
identificaría productos farmacéuticos, en particular, corticoesteroide para
el tratamiento de reacciones alérgicas inducidas por drogas, rinitis alérgica
perenne o estacional”. En consecuencia, se trata de productos de
diferente naturaleza, no existiendo conexión o competencia entre ellos.
(v) Además, los productos tiene distinta presentación, canales de
comercialización, usos y finalidades e incluso características
intrínsecamente diferentes, por cuanto: el producto que distingue la marca
solicitada se trata de un antiinflamatorio destinado a uso veterinario,
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