Sentencia nº 000770-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 3 de Abril de 2009
| Fecha de Resolución | 3 de Abril de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 339948-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0770-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 339948-2008
1-40
SOLICITANTE : BEST INTERNACIONAL S.A.C.
OPOSITORA : BIC BRASIL S/A
Mala fe - Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486: Inaplicable -
Notoriedad de la marca de la opositora: No acreditada – Principio de
Especialidad - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de las clases 12, 8, 9, 16 y 34 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia - Similitud o conexión competitiva
Lima, tres de abril de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de enero de 2008, Best Internacional S.A.C. (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto BIC, para distinguir bicicletas, de la clase 12
de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 25 marzo de 2008, Bic Brasil S/A (Brasil) formuló oposición al
registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas de producto BIC y BIC y logotipo, que
distinguen productos de la clase 9 y productos de las clases 8, 16 y 34
de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.
(ii) El signo solicitado reproduce en forma idéntica sus marcas registradas,
las cuales gozan de una aptitud distintiva más fuerte. Si bien el
solicitante pretende comercializar bicicletas, dada la notoriedad de sus
marcas registradas, estaría fomentando la confusión en el publico
consumidor.
(iii) Si bien los signos difieren en los productos y servicios que identifican, la
identidad fonética y gráfica entre los mismos impide su coexistencia
pacífica en el mercado.
(iv) No es casualidad que el solicitante haya solicitado el registro de una
marca idéntica a sus marcas registradas BIC y BIC y logotipo, las
cuales son notoriamente conocidas por su difusión, prestigio y
conocimiento por el publico consumidor y goza de una protección mas
amplia.
(v) El solicitante pretende apropiarse en el Perú de sus exitosas marcas
para beneficiarse ilegalmente de una reputación que no le corresponde e
impedir la competencia, lo cual acredita su mala fe.
(vi) Adicionalmente, invocó la aplicación de lo dispuesto por el artículo 7 de
la Convención de Washington.
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Invocó, asimismo, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. Citó
jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó medios
probatorios. Además, solicitó un plazo adicional de treinta días para presentar
pruebas adicionales destinadas a sustentar su oposición.
Mediante proveído de fecha 26 de marzo de 2008, la Oficina de Signos
Distintivos corrió traslado de la oposición a la solicitante y concedió un plazo de
treintas días hábiles a la opositora a fin de presentar los medios probatorios
que sustenten su oposición.
Con fecha 22 de abril de 2008, Best Internacional S.A.C. absolvió el traslado de
la oposición señalando lo siguiente:
(i) No existe conexión competitiva entre los productos de la clase 12 de la
Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado y los
productos que distinguen las marcas registradas a favor de la opositora
en las clases 16, 8, 9 y 34 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) La opositora no señala en su escrito de oposición, para qué productos la
marca BIC sería notoriamente conocida en el Perú y tampoco aporta
prueba alguna.
(iii) Rechaza lo alegado por la opositora en cuanto a la existencia de mala fe
de su parte, pues la opositora no ha aportado ningún medio probatorio
que acredite dicha afirmación.
Mediante proveído de fecha 9 de junio de 2008, la Oficina de Signos
Distintivos, paso el expediente a resolver, al haber vencido el plazo probatorio
de 30 días hábiles concedido a la opositora.
Mediante Resolución Nº 11978-2008/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de
2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el
registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Respecto a la notoriedad invocada por la opositora
- Si bien la opositora argumenta que su marca registrada BIC es
notoriamente conocida, no ha demostrado que dicha marca goce de
dicha calidad, razón por la cual no resulta merecedora de la
protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos
distintivos, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en el
artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, resultando infundado dicho
extremo de la oposición.
(ii) Evaluación del riesgo de confusión.
- Con relación al producto que pretende distinguir el signo solicitado y
los productos que distinguen las marcas registradas a favor de la
opositora
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- La opositora alegó que el signo solicitado BIC resulta confundible
con sus marcas registradas BIC y logotipo (Certificado Nº 26687),
BIC (Certificado Nº 33745), BIC y logotipo (Certificado Nº 21867) y
BIC y logotipo (Certificado Nº 42317).
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la
clase 12 de la Nomenclatura Oficial y los que distingue la marca
registrada BIC y logotipo (Certificado Nº 21867) en la clase 8 de
la Nomenclatura Oficial, no guardan vinculación entre sí, ya que
cada uno es expendido en establecimientos especializados y son
ubicados en un área debidamente diferenciada de las demás.
Además, las empresas que fabrican tales productos no son las
mismas y no compiten en el mismo segmento del mercado.
- Asimismo, los productos que pretende distinguir el signo solicitado
en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial y los que distingue la
marca registrada BIC (Certificado Nº 33745) en la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial, no guardan vinculación entre sí ya que las
bicicletas que pretende distinguir el signo solicitado tienen como
finalidad la movilización y son expendidas en establecimientos
especializados; mientras que los productos de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial que distingue la marca registrada tienen
como finalidad su utilización para la enseñanza. Además, las
empresas que fabrican los productos antes referidos no son las
mismas y no compiten en el mismo segmento del mercado.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la
clase 12 de la Nomenclatura Oficial y los que distingue la marca
registrada BIC y logotipo (Certificado Nº 26687) en la clase 16 de
la Nomenclatura Oficial, no guardan vinculación entre sí ya que
las bicicletas que pretende distinguir el signo solicitado tienen
como finalidad la movilización y son expendidas en
establecimientos especializados, en cambio los productos de la
clase 16 que distingue la marca registrada, están referidos
principalmente al papel y a artículos de oficina, los cuales también
son expendidos en establecimientos especializados. Además, las
empresas que fabrican los productos antes referidos no son las
mismas y no compiten en el mismo segmento del mercado.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la
clase 12 de la Nomenclatura Oficial y los que distingue la marca
registrada BIC y logotipo (Certificado Nº 42317) en la clase 34 de
la Nomenclatura Oficial, no guardan vinculación entre sí ya que
cada uno es expendido en establecimientos especializados y son
ubicados en un área debidamente diferenciada de las demás.
Además, las empresas que fabrican tales productos no son las
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