Sentencia nº 000702-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 30 de Marzo de 2009
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 287425-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0702-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°287425-2006
1-16
ACCIONANTE : SHERFARMA S.A.C.
EMPLAZADA : UNIÓN FARMACEÚTICA NACIONAL S.R.L.
Nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la
Decisión 486 –Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, treinta de marzo de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de agosto de 2006, Sherfarma S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad del
registro de la marca HEPANATUR, inscrita bajo Certificado Nº 73863, a favor de
Unión Farmacéutica Nacional S.R.L. (Perú), para distinguir productos de la clase 5
de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto HIGANATUR (Certificado Nº 44044),
registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El otorgamiento de la marca cuya nulidad se pretende se produjo en
plena vigencia de su marca de producto HIGANATUR, la misma que ya
existía en el mercado farmacéutico nacional desde el año 1998, alcanzando
rápidamente reconocimiento en el mercado de productos
hepatoproctetores (productos para el tratamiento de afecciones al
hígado)
(iii) El registro de la marca HEPANATUR fue otorgado en contravención a lo
establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, ya que los
signos son semejantes al grado de generar confusión en el consumidor y
los productos que distingue la marca materia de nulidad son los mismos
que los identificados con su marca registrada.
(iv) La confusión entre los signos se produce toda vez que comparten las
partículas HIGA y HEPA que aluden directamente al hígado, en la medida
que la partícula HIGA es un apócope del término hígado, mientras que la
partícula HEPA es usada por diversa terminología médica para referirse a
enfermedades relacionadas con el hígado y la ciencia que la estudia, lo
que aunado que ambos signos comparten de manera idéntica la partícula
NATUR induce a error o confusión a los consumidores.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 3 de noviembre de 2006, Unión Farmacéutica Nacional S.R.L. (Perú)
absolvió el traslado de la acción manifestando lo siguiente:
(i) Antes de concederse el registro de la marca HEPANATUR, la Oficina de
Signos Distintivos realizó el examen de fondo de la solicitud,
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0702-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°287425-2006
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considerando que la marca HIGANATUR de la accionante no generaba
confusión o asociación con su marca registrada HEPANATUR.
(ii) La accionante habiendo tenido los plazos legales contemplados en la ley
para presentar oposición y hacer valer sus derechos, no actuó
diligentemente y ahora pretende subsanar dicha actuación mediante la
presente acción de nulidad.
(iii) El prefijo HIGA de la marca de la accionante es el apócope del término
hígado y como tal es frecuentemente usado en diversas marcas
registradas a favor de diferentes titulares, por lo cual es imposible su
apropiación por una sola persona; lo mismo sucede con el término NATUR
que proviene de naturaleza y es conocida por el público consumidor al
cual van dirigidos los productos, razón por la cual la marca HIGANATUR,
al estar constituida por dos términos frecuentes para los productos que
distingue, deberá ser considerada un signo débil, y por ello su titular no
podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que
contengan dichos términos siempre que presenten otros elementos en su
conformación que les otorguen la suficiente eficacia distintiva.
(iv) En el caso de la marca materia de nulidad HEPANATUR, la partícula
HEPA sólo evocará algún concepto concreto en algunos consumidores
como médicos o visitadores clínicos, ya que no es un término común para la
mayoría de los consumidores.
(v) El producto que identifica la marca registrada HIGANATUR se vende
“bajo receta médica” ya que se trata de productos que contienen
silimarina 100 mg, la cual podría causar algún efecto secundario; mientras
que el producto que identifica la marca materia de nulidad HEPANATUR,
por ser natural, no requiere de dicha condición por no tener efectos
secundarios; asimismo, los canales de distribución son diferentes.
(vi) Aun cuando los signos comparten el término NATUR la presencia del
término HEPA en la marca materia de nulidad determina que su impresión
sonora sea diferente al de la marca registrada HIGANATUR.
(vii) La resolución adjuntada por la accionante no resulta de aplicación al
presente caso pues está referida a marcas compuestas por el término
BIONTA, el cual es un sufijo de fantasía registrado a favor de Merck
KGAA, mientras que las marcas materia del presente procedimiento
comparten el término NATUR, el cual conforme lo expresa la mencionada
resolución “… es un vocablo de naturaleza descriptiva y de uso común en
la clase 5, cuya función es indicar si un producto farmacéutico o de uso
médico no ha sido fabricado en base a sustancias artificiales…”.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó medios
probatorios destinados a acreditar sus argumentos.
Mediante Resolución N° 11524-2008/OSD-INDECOPI de fecha 20 de junio de
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