Sentencia nº 001431-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Octubre de 2001
| Fecha de Resolución | 19 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 102367-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1431-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 102367-2000
1-16
SOLICITANTE : METRO INTERNATIONAL S.A.
OPOSITORA : HIPERMERCADOS METRO S.A.
Riesgo de confusión entre una marca de servicio y un nombre comercial:
Inexistencia - Signo engañoso - Convenio de París - Nuevas pretensiones en
Segunda Instancia
Lima, diecinueve de octubre de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de marzo del 2000, Metro International S.A. (Luxemburgo) solicitó el
registro de la marca de servicio METRO para distinguir telecomunicaciones de la clase
38 de la Nomenclatura Oficial, reivindicando prioridad en base a la solicitud de registro
N° 00-01952, presentada en Suecia el 9 de marzo del 2000.
Con fecha 3 de octubre del 2000, Hipermercados Metro S.A. (Perú) formuló
observación manifestando ser titular del nombre comercial METRO y logotipo que
distingue su actividad económica en relación con productos y servicios de las clases
16, 38 y 42 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que el nombre comercial METRO se
publicita en la parte inferior del lema comercial "PRECIOS BAJOS…. SIEMPRE" y
en la página web del grupo E. Wong (clase 38), en las bolsas para empaque a los
clientes (clase 16), y en la comercialización de equipos de cómputo y vinculados a la
telefonía (clase 42). Sostuvo que el 10 de junio de 1996, Erasmo Wong Lu Vega
celebró un contrato de licencia de uso exclusivo con Hipermercados Chorrillos S.A.,
hoy Hipermercados Metro S.A., por el cual se reconocía que Hipermercados
Chorrillos S.A. venía utilizando el nombre comercial METRO desde el 23 de junio de
1994. Indicó que los signos en cuestión son fonética y ortográficamente confundibles
debido a que en ambos predomina la expresión METRO, lo cual inducirá al
consumidor a asociar los servicios de la solicitante con el grupo empresarial al que
pertenecen Erasmo Wong Lu Vega y su licenciataria. Invocó los artículos 82 inciso h)
y 83 incisos a) y b) de la Decisión 344. Posteriormente, adjuntó documentos con el
fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 2 de noviembre del 2000, Metro International S.A. absolvió el traslado de
la observación manifestando que no está acreditado que el uso de la denominación
METRO, por parte de la empresa opositora, esté referido a las clases 16, 38 y 42 de
la Nomenclatura Oficial. En todo caso, el supuesto uso en relación con productos y
servicios de dichas clases no impediría el registro del signo solicitado, al ser distintos
al servicio de telecomunicación. Además, dicho uso probablemente se referiría
únicamente a la ciudad de Lima (y/o sus alrededores), por lo que el derecho del
observante sobre dicho signo se limitaría a Lima y no podría oponerse al registro y
uso de una marca a nivel nacional. Indicó que existe diferencia entre el signo
solicitado METRO y la marca registrada LA GRANJITA METRO y diseño, así como
entre el signo solicitado y la marca mixta METRO. Advirtió que la presente
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observación está basada en marcas que distinguen productos de la clase 16 y
servicios de la clase 35, es decir, en diferentes clases a la solicitada, y en relación
con productos y servicios no vinculados. De otro lado, mencionó que en la clase 38
de la Nomenclatura Oficial coexisten marcas compuestas por la expresión METRO,
tales como: METROMEDIA INTERNATIONAL, METRONET,
METROXMETRO.COM, METROMEDIA. Adjuntó copia de resoluciones que
consideró aplicables al caso.
Con fecha 27 de diciembre del 2000, Hipermercados Metro S.A. señaló que el hecho
de que Metro International S.A. haya solicitado el registro del signo METRO en
distintas clases de la Nomenclatura Oficial (9, 16, 35, 38, 41), determina que
desarrollará en el país actividades que se confundirán con las que Hipermercados
Metro S.A. viene realizando desde 1992. Invocó el artículo 136 incisos a) y b) de la
Decisión 486. Indicó que la expresión LA GRANJITA de la marca registrada es
genérica, por lo que es la denominación METRO la que predomina. Indicó que los
productos de la clase 16 y los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial se
vinculan con los servicios de la clase 38, en virtud de que existe pleno conocimiento
de que la nueva tecnología de la información (Internet) viabiliza el comercio
electrónico de bienes y servicios. Expresó que las diferentes marcas mencionadas
por la solicitante que contienen el término METRO están acompañadas de otros
sufijos y denominaciones lo suficientemente distintivas como para producir confusión
en el consumidor, con excepción de la marca (debió decir signo solicitado)
METROXMETRO.COM frente a la cual ha formulado oposición. Posteriormente,
refirió que las tiendas METRO y E. WONG son conocidas en el Perú, por lo que
existe conocimiento del signo distintivo METRO y de la familia de marcas de Erasmo
Wong Lu Vega. Invocó la aplicación de los artículos 6bis y 6quinquies del Convenio
de París. Adjuntó documentos para acreditar lo expuesto.
Con fecha 5 de enero del 2001, Metro International S.A. señaló que las facturas y
recibos presentados sólo demuestran que Hipermercados Metro S.A. ha utilizado la
palabra METRO para la venta de una tarjeta de telefónica y diversos artículos de
escritorio. En todo caso, el uso de la marca/nombre comercial METRO estaría
referido a la venta de productos o mercancías concretas, las cuales difieren de los
servicios de telecomunicaciones que se pretende distinguir con el signo solicitado,
precisando que la observante se dedica únicamente a la venta de abarrotes.
Mediante Resolución Nº 5172-2001/OSD-INDECOPI de fecha 21 de mayo del 2001,
la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro
solicitado. Consideró lo siguiente:
− Dado que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 4 del
Convenio de París, literal A numeral 1 y literal C numeral 1, para efectos de
reivindicar una solicitud extranjera, la fecha que corresponde a la presente
solicitud es el 9 de marzo del 2000, fecha en que fue depositada en Suecia.
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