Sentencia nº 001400-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 21 de Junio de 2010
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 400525-2009/ |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1400-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 400525-2009
Incidente
1-32
ACCIONANTE : TORTAS LUCAS & LUCAS EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – TORTAS LUCAS & LUCAS
E.I.R.L. (antes Tortas Lucas & Lucas Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada – Tortas Lucas & Lucas S.R.L.)
EMPLAZADA : GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.
Apelación de medida cautelar dictada por la Primera Instancia: Fundada
Lima, veintiuno de junio de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de setiembre de 2009, Tortas Lucas & Lucas Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada – Tortas Lucas & Lucas S.R.L. (Perú) interpuso
acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de
competencia desleal en las modalidades de confusión, imitación, explotación
de la reputación ajena, violación de normas y copia no autorizada, contra
Global Alimentos S.A.C. y quienes resulten responsables, manifestando lo
siguiente:
- Es titular del nombre comercial LUCAS (debió decir TORTAS LUCAS
.DESDE 1982. y figura) (Certificado Nº 3828), que identifica actividades
económicas relacionadas con la prestación de servicios de cafetería y
pastelería, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- Es una reconocida empresa peruana dedicada a la fabricación,
comercialización y distribución de tortas, pasteles, dulces, caramelos,
confitería, entre otros productos y servicios relacionados con los alimentos,
bebidas, restaurante, cafetería, etc.; siendo que goza de amplia experiencia
y reconocimiento por parte de los consumidores.
- Las solicitudes de registro de marcas de producto presentadas por su
empresa, así como sus nombres comerciales, se encuentran en pleno uso y
son de apreciable reconocimiento por parte de los consumidores nacionales,
ocupando un lugar de preferencia entre los consumidores de todas las
edades.
- Su empresa emplea en el mercado nacional, desde hace varios años, una
particular presentación y diseño de sus etiquetas en sus diversos productos
y servicios, donde obviamente resalta la denominación LUCAS, la cual es
asociada a su empresa.
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- La emplazada tiene pleno conocimiento de la existencia de su signo
distintivo LUCAS y viene utilizando indebidamente y sin su consentimiento
dicho término, conforme consta de los envases que adjunta y que fueron
adquiridos en las tiendas Wong y Plaza Vea.
- La intención de la emplazada es la de generar confusión en los
consumidores, además de consolidar una deslealtad comercial como
consecuencia de un acto de imitación de sus productos y/o servicios. Ello,
con el fin de aprovecharse indebidamente de la reputación y el prestigio
generado por su empresa, a lo largo de años de presencia en el mercado
peruano.
- La imagen de su empresa no puede verse dañada por terceros ni
aprovechada por quienes de ninguna manera han sido partícipes del
prestigio y buena imagen (good will) de su empresa.
- Su empresa tiene legítimo interés para interponer la presente acción, toda
vez que ello está debidamente acreditado con la titularidad que ostenta en
torno al registro de la marca LUCAS (debió decir TORTAS LUCAS .DESDE
1982. y figura); además, se encuentran en trámite dos solicitudes de registro
presentadas por su empresa.
- La infracción cometida carece manifiestamente de buena fe, ya que resulta
evidente la imitación de su “trade dress” y/o de su “comercial impression”,
del cual viene siendo víctima, por parte de quien lo único que le interesa es
utilizar de manera desleal el signo LUCAS.
- Los actos desleales que se generarán son los de confusión, imitación,
explotación de la reputación ajena, violación de normas y copia no
autorizada; todos ellos contemplados en los artículos 8, 13, 14, 17 y 19 de la
Ley 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.
- Los actos de competencia desleal en las modalidades antes descritas,
limitarían su derecho de exclusiva en torno a la denominación LUCAS,
privaría a su empresa de acceder al legítimo uso del diseño de la etiqueta
LUCAS que viene empleando desde hace varios años, y además, induciría a
error a los consumidores, debido a la evidente similitud, no sólo de los
elementos gráficos utilizados, sino también de los demás elementos
denominativos; todo lo cual, devendría en la ilicitud del daño concurrencial
que la empresa emplazada le está generando.
- Su nombre comercial registrado, así como sus solicitudes de registro aún en
trámite y sus nombres comerciales no registrados, tanto en la clase 30 como
en la 43 de la Nomenclatura Oficial, deben prevalecer sobre la infracción
cometida por la emplazada, dado que no se puede alegar desconocimiento
de la existencia previa de sus signos, los mismos que se emplean en el
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mercado, desde hace varios años, más aún si se tiene en cuenta que se le
curso carta notarial advirtiéndole oportunamente de esta ilegalidad.
- El perjuicio que la conducta de la emplazada le genera se sustenta en la
competencia obstruccionista que ésta viene generando con sus actos de
imitación sistemática.
- El acto de confusión se presentará por la indebida asociación que harán los
consumidores respecto al origen empresarial de los productos provenientes
de dos empresas diferentes, pero que se presentan como provenientes de la
misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o con algún
otro tipo de vinculación.
- La Autoridad Administrativa debe requerir a la empresa emplazada que
respete la carga legal de diferenciación que le impone el derecho de la leal
competencia; en ese sentido, la emplazada debería introducir en el diseño
de su etiqueta, los elementos necesarios que eviten que se produzca la
confusión que se viene produciendo entre los productos de su empresa y los
de la emplazada.
- Si bien la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce el derecho a imitar
como manifestación de la libertad de iniciativa en materia económica, debe
tenerse en cuenta que dicho derecho no es absoluto. Por el contrario, se
encuentra limitado, por un lado, por los derechos de Propiedad Industrial
(marcas y patentes) y, por otro lado, por el deber de diferenciación que se
exige a los proveedores.
- En el caso concreto, se encuentra debidamente acreditado que la
emplazada carece de buena fe, no sólo por la imitación que viene
efectuando de sus signos distintivos; sino, además, por la forma en que
viene procediendo con la deliberada intención de aprovecharse
indebidamente de la reputación ajena a través de actos de confusión y de
imitación sistemática de las presentaciones ajenas y sin previa autorización
de la titular; motivo por el cual, resulta de aplicación lo establecido en el
artículo 155 incisos c) y d) de la Decisión 486.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto. Asimismo,
solicitó lo siguiente:
(i) Se dicten las siguientes medidas cautelares: i) cese inmediato y la
prohibición del uso del signo LUCAS y cualquier otro que resulte similar
a éste; ii) comiso, incautación y destrucción de productos,
documentación y/o material publicitario o análogos, materia de la
presente acción; iii) inscripción en el padrón oficial de infractores a la
empresa emplazada o a quien resulte responsable; iv) se disponga la
exhibición de los libros de la emplazada, de compra y venta, de insumos
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