Sentencia nº 001402-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 21 de Junio de 2010
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 294629-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1402-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 294629-2006
1-46
SOLICITANTE : MICHELL & CIA, S.A.
OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
Notoriedad de una marca: Acreditada – Aplicación del artículo 136 inciso
h) de la Decisión 486 – Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de las clases 23 y 32 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veintiuno de junio de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de octubre de 2006, Michell & Cía, S.A. (Perú) solicitó el registro
de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura
estilizada de una mujer peinada con trenzas y vestida con traje típico de la
sierra peruana (polleras en colores rojo con bordado blanco, azul, verde y
amarillo; sombrero típico en colores rojo, blanco, azul, verde y amarillo; y ojotas
amarradas como si fueran coturnos), bajo la cual se encuentra la denominación
CUSQUEÑITA escrita en letras características en combinación de colores
amarillo y negro; conforme al modelo, para distinguir hilos e hilados, de la clase
23 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 22 de febrero de 2007, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A (Perú) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo
siguiente:
- Su empresa es titular de la marca de producto CUSQUEÑA, la cual se
encuentra en el mercado nacional desde hace varias décadas, para
identificar productos comprendidos dentro de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial. En ese sentido, es posible advertir que su empresa cuenta con
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diversas marcas que incluyen en su conformación la denominación
CUSQUEÑA en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, tales como:
CUSQUEÑA ICE (Certificado Nº 42965), CUSQUEÑA CERVEZA ICE
PREMIUM y logotipo (Certificado Nº 42966), CUSQUEÑA CERVEZA y figura
(Certificado Nº 50376), CUSQUEÑA SWEET STOUT (Certificado Nº 57683),
CUSQUEÑA (Certificado Nº 7010), CERVEZA CUSQUEÑA PREMIUM
PERUVIAN BEER y etiqueta (Certificado Nº 101679), CUSQUEÑA
PREMIUM (Certificado Nº 17451), CUSQUEÑA GOLD (Certificado Nº
116240), CUSQUEÑA SUPERIOR (Certificado Nº 116420) y CUSQUEÑA
ORO (Certificado Nº 116239). Adicionalmente, es titular de las marcas
CUSQUEÑA (Certificados Nº 79964 (debió decir Nº 27964), Nº 105953, Nº
105954 y Nº 19430) y TEAM CUSQUEÑA (Certificado Nº 28854), que
distinguen productos y/o servicios de las clases 16, 21, 25 y 42 de la
Nomenclatura Oficial (según sea el caso).
- Su empresa, además, es titular de marcas que incluyen en su conformación
la denominación CUSQUEÑA, para distinguir productos comprendidos
dentro de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, las cuales se encuentran
registradas en diversos países del mundo, tales como: Chile, Estados
Unidos de América, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, México y Brasil,
así como en la Unión Europea. Cabe precisar que si bien, a la fecha, dichas
marcas se encuentran inscritas a favor de Compañía Cervecera del Sur del
Perú S.A., debe tenerse en cuenta que a partir del 31 de diciembre de 2006,
dicha empresa fue absorbida por su empresa, conforme se acredita con la
copia de la Boleta Notarial de Fusión de Sociedades, Reducción de Capital y
Modificación de Estatutos, que adjunta.
- El carácter notorio de su marca CUSQUEÑA es indiscutible, ya que el
conocimiento de la misma no se circunscribe a un sector determinado, sino a
la generalidad del público.
- Desde hace varias décadas, su empresa ha producido y vendido la marca
CUSQUEÑA, convirtiéndose en el transcurso de los años en una de las
marcas de cerveza más vendidas del país.
- El uso de su marca CUSQUEÑA no sólo ha sido constante, sino que la
inversión publicitaria ha sido altísima, constituyéndose en una de las marcas
con mayor inversión publicitaria en el medio.
- Las ventas de su cerveza CUSQUEÑA se realizan en todo el territorio
nacional, siendo líder en los departamentos del Sur Grande. Adicionalmente,
su cerveza es exportada a Chile, Reino Unido, Estados Unidos, España,
Italia, Japón, Suiza, Suecia, Costa Rica, Canadá y Honduras; siendo que
durante el año 2006, la exportación de la cerveza CUSQUEÑA fue de 486,
308 hectrolitros.
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- La difusión de la marca CUSQUEÑA ha sido y es de tal magnitud, que el
nivel de reconocimiento por parte de los consumidores es absoluto, a tal
punto que es una de las marcas más notorias de todos los productos que se
comercializan en el país.
- Para la promoción de sus marcas, su empresa ha empleado diversas
estrategias de marketing promocional, ofreciéndose diferentes productos
publicitarios como prendas de vestir, lapiceros, encendedores, ceniceros,
entre otros.
- Respecto al alcance de la protección que merecen las marcas notorias, el
Tribunal Andino ha establecido respecto a las prohibiciones de registro, que
las mismas deben ser aplicadas con independencia de la clase, tanto en los
casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o
servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos
en los que se destine a productos o servicios distintos.
- El elemento denominativo que forma parte del signo solicitado
(CUSQUEÑITA) constituye el término diminutivo de su marca CUSQUEÑA,
lo cual es un evidente caso de imitación, en la medida que ambos signos
producen en el consumidor medio una impresión visual y auditiva similar.
- Su marca CUSQUEÑA es merecedora de protección del fenómeno de
dilución, debido a que de accederse al registro de marcas idénticas o
similares – aun cuando distingan productos o servicios distintos, como
ocurre con el signo solicitado a registro – corre el riesgo de diluirse, de
perder la mayor parte de su magia y su poder de atracción.
- Invocó la aplicación de lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la
Decisión 486.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto.
Con fecha 11 de abril de 2007, Michell & Cía, S.A. absolvió el traslado de la
oposición formulada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston
S.A.A señalando que:
- El signo solicitado CUSQUEÑITA y logotipo no nace como una copia de la
marca registrada, sino en razón de una circunstancia distinta.
- Su empresa es titular de la marca INDIECITA (Certificado Nº 59836), que
distingue productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, la cual está
destinada a consumidores extranjeros que vacacionan en los departamentos
de Cusco y Puno.
- El concepto que pretende transmitir la marca INDIECITA es la de ser un
producto autóctono de la sierra del sur del Perú. En ese contexto, es que
surge la idea de la marca CUSQUEÑITA y logotipo, para ser utilizada como
una suerte de complemento de la marca INDIECITA, a efectos de que su
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