Sentencia nº 000852-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 23 de Septiembre de 2004
| Fecha de Resolución | 23 de Septiembre de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 171107-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0852-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 171107-2003
1-22
ACCIONANTE : ORIFLAME COSMETICS S.A.
EMPLAZADA : EBEL INTERNATIONAL LIMITED
Nulidad de registro de marca por mala fe: Inexistencia
Lima, veintitrés de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de enero del 2003, Oriflame Cosmetics S.A. (Luxemburgo) solicitó la
nulidad del registro de la marca BELCORP BELIEVE, inscrita a favor de Ebel
International Limited, bajo certificado N° 81809, para distinguir productos de la clase 3
de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Oriflame Cosmetics S.A. y Ebel International Limited son competidores directos
en el Perú, siendo empresas dedicadas a la fabricación de productos de
perfumería y cosméticos, los cuales se comercializan a través del sistema de
venta por catálogos.
(ii) El 6 de abril del 2001 solicitó en Rusia, por intermedio de una subsidiaria
(Oriflame Cosmetics Limited), el registro de la marca de producto BELIEVE para
distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que ha
sido concedido con fecha 21 de octubre del 2002, encontrándose en proceso de
transferir dicha marca a su favor.
(iii) El 31 de marzo del 2002 lanzó su producto BELIEVE en diversos países del
mundo, y en Perú lo hizo el 30 de setiembre del 2002. Sin embargo, la
comercialización de su producto se interrumpió debido a la denuncia por
supuesta infracción a los derechos de propiedad industrial sobre la marca
BELCORP BELIEVE, interpuesta por Ebel International Limited, bajo expediente
N° 166411-2002.
(iv) Ebel International Limited solicitó el registro de la marca BELCORP BELIEVE
pocos días después del lanzamiento de su producto BELIEVE en diversos países
del mundo.
(v) Inmediatamente después que Ebel International Limited obtuvo el registro de la
marca BELCORP BELIEVE, solicitó el registro de la marca BELIEVE, la misma
que actualmente se encuentra en trámite bajo expediente N° 159589-2002.
(vi) En setiembre del 2002, Ebel International Limited (a través de Productos Favel
S.A. y Cetco S.A.) lanzó al mercado nacional el producto BELIEVE y no
BELCORP BELIEVE.
(vii) La denominación BELIEVE constituye una denominación de fantasía con relación
a productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0852-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 171107-2003
2-22
(viii) Ebel International Limited es una empresa dedicada al registro de marcas propias
y ajenas, para distinguir productos de perfumería y cosméticos, siendo titular de
las siguientes marcas: BOHEME, D’ ORSAY, PARADOX, SATINE, SPA de
EBEL, TEMPORA T, las cuales se encuentran registradas en el extranjero a
favor de terceros.
(ix) Por todo lo expuesto, la marca BELCORP BELIEVE es nula en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 184 del Decreto Legislativo 823, por cuanto Ebel
International Limited conoció del lanzamiento del producto BELIEVE de su
empresa e inmediatamente procedió a solicitar su registro en el Perú.
(x) Asimismo, Ebel International Limited obtuvo el registro de la marca BELCORP
BELIEVE de mala fe, por lo que la marca también es nula por mandato del
artículo 181 inciso c) del Decreto Legislativo 823.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.
Con fecha 7 de abril del 2003, Ebel International Limited (Bermuda) absolvió el
traslado de la nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Ebel International Limited más que una simple competidora es una empresa
líder en el mercado de cosméticos y fragancias en toda Latinoamérica, siendo
su marca principal EBEL, la cual es una marca líder en el Perú.
(ii) Es falso que su empresa posea registradas en Perú varias marcas que han
sido inscritas a favor de terceros en distintos países del mundo, por cuanto
dichas marcas no constituyen marcas de fantasía atribuibles a un único titular.
Así, las marcas registradas BOHEME, PARADOX y SATINE (de origen
francés) significan bohemia, paradoja y lustroso. En cuanto a la marca
D’ORSAY éste es el nombre de un conocido museo francés; la denominación
SPA es comúnmente utilizada para distinguir centros de estética o de belleza;
y TEMPORA no es difícil suponer que hace alusión al tiempo o a algo
temporal.
(iii) Su empresa cumplió con realizar en su oportunidad y en forma diligente, las
investigaciones pertinentes con el fin de acceder al registro de las
mencionadas marcas, prueba de ello lo constituyen las comunicaciones
cursadas a sus agentes de marcas solicitándoles que realicen las búsquedas
preliminares y oficiales para el registro de los signos en cuestión. Por lo tanto,
no ha existido apropiación de marcas como lo ha señalado la accionante.
(iv) Oriflame Cosmetics S.A. se basa en suposiciones para determinar que su
empresa conocía o debía conocer la solicitud de registro de la marca
BELIEVE en Rusia. El conocimiento de dicha solicitud es un hecho incidental.
(v) Si la accionante obtuvo el registro de la marca BELIEVE en Rusia deberá
circunscribir su protección a dicho territorio, y no pretender abarcar el derecho
de exclusiva sobre dicha marca en el Perú. Lo contrario sería desconocer el
principio de territorialidad.
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