Sentencia nº 001414-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 18 de Octubre de 2001
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9977296-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1414-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9977296
1-24
SOLICITANTE : TRIPLE A RENT A CAR S.A.C.
OPOSITORA : AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION INC.
Notoriedad de la marca de la opositora: No acreditada – Riesgo de confusión
entre signos que distinguen servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial:
Existencia - Mala fe de la solicitante del registro
Lima, dieciocho de octubre de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de enero de 1999, Agrupación de Asistencia al Automovilista S.A.
(Perú), representada por Pilar Gabriela Segura Cuentas, solicitó el registro de la marca
de servicio AAA, para distinguir servicios de alquiler de vehículos y agencias de viajes
y turismo, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 14 de enero de 1999, Triple A Rent a Car S.A.C. (Perú), representada por
Pilar Gabriela Segura Cuentas y, posteriormente, por César Guillermo Díaz Felman,
manifestó que en la solicitud de registro de fecha 13 de enero de 1999, se consignó
por error como solicitante a la empresa Agrupación de Asistencia al Automovilista S.A.
debiendo tenerse como solicitante a Triple A Rent a Car S.A.C.
Con fecha 15 de abril de 1999, American Automobile Association Inc. (Estados Unidos
de América) formuló observación manifestando tener solicitudes prioritarias en el Perú
de las marcas AAA y AAA y logotipo, para distinguir servicios de las clases 36, 37, 39
(tramitadas bajo los expedientes Nos. 220805 y 220467), 41 y 42 de la Nomenclatura
Oficial. Asimismo, manifestó ser titular de la marca AAA y logotipo registrada en los
Estados Unidos de América desde el año 1951, para distinguir servicios de la clase 39
de la Nomenclatura Oficial, conforme consta del certificado que adjunta. Indicó que los
signos en cuestión son confundibles entre sí en el aspecto gráfico y fonético, puesto
que el signo solicitado reproduce de modo exacto a la marca solicitada con
anterioridad (bajo expediente N° 220805), además de identificar servicios de la misma
clase y naturaleza, lo cual induciría a error al público consumidor, quien creería que se
trata de servicios distinguidos con la misma marca, o que existe alguna vinculación con
la solicitante, como la que mantiene su entidad con el Touring Automóvil Club del Perú.
Señaló que el socio mayoritario y presidente del Directorio de la firma solicitante,
Manuel Eduardo San Martín González del Riego (también socio mayoritario y
Presidente del Directorio de la firma Agrupación de Asistencia al Automovilista S.A.)
fue titular de las marcas AAA y TRIPLE A, las cuales fueron declaradas nulas
mediante la Resolución N° 491-93-INDECOPI/OSD, de fecha 16 de junio de 1993, al
haberse acreditado la mala fe de dicha persona, quién las registró teniendo
conocimiento previo de la existencia de la marca AAA y logotipo, registrada a su favor
en los Estados Unidos de América para distinguir servicios de la clase 39 de la
Nomenclatura Oficial, evidenciándose su intención de aprovecharse del prestigio y
reputación de las mismas. Indicó que de los documentos que adjunta, se puede
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apreciar la vinculación comercial existente entre la firma solicitante Triple A Rent a Car
S.A.C., la firma Agrupación de Asistencia al Automovilista S.A. y el Sr. Eduardo San
Martín González del Riego. Agregó que las marcas AAA y AAA y logotipo (registrada
en los Estados Unidos de América), gozan de la calidad de notoriamente conocidas en
diversos países del mundo y que incluso fueron difundidas y publicitadas en el Perú a
través del Touring Automóvil Club del Perú con anterioridad al año 1992, ofreciendo
presentar posteriormente las pruebas que acreditan la notoriedad de su marca. Invocó
los artículos 82 inciso h) y 83 incisos a) y d) de la Decisión 344 y el Convenio de
Washington de 1929. Adjuntó diversas copias de Internet correspondientes a la página
web de su firma, asimismo presentó copia simple de las fichas registrales
correspondientes a las firmas Agrupación de Asistencia al Automovilista S.A.C. y Triple
A Rent a Car S.A.C. y de las Resoluciones Nos. 491-93-INDECOPI/OSD1 y 12892-96-
INDECOPI-OSD2.
Con fecha 4 de junio de 1999, Triple A Rent a Car S.A.C. absolvió el traslado de la
observación manifestando que debe tenerse en cuenta el principio de territorialidad, y
que, en virtud de éste, su signo solicitado AAA - el cual ha ganado reconocimiento a
nivel nacional - no puede ser observado en base a la marca de la observante, ya que
para ello ésta debería haber demostrado la notoriedad de su marca, lo cual no sucede,
puesto que las pruebas adjuntadas - consistentes en una página de American
Automobile Association - además de estar redactadas en idioma inglés, evidencian
que todos los servicios que se prestan con las siglas AAA se circunscriben únicamente
a los Estados Unidos de América y Canadá. Señaló que los signos AAA
AGRUPACIÓN DE ASISTENCIA AL AUTOMOVILISTA y logotipo y AAA se publicitan
y se han hecho conocidos en el mercado nacional conjuntamente con la frase RENT A
CAR, por lo que la generalidad de las personas que hacen uso de este servicio
relacionan al signo solicitado con la firma Triple A Rent a Car. Agregó que el derecho
prioritario que alega la observante se basa en una solicitud de registro para la clase 29
(debió decir 39) de la Nomenclatura Oficial – tramitada bajo el expediente N° 220805 -
no habiéndose especificado los servicios que distingue. Señaló que los servicios que
1 Recaída en el expediente N° 201361, mediante la cual la Oficina de Signos Distintivos resolvió acumular los
expedientes Nos. 201361 y 220095. Asimismo, declaró fundada la observación presentada por American
Automobile Association Inc. y denegó el registro como marca de servicio de la denominación AAA
caracterizada por estar encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contorno
según modelo, para distinguir transporte y depósito en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por
Eduardo San Martín González del Riego. De otro lado declaró nulos los certificados de registro Nos. 9791 y
9828, que corresponden a las marcas de servicio AAA y TRIPLE A, respectivamente, ambas registradas a favor
de Eduardo San Martín González del Riego, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de
la Nomenclatura Oficial.
2 Recaída también en los expedientes acumulados Nos. 201361, 220095 y 9604742 (al haberse declarado nula
por el Tribunal del INDECOPI la Resolución Nº 491-93-INDECOPI/OSD), en la que la Oficina de Signos
Distintivos declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por American Automobile Association Inc. de
Estados Unidos de América y, en consecuencia, declaró nulos los Certificados Nos. 9791 y 9828, que
corresponden a las marcas de servicio AAA y TRIPLE A, respectivamente, ambas registradas a favor de
Eduardo San Martín González del Riego, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la
Nomenclatura Oficial. Asimismo, declaró fundada la observación interpuesta por American Automoile
Association Inc. y denegó la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación AAA
caracterizada por estar encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contorno
según modelo, presentada por Eduardo San Martín González del Riego.
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