Sentencia nº 000325-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Abril de 2002
| Fecha de Resolución | 5 de Abril de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 124375-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 325-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 124375-2001
1-17
SOLICITANTE : COPETROL S.A.
OPONENTE : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATLAS S.A. DE C.V.
Mala fe que determina la pérdida del derecho de prelación - Aplicación del
artículo 137 de la Decisión 486
Lima, cinco de abril de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de marzo del 2001, Copetrol S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca
de producto GASAUTO para distinguir partes y accesorios automotrices, sistemas de
conversión, vehículos, repuestos, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 10 de julio del 2001, Servicios Administrativos Atlas S.A. de C.V. (México)
formuló oposición manifestando que es la empresa holding del Grupo Zeta, el cual
es líder en la distribución de gas licuado de petróleo, con más de 14% del mercado
mexicano y con operaciones en diversos países de América, entre los que se
encuentra actualmente el Perú. Indicó que el Grupo Zeta tiene como finalidad
impulsar un mayor crecimiento de mercado como proveedores de gas licuado de
petróleo para la industria, buscando sustituir otras fuentes de energía de
hidrocarburos por gas licuado de petróleo, precisando que una de las formas de
extensión del mercado es su utilización como carburante para las unidades
automotrices, uso que se logra siempre que las partes de un vehículo sean
adecuadas al empleo del gas, servicio que también brindan en talleres de
conversión. Señaló que en los países en los que ha instalado estaciones de
servicios, talleres de conversión y refaccionarias, se ha identificado dichos servicios
con la marca GASAUTO. Sostuvo que es titular en México de la marca GASAUTO
en la clase 25 (para distinguir vestidos y uniformes) y 39 (para distinguir servicios de
almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo) de la Nomenclatura
Oficial, y que en el Perú ha sido constituida la empresa Zeta Gas Andino S.A., parte
del Grupo Zeta, la que se dedica a la importación, almacenamiento, transporte,
envase, distribución y comercialización (al por mayor y menor), de gas licuado de
petróleo a granel o en cilindros. Asimismo señaló que se encuentra en proyecto el
establecimiento de estaciones de servicios, talleres de conversión y refaccionarias,
para lo cual pretende utilizar la marca GASAUTO, tal como viene siendo utilizada en
otros países por empresas del Grupo Zeta. Indicó que en febrero del año 2000, la
empresa Zeta Gas Andino S.A. celebró un contrato con la solicitante para la
instalación de equipos, suministro y comodato, a través del cual la primera
proporcionaría equipos en un gasocentro para ser operados y administrados por la
solicitante, y sería el único proveedor de gas licuado de petróleo, añadiendo que a la
fecha dicho contrato ha sido resuelto. Precisó que el ex-gerente de la empresa Zeta
Gas Andino S.A., Jorge del Castillo Pérez, laboró como Gerente de División de
Granel Carburación (departamento encargado de la implementación en el Perú de la
utilización del gas licuado de petróleo en las unidades automotrices), por lo que tenía
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 325-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 124375-2001
2-17
conocimiento de los proyectos que dicha empresa viene ejecutando en otros países
y piensa ejecutar en Perú; y que posteriormente ingresó a laborar a la empresa
Copetrol S.A. desempeñándose como Gerente de Proyectos. Por lo anterior asume
que fue dicha persona quien proporcionó a la empresa solicitante la marca
GASAUTO, para que sea ésta quien la registre ante la Oficina de Signos Distintivos
y así utilizarla en la comercialización de sus productos y/o servicios, evidenciando
con ello una actitud de mala fe. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso
de autos. Adjuntó documentación en calidad de medios probatorios. Posteriormente
comunicó que su empresa ha solicitado la marca de producto GASAUTO para
distinguir productos de las clases 4, 12 y 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitudes
de registro tramitadas ante la Oficina de Signos Distintivos bajo expedientes Nºs
131156-2001, 131157-2001 y 131158-2001.
Con fecha 13 de agosto del 2001, Copetrol S.A. absolvió el traslado de la oposición
manifestando que la oponente sustenta su oposición presentando argumentos que
carecen de sustento legal y técnico, además de carecer de elementos probatorios y
que el signo solicitado cumple con todos los requisitos de ley, por lo que debe
accederse a su registro. Señaló que la empresa Zeta Gas Andino S.A. no es titular
de la marca GASAUTO y logotipo (en las clases 25 y 39) en México, ni posee
licencia de uso, por lo que no basta meramente que la empresa oponente indique
que es la empresa holding de un grupo empresarial y que por tal afirmación o hecho
sea suficiente para que una empresa distinta al titular pueda usar y representar o
tener derechos sobre una marca, ni tampoco basta insertar una marca en internet
mediante una página web, ni es suficiente indicar que se tiene proyectado el
establecimiento de estaciones de servicio y talleres de conversión a fin de utilizar la
marca GASAUTO en Perú, para ostentar derechos, titularidad o licenciaturas sobre
marcas, toda vez que existe todo un ordenamiento legal para lograr tales fines.
Sostuvo que en la relación comercial entre Zeta Gas Andino S.A. y su empresa no
existe ninguna referencia a la marca GASAUTO, ya que dicho vínculo comercial se
refiere mayormente a instalación de equipos, suministro y comodato, por lo que mal
podría insinuarse que hubo plagio de marca o mala fe. Rechazó categóricamente la
posibilidad de que Jorge del Castillo Pérez pueda haber proporcionado a su empresa
la marca GASAUTO, ni mucho menos que haya existido mala fe de su parte al
solicitar el registro de dicho signo, por lo que la afirmación de la oponente respecto a
este punto resulta ser temeraria. Señaló que las pruebas aportadas por la oponente
demuestran que Jorge del Castillo Pérez laboró en Zeta Gas Andino S.A. hasta el
mes de abril del 2001, mientras que la presente solicitud de registro fue presentada
el 6 de marzo del 2001, fecha en que aún dicha persona no laboraba en su empresa,
por lo que mal podría afirmarse que su persona fuese el artífice del signo solicitado
en el caso de autos. Indicó que la marca registrada en México difiere del signo
solicitado, toda vez que la primera es un signo mixto compuesto por dos
denominaciones “gas” en letras minúsculas y “Auto” con la primera letra en
mayúscula; mientras que el signo solicitado es denominativo compuesto por un solo
término. Agregó que la marca gasAuto y logotipo fue registrada en México para fines
distintos al signo solicitado, por cuanto se trata de productos y servicios de diferentes
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba