Sentencia nº 000121-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 26 de Enero de 2009
| Fecha de Resolución | 26 de Enero de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 237512-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0121-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°237512-2005
1-32
SOLICITANTE : BANCO DEL TRABAJO
OPOSITORA : GRUPO APOYO S.A.
Notoriedad de la marca de la opositora: Acreditada – Riesgo de confusión
entre signo solicitado y marca notoria, que distinguen servicios de las
clases 35 y 36 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Aprovechamiento
de la reputación ajena: Existencia – Dilución: Existencia - Riesgo de
confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintiséis de enero de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 1 de abril de 2005, Banco del Trabajo (Perú) solicitó el registro de la
marca de servicio compuesta por el logotipo constituido por la denominación
PUNTO DE APOYO escrita en letras características, en fondo rojo y en el cual
se puede apreciar la palabra PUNTO en color anaranjado y los términos DE y
APOYO en color blanco; conforme al modelo, para distinguir servicios de
seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios,
negocios bancarios, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 9 de agosto de 2005, Grupo Apoyo S.A. (Perú) formuló oposición
manifestando lo siguiente:
(i) Es titular en Perú de las marcas APOYO y diseño, que distinguen
productos y servicios de distintas clases de la Nomenclatura Oficial, entre
ellas, la marca inscrita bajo Certificado Nº 8535, que distingue servicios de
la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Su marca APOYO y diseño es notoriamente conocida, tal y como lo ha
reconocido la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad
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Intelectual del INDECOPI, mediante Resoluciones Nº 005492-2002/OSD-
INDECOPI y Nº 1046-2002/TPI-INDECOPI, respectivamente, recaídas en
el Expediente Nº 104558-2000. Asimismo, la notoriedad de su marca ha
sido confirmada mediante Resolución Nº 008262-2004/OSD-INDECOPI,
recaída en el Expediente Nº 167443-2002.
(iii) El signo solicitado constituye una trascripción parcial de su marca
notoriamente conocida, toda vez que reproduce la denominación APOYO,
la cual constituye el único elemento denominativo de su marca
notoriamente conocida.
(iv) El registro de la marca APOYO a nombre de otra empresa, para distinguir
servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, enturbiará la
asociación mental que genera su marca notoria en el mercado, lo cual
implicará un debilitamiento de su fuerza distintiva, dada la identidad de los
signos y la cercanía competitiva entre los servicios que distinguen.
(v) A diferencia de otros signos que contienen la denominación APOYO, el
signo solicitado está conformado por la denominación PUNTO DE, la
misma que se encuentra dentro de un cuadrado con fondo rojo, siendo
tales elementos irrelevantes para establecer una diferenciación frente a su
marca, porque la frase DE APOYO se encuentra separada del término
PUNTO, en color distinto, lo que la hace resaltar en el conjunto y
constituye un indicativo adicional de que PUNTO sería un nuevo producto
DE APOYO.
(vi) Si bien el elemento figurativo no es el mismo, la combinación de colores
que presentan los signos es muy similar, ya que el signo solicitado utiliza
los colores blanco y rojo, los cuales también conforman su marca.
Adjuntó documentos para acreditar lo expuesto. Adjuntó jurisprudencia.
Con fecha 4 de octubre de 2005, Banco del Trabajo absolvió el traslado de la
oposición manifestando lo siguiente:
(i) La coincidencia de un vocablo o término no determina que los signos sean
confundibles, sino que debe atenderse a la impresión de conjunto, la cual
permite diferenciar a los signos.
(ii) De acuerdo con una de las resoluciones citadas por la opositora, la
notoriedad de su marca es con relación a servicios de estudios de opinión
pública e investigaciones de mercado, de la clase 35 de la Nomenclatura
Oficial. En dicha clase existen registradas, a nombre de titulares distintos,
varias marcas con el término APOYO, tal como la marca PUNTO DE
APOYO (de Dirección y Evaluación Financiera de Empresas S.A.), la cual
coexiste con las marcas de Grupo Apoyo S.A.
(iii) La marca APOYO no es de fantasía, sino una palabra del acervo común,
por lo que debe aceptarse su coexistencia con marcas de distintos
titulares, registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
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Con fecha 11 de setiembre de 2007, Grupo Apoyo S.A. adjuntó medios
probatorios.
Mediante proveído de fecha 12 de setiembre de 2007, la Oficina de Signos
Distintivos - a solicitud de la opositora - declaró confidenciales algunas de las
pruebas presentadas por Grupo Apoyo S.A. (la Encuesta de Imagen de
Empresas realizada por INNOVA-PUCP y la relación de las empresas y los
ejecutivos a los que se realizó dicha encuesta).
Mediante Resolución N° 9648-2008/OSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo de
2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el
registro solicitado.
Respecto a la notoriedad, consideró lo siguiente:
(i) Pese al carácter dinámico y variable de la notoriedad de una marca, la
marca APOYO y diseño mantiene el status especial de marca notoria
respecto a servicios de estudios de opinión pública e investigaciones de
mercados, a través de encuestas (clase 35), que fuera reconocido por la
Oficina de Signos Distintivos y confirmado por la Sala de Propiedad
Intelectual del INDECOPI, debido a la magnitud de su difusión,
conocimiento, prestigio y uso constante, lo cual se ve comprobado a la
fecha con los documentos probatorios presentados en el presente
expediente.
(ii) Debido a la especificidad de los servicios que distingue la marca notoria,
el conocimiento de ella se restringe a un sector determinado del mercado,
sin que los medios probatorios aportados logren acreditar que el
conocimiento y difusión de dicha marca haya cruzado a otros sectores
distintos.
(iii) El signo solicitado constituye la transcripción parcial de la marca notoria,
puesto que incluye la palabra APOYO; sin embargo, no existe riesgo de
confusión o asociación entre ellos, debido a que no existe vinculación
entre los servicios que distinguen los signos. En efecto, los servicios
difieren en su finalidad, además que son prestados por diferentes
empresas especializadas, las cuales no compiten en el mercado.
(iv) Asimismo, los signos no son semejantes, pues la combinación de
palabras PUNTO DE APOYO, del signo solicitado, produce un impacto
sonoro distinto del que produce la denominación APOYO, que conforma
la marca notoria. Además, el signo solicitado está constituido por la
combinación de los colores anaranjado y blanco sobre un fondo rojo,
mientras que la marca notoria tiene una figura rectangular de color negro
y un fondo blanco que contiene un ángulo y un triángulo de color rojo, así
como una palabra de color negro.
(v) Habiéndose determinado que no existe riesgo de confusión ni de
asociación entre los signos, no existe la posibilidad de que se produzca
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