Sentencia nº 000795-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 31 de Marzo de 2008
| Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 310613-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0795-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 310613-2007
1-39
SOLICITANTE : VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A.
OPOSITORAS : BISAGRAS PERUANAS S.A.C.
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
Limitación de productos – Notoriedad de la marca de la opositora: No
acreditada – Principio de especialidad – Riesgo de confusión entre signos
que distinguen productos de la clase 7 con productos de las clases 7 y 14
y con servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia –
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 7
de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, treinta uno de marzo del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 3 de abril del 2007, Válvulas Industriales S.A. (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la
denominación VISA DE VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. TIPO BOLA,
MARIPOSA, COMPUERTA, DUO-CHECK Y SWING CHECK escritas en letras
características, antecedida por una figura rectangular conteniendo el diseño
estilizado de una válvula, en colores blanco, negro y amarillo; conforme al
modelo, para distinguir válvulas para maquinarias industriales, de la clase 7 de
la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 17 de mayo del 2007, Bisagras Peruanas S.A.C. (Perú) formuló
oposición manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa es titular de la marca BISA, registrada bajo certificado Nº
21818, vigente hasta el 15 de diciembre del 2015, que distingue
máquinas y máquinas herramientas, instrumentos agrícolas, máquinas
para el afilado, aparatos de soldaduras autógena, azadones, bisagras
(partes de máquinas), de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado están
estrechamente vinculados a los que distingue su marca registrada, en
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0795-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 310613-2007
2-39
tanto las válvulas para maquinarias industriales son mecanismos que
regulan el flujo de la comunicación entre dos partes de una máquina o
sistema, teniendo entre otras funciones el de impedir el retroceso de un
fluido que circula por un conducto de máquina industrial; por lo que se
verifica que dichos productos pueden formar parte de las diversas
máquinas y máquinas herramientas, instrumentos agrícolas, máquinas
para el afilado, aparatos de soldaduras autógena que distingue su
marca registrada. Asimismo, debe considerarse que las válvulas para
maquinarias industriales que se pretenden distinguir y los azadones y
bisagras constituyen partes de máquinas. Por lo expuesto, los
productos que pretende distinguir el signo solicitado son productos
sustitutos de las piezas de algunos de los productos que distingue su
marca registrada y, en su caso, los productos que distinguen los signos
comparten la misma naturaleza (partes de máquinas), por lo que es
probable que sean vendidos por los mismos canales de
comercialización, considerando el grado de especialización de las
maquinarias industriales.
(iii) El elemento denominativo dominante en el signo solicitado es la
denominación VISA, dado el tamaño de las letras con que está escrita
así como su ubicación dentro del signo, por lo que el examen
comparativo con la marca registrada debe incidir en dicho elemento.
(iv) El impacto visual y la impresión auditiva de los signos es semejante,
toda vez que presentan coincidencias gráficas y fonéticas entre las
denominaciones BISA y VISA, dado que ambas están compuestas por
el mismo número de letras y tres de las letras del signo solicitado se
reproducen al interior de su marca registrada. Asimismo, en la
pronunciación de las letras V y B, en el idioma castellano, no se percibe
ninguna diferencia.
(v) Si bien el signo solicitado presenta otros elementos en su
conformación, éstos son descriptivos de los productos que ofrecen.
(vi) La inclusión de VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. no logra eliminar
cualquier posibilidad de confusión, en tanto la inclusión del término
VISA en el signo solicitado podría llevar a confusión indirecta al
consumidor.
Con fecha 19 de junio del 2007, Válvulas Industriales S.A. absolvió el traslado
de la oposición formulada por Bisagras Peruanas S.A.C. manifestando lo
siguiente:
(i) Su empresa es titular del nombre comercial VÁLVULAS INDUSTRIALES
S.A. y logotipo en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, inscrito con
certificado Nº 3881. Asimismo, es titular en esa clase de las marcas de
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0795-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 310613-2007
3-39
producto VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A. y logotipo y DISEÑO DE
VÁLVULA, inscritas bajo certificados Nº 126655 y Nº 126347.
(ii) La denominación VISA corresponde a las siglas de su razón social y
nombre comercial VÁLVULAS INDUSTRIALES S.A.
(iii) Los productos que distingue la marca registrada por la opositora son
totalmente diferentes a los que pretende distinguir el signo solicitado.
Así, las válvulas para maquinarias industriales no se encuentran
relacionadas directa ni indirectamente con los productos que distingue la
marca registrada.
Con fecha 11 de junio del 2007, Visa International Service Association (Estados
Unidos de América) –invocando el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión
486– formuló oposición al registro solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa es titular de diversas marcas y lemas comerciales que
incluyen en su conformación la denominación VISA en forma
independiente o acompañada de su logotipo, que distinguen productos
de las clases 9, 14, 16 y 25 de la Nomenclatura Oficial, así como
servicios de las clases 35, 36, 38 y 39 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Sus marcas registradas son notoriamente conocidas, razón por la que
poseen un derecho ampliado, por medio del cual, terceras personas no
pueden pretender diluir su fuerza distintiva y/o aprovecharse
injustamente de un prestigio y reconocimiento inmenso.
(iii) En Internet se puede observar la magnitud y gama de productos y
servicios que su empresa ofrece a nivel mundial y el reconocimiento que
ostenta; existiendo 320 millones de sitios Web que hacen alusión a la
tarjeta VISA.
(iv) La solicitante ha actuado de mala fe al tratar de registrar en el Perú un
signo que resulta idéntico a su marca registrada.
(v) En la mayoría de los locales comerciales es aceptada la tarjeta VISA
como medio de pago. Asimismo, en casi todos los locales comerciales
existe un sticker y/o publicidad de VISA.
(vi) Las válvulas para maquinarias industriales que pretende distinguir el
signo solicitado están vinculadas a diversos productos de la clase 9 que
protege su marca registrada, tales como tarjetas, cintos, programas para
operar máquinas, aparatos de pesar, de medida, de señalización, de
control; entre otros.
(vii) Asimismo, dichas válvulas están vinculadas a diversos productos de la
clase 14 que distingue su marca registrada, tales como los instrumentos
cronométricos.
(viii) La notoriedad de su marca, dada en el campo de las tarjetas de crédito,
de la clase 36, también es un servicio íntimamente vinculado al campo
de los productos que se ponen a la venta. Como se mencionó antes, un
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba