Propiedad intelectual
| Autor | Marcela Escobar |
| Páginas | 46-47 |
Industria Legal
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www.barredamoller.com
Uno de los aspectos cuyo análisis genera
más controversia a nivel marcario, está
referido a la probanza del uso de una marca
en acciones de cancelación por falta de uso.
Aun cuando una marca haya sido utilizada
de manera intensa en el mercado -en los
términos establecidos en la Decisión 486-, la
experiencia nos demuestra que, incluso en
esos casos, puede resultar compleja la
probanza del uso en una acción de
cancelación.
Frente a lo difícil que puede resultar dicha
tarea, hemos notado en los últimos años el
incremento de una práctica probatoria que
resulta cuestionable. Nos referimos a
aquellos casos en que se tiene por acreditado
el uso de una marca por el solo hecho que la
marca aparece impresa o estampada (como
una especie de sello de agua) en el diseño de
las facturas y/o boletas de venta que emite el
titular o licenciatario de la marca.
Así, hemos visto casos en que dicho tipo
de prueba, por sí sola, ha bastado para la
defensa exitosa de registros de marcas,
particularmente, en acciones de cancelación
contra marcas de prendas de vestir y calzado.
Esta práctica podría constituir un método
para eludir la cancelación por falta de uso
pues bastaría con diseñar las facturas o
boletas de venta con la reproducción de la
marca (ya sea en el fondo o en la parte parte
superior de los documentos) para que ella se
vea blindada contra cualquier pretensión de
cancelarla por falta de uso, aun cuando los
productos materia de los comprobantes
hayan sido identificados en el mercado con
otras marcas distintas a aquella.
Creemos que ello no debe ser aceptado,
pues se estaría amparando un uso “aparente”
que no se ajusta al uso establecido en la
Decisión 486, esto es, que productos
identificados con la marca hayan sido puestos
efectivamente en el mercado u ofrecidos a los
consumidores.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Tribunal de INDECOPI ha adoptado una posición
más estricta frente a dicho tipo de uso. Así, en
reciente jurisprudencia ha señalado que pruebas
como las antes referidas no resultan suficiente para
acreditar el uso de una marca en una acción de
cancelación cuando no exista certeza que los
productos materia de las facturas o boletas no
fueron identificados con otras marcas distintas.
Concordamos con la posición rigurosa de la
segunda instancia administrativa, pues solo así se
podrá conseguir la finalidad principal de la figura de
cancelación por falta de uso, esto es, aproximar el
contenido formal del registro a la realidad del
mercado.
INTELECTUAL
PROPIEDAD
Uso aparente de marcas en acciones
de cancelación por falta de uso. Marcela Escobar
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