Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres
| Autor | Alfredo Lindley-Russo |
| Páginas | 237-283 |
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CUESTIONANDO LA EXISTENCIA DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE MARCAS ...
SIGNOS DISTINTIVOS
Cuestionando la existencia de la prohibición
absoluta de registro de marcas contrarias a la ley,
la moral, el orden público o las
buenas costumbres1
ALFREDO LINDLEY-RUSSO
Sumario: I. Introducción. II. Las funciones de la marca y su inexistente relación con la prohibición.
III. Los argumentos que sustentan la prohibición. 3.1. Argumento paternalista. 3.2 Argumento de
responsabilidad en el gasto público. 3.3. Argumento de coherencia estatal. 3.4. Argumento disua-
sivo. 3.5. Argumento jurídico. IV. La prohibición y su relación con la libertad. 4.1. Presunción de
libertad y legislación impropiamente motivada.4.2. La prohibición como instrumento reductor de
libertades. 4.3. La presunción de libertad y la prohibición. V. La prohibición como obstáculo al
desenvolvimiento de los agentes económicos en el mercado. 5.1. Inconsistencia jurisprudencial en
la aplicación de la prohibición. 5.2. Consecuencias de la inconsistencia en un mundo globalizado.
VI. Aplicación restrictiva de la prohibición. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía. Anexo.
I INTRODUCCIÓN
Probablemente una de las disposiciones menos cuestionadas de la Decisión Nº 486, Ré-
gimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión Nº 486), es la prohibición
absoluta del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas cos-
tumbres (en adelante, la Prohibición) establecida en su artículo 135 inciso p), que a la letra dice:
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. (…)
A diferencia de otros temas que forman parte del Derecho de Marcas, no abundan
estudios pormenorizados en la lengua castellana2 que analicen detenidamente y con pro-
fundidad la Prohibición3.
1 Artículo que reseña la tesis sustentada para optar el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual
y de la Competencia aprobada por unanimidad con mención sobresaliente.
2 La bibliografía que más abunda sobre el tema está en idioma inglés y es principalmente de origen estadounidense.
3 En general, se puede afirmar que lo que los autores latinoamericanos y españoles más renombrados en ma-
teria marcaria han escrito sobre el particular peca de insuficiente y sobre todo de condescendiente. Es recién
Anuario Andino de Derechos Intelectuales.
Año IX - N.º 9. Lima, 2013
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ANUARIO ANDINO DE DERECHOS INTELECTUALES
SIGNOS DISTINTIVOS
Este artículo invita a revalorar la pertinencia de la Prohibición en el Derecho de
Marcas, tomando en consideración sus efectos sobre los ciudadanos en un mercado
globalizado. Del mismo modo, plantea una opción interpretativa de la legislación
vigente que, sin derogarla, logre minimizar el impacto negativo que su aplicación
podría conllevar.
La hipótesis que se plantea es que la Prohibición no debería existir toda vez que (i) no
guarda relación con las funciones de la marca; (ii) los argumentos a favor de su existencia
carecen de verdadero sustento; (iii) constituye una afectación a las libertades individuales;
y, (iv) en determinadas circunstancias podría constituir un obstáculo al desenvolvimiento
de los agentes económicos en el mercado.
Si estas cuatro afirmaciones son ciertas, como se demostrará más adelante, corres-
pondería abrogar el referido artículo 135 inciso p). Sin embargo, considerando la dificul-
tad práctica de concretar dicha modificación, y pese a que quisiéramos que no fuera así,
subsidiariamente se ha propuesto optar por una aplicación restrictiva de la mencionada
disposición.
II LAS FUNCIONES DE LA MARCA Y SU INEXISTENTE RELACIÓN CON LA
PROHIBICIÓN
Al repasar la historia del surgimiento y desarrollo de las funciones de la marca
moderna4, se advierte que el hecho de que una marca sea o no contraria a la ley, la
moral, el orden público o las buenas costumbres, no es un aspecto que se haya tomado
en cuenta. No se pretende en el presente artículo ahondar en sucesos históricos que
demuestren esta afirmación5, mas sí, presentar algunos hitos destacables que puedan
brindar una idea de ello.
Es en la Europa de finales del Siglo XI hasta principios del Siglo XIII, que nace la
marca como institución jurídica. Por aquella época, su desarrollo se debió principalmente
al uso de las marcas por parte de las corporaciones (agrupaciones gremiales o artesanales)
bajo reglamentaciones bastante estrictas6. La finalidad fundamental de las marcas corpo-
rativas era indicar un origen (para limitar la competencia promoviendo un monopolio de
a partir del conocido caso “EL PEZWEON” y logotipo (cuya solicitud de registro fue ingresada cuando
nuestra investigación ya se encontraba en curso) que tímidamente han empezado a asomar algunos que se
han atrevido a cuestionar directamente la Prohibición. Sin embargo, pese a que muchos de ellos han nutrido
nuestra investigación con información relevante, ninguno ha desarrollado el tema in extenso y a profundidad.
4 Para un estudio pormenorizado sobre funciones de la marca, ver: MONTEAGUDO, Montiano (1995);
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1978, 1984 y 2004); y, AREAN LALIN, Manuel (1985).
5 Puesto que para ello es menester contar con mayor espacio del que podemos disponer en esta oportunidad.
6 La marca corporativa de la Edad Media, se diferencia de las marcas colectivas modernas en que los miembros
asociados para el uso de estas últimas se han sometido voluntariamente al reglamento de uso de la marca y
no porque sea una obligación ineludible para llevar a cabo sus actividades, como es el caso de las primeras.
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venta favor de estas agrupaciones y evitando el ingreso de productos ajenos)7 y garantizar
la calidad de los productos (para no desprestigiar al gremio)8.9
Según Carlos Cornejo10, en Inglaterra, durante el Siglo XIV y principios del XV, la
marca pasó de ser una institución jurídica-pública a ser también una institución jurídica-
privada11. Y es que por esa época, la marca empezó a tener implicancias de un derecho
subjetivo (contra las falsificaciones) y con ello la idea de la marca como herramienta
competitiva en el mercado empieza a tomar forma12. Así, en un nuevo contexto de libertad
7 Como la competencia estaba prohibida, una corporación no podía desarrollar las actividades económicas
reservadas para otra. Así, solo un maestro autorizado podía ejercer la actividad de fabricación y comercio.
8 Para controlar el cumplimiento de estas normas cada maestro debía contar con su propia marca individual que
permitiera identificar, entre todos los productos elaborados por una corporación, cuál había sido elaborado por
qué maestro, y responsabilizar a quien elaborase productos por debajo de lo exigido con la pérdida del permiso de
producción. Así por ejemplo, en el virreinato del Perú durante el Siglo XVI, el Capítulo XXV de las Ordenanzas de
Ensayadores de 1649 a 1651, dispuso la obligación de crear marcas individuales destinadas a controlar la calidad
del producto: “Ordenamos que cada platero que labrare pieza de oro o plata, tenga su marca particular, lo cual
manifieste ante la justicia o escribano de Cabildo del lugar a donde residiere, y esta marca la eche y ponga en las
piezas que labrare, para que si hallare no estar de ley, que debe tener plata y el oro, se proceda contra el platero
con todo rigor de derecho”. (Cfr.: HOLGUÍN NUÑEZ DEL PRADO 2007: 34).
9 Cabe observar que estas dos funciones de las marcas corporativas no tienen la misma connotación de
las funciones que ostenta la marca moderna. A diferencia de la marca corporativa de la Edad Media, la
marca moderna no se encuentra vinculada a alguna obligación (formal) de mantener un nivel de calidad
determinado y, en caso la calidad del producto se vea disminuida, es el propio consumidor quien castigará
al titular. Del mismo modo, a diferencia de la marca corporativa de la Edad Media, la marca moderna no
busca limitar la competencia, sino por el contrario, reforzarla.
10 CORNEJO GUERRERO 2008: 119-120.
11 En Inglaterra se produjeron dos casos que muestran esta evolución. El primero de ellos, ocurrió en 1558,
cuando un miembro de la Casa de los Comunes del Parlamento Inglés, realizaba sus actividades mercan-
tiles falsificando a otro comerciante. El caso fue conocido por el mismo Parlamento (en ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales) y el parlamentario fue sancionado con la expulsión de ese cuerpo político y
condenado al pago de una indemnización de trescientas libras a favor del agraviado. El segundo caso, fue
el caso Sandforth, acontecido en 1584, en el que se dilucidó la demanda por la falsificación de una marca
de telas muy prestigiosa (no solo en su localidad y otras comunidades y poblados ingleses, sino incluso
en ultramar). La marca era tan prestigiosa que le permitía a su titular cobrar un sobreprecio por ellas. El
falsificador era el Sr. Sandforth, quien comercializaba el mismo producto con una marca propia, aunque no
con el mismo éxito. Así, con la intención de vencer a su competidor, el Sr. Sandforth planeó una estratagema
destinada a desacreditar la marca competidora. Para ello decidió comercializar telas con una calidad inferior
usando la marca ajena, y así logró afectar el negocio del verdadero titular. En dicha oportunidad, sobre
la base de una costumbre mercantil instalada desde mucho antes de 1584 en las localidades o municipios
importantes de dicho país (por ejemplo, Londres), que otorgaba protección jurídica a las marcas, es que
por primera vez en el Tribunal de la Reina (una corte del Common Law) se reconoce un derecho subjetivo
sobre la marca (las cortes del Common Law, usualmente adoptaban las “costumbres” de municipalidades
importantes. En tal sentido, habría sido mucho antes de 1584 en que en distintas cortes de Inglaterra ya
se reconocía un derecho subjetivo de la marca). Cabe añadir que la conducta indebida del caso Sandford,
dio origen a la doctrina del passig off del Common Law, que serviría de base para la legislación marcaria
tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos de América.
12 En este punto, merece la pena detenerse y reflexionar acerca de la circunstancia histórica en la que se
produjeron los casos anteriormente reseñados, particularmente el caso Sandforth. Si bien en aquella época
no se podía actuar con plena libertad de comercio en toda Inglaterra, el hecho que se haya recurrido al
Parlamento o al Tribunal de la Reina, y no al interior de una corporación, evidencia que se habría actuado
en un contexto de “libre mercado”. Hasta ese entonces, como la competencia era limitada (pues la marca
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