Resolución nº 2894-2017/CSD de Dirección de signos distintivos, de 25 de Septiembre de 2017
| Fecha de Resolución | 25 de Septiembre de 2017 |
| Emisor | Dirección de signos distintivos |
| Número de expediente | 688473-2016/DSD |
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DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION 2894-2017/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 688473-2016
SOLICITANTE : INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA ATLANTIDA S.A.
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO MULTICLASE DE MARCA
RECURSO DEAPELACION
Lima, 25 de setiembre de 2017.
1. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de diciembre de 2016, INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LA
ATLANTIDA S.A. de Peru, solicito el registro multiclase de marca de producto y/o servicio
constituido por la denominacion CONCEPTO SMART y logotipo (se reivindica colores),
conforme al modelo adjunto:
concepto
SMART
Para distinguir:
Clase 35: Publicidad; gestion de negocios comerciales, administracion comercial,
trabajos de oficina.
Clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios.
Mediante Resolucion ? 07324-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de abril de 2017, la
Direccion de Signos Distintivos, denego de oficio el registro del signo solicitado en el
extreme que pretende distinguirservicios de la clase 36 de la Clasificacion Internacional
al considerarque resulta confundible con la marca CONCEPTO GRUPO INNOBILIARIO
(certificado ? 53350), registrada a favor de INVERSIONES INMOBILIARIAS U+K
S.A.C., de Peru, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificacion Internacional.
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Asimismo, la Direccion de Signos dispuso inscribir en el Registro Multiclase de Marcas
de Productos y/o Servicio de la Propiedad Industrial el signo solicitado en el extreme
que distingue servicios de la clase 35 de la Clasificacion Internacional. Al respecto, la
Direccion considero lo siguiente:
(i) Respecto de la solicitud de reflistro en el extreme que pretende distinguir servicios
de la clase 35 de la Clasificacion Internacional:
El signo cumple con los requisitos de registrabilidad.
(ii) Respecto de la solicitud de reflistro en el extremo que pretende distinquir servicios
de la clase 36 de la Clasificacion Internacional:
Los signos en Question distinguen los mismos servicios.
Realizado el examen comparativo entre los signos se determina que son
semejantes, en la medida que estos incluyen en su conformacion el termino
CONCEPTO, el cual es el elemento de mayor relevancia y dicho termino no se
encuentra presente en la conformacion de otras marcas registradas.
El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida por
el articulo 136, inciso a) de la Decision 486, par lo que no corresponde acceder a
su registro.
2. CUESTION EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinarsi existe riesgo
de confusion entre el signo solicitado CONCEPTO SMART y logotipo y la marca
registrada CONCEPTO GRUPO INMOBILIARIO (certificado N0 53350).
3. ANALISIS DE LA QUESTION EN DISCUSION
3.1. Cuestion previa
Extremes apelados
Mediante Resolucion ? 07324-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de abril de 2017, la
Direccion de Signos Distintivos resolvio denegar el Registro Multiclase de Marca de
Producto y/o Servicio solicitado por INVERSIONES INNOBILIARIAS DE LAATLANTIDA
S.A. de Peru en el extreme que pretende distinguir servicios de la clase 36 de la
Clasificacion Internacional y, por otro lado, dispuso inscribir en el Registro Multiclase de
Marca de Producto y/o Servicio el signo solicitado por INVERSIONES INNOBILIARIAS
DE LA ATLANTIDA S.A. de Peru en el extreme que pretende distinguir servicios de la
clase 35 de la Clasificacion Internacional.
En tal sentido y, teniendo en consideracion que la resolucion en mencion fue apelada
por la solicitante en el extreme que denego el registro solicitado para distinguir servicios
de la clase 36 de la CIasificacion Internacional, corresponde a esta Comision
pronunciarse unicamente respecto a dicho extremo, debiendo quedar firme el extremo
en que se otorgo el signo solicitado para distinguir servicios de la clase 35 de la
Clasificacion Internacional.
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3.2. Informe de antecedentes
Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:
a) INVERSIONES INMOBILIARIAS U+K S.A.C, de Peru, es titular de la marca de
servicio constituida por la denominacion CONCEPTO GRUPO INMOBILIARIO,
inscrita el 20 de octubre de 2008, con certificado ? 53350, vigente hasta el 20 de
octubre de 2018, que distingue seguros, negocios financieros, negocios
monetarios, negocios inmobiliarios de la clase 36 de la clasificacion Internacional.
b) INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL ANTARTICO S.A., de Peru, es titular de la
marca de servicio conformada par la denominacion CONCEPTO ART & U, inscrita
el 06 de junio de 2017, con certificado ? 16762, vigente hasta el 06 de junio de
2027, que distingue servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones
monetarias; negocios inmobiliarios de la clase 36 de la Clasificacion Internacional.
c) CONCEPTO ECOLOGICO S.A., de Peru, es titular de las siguientes marcas de
servicio conformadas par:
La denominacion CONCEPTO ECOLOGICO S.A. (sin reivindicar la denominacion
CONCEPTO ECOLOGICO S.A.) y logotipo (se reivindica colores), conforme al
modelo adjunto:
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Inscrita con certificado ? 77621, vigente hasta el 09 de agosto de 2023, que
distingue negocios inmobiliarios de la clase 36 de la Clasificacion Internacional.
La denominacion CONCEPTO ECOLOGICO (sin reivindicar CONCEPTO
ECOLOGICO) y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:
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Inscrita el 18 de marzo de 2016 con certificado ? 93031, vigente hasta el 18 de
marzo de 2026, que distingue negocios inmobiliarios de la clase 36 de la
Clasificacion Internacional.
3.3. Eyaluacion del riesgo de confusion
Al respecto, es pertinente citar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a),
cuyo tenor es el siguiente:
"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
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a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o se/v/c/os,
o para productos o seMcios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un hesgo de confusion o de asociacion;"
La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Ast, la confusion directa se presents cuando dos productos o
servicios, identicos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erronea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta,
no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusion se debera tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiendose tener presente que, par lo general, el riesgo
de confusion entre dos signos sera mayor cuanto mas sea la similitud o conexion
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
3.3.1. Servicios a los que se refieren los sicinos en cuestion
En cuanto a los productos o servicios, cabe senalar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo identico o similar respecto a productos o servicios identicos o semejantes.
Asf, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no solo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que tambien opera en
relacion a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusion al
publico consumidor, con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, cabe precisarque la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de
Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestion. Asi lo entiende el Articulo 151 de la Decision 486 en su segundo
parrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de /os productos o ser^/icios indicados expresamente", par lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacion
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.
En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utilizacion conjunta o publico consumidor al que van dirigidos
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicios de seguros;
operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
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Par su parte, la marca registrada, distingue seguros, negocios financieros, negocios
monetarios, negocios inmobiliarios de la clase 36 de la clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que los signos en cuestion, distinguen algunos de los mismos
servicios, a saber: servicios de seguros y negocios inmobiliarios.
De otro lado, los negocios financieros y negocios monetarios que distingue la marca
registrada, incluyen las operaciones financieras y operaciones monetarias, que pretende
distinguirel signo solicitado, respectivamente.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusion al publico usuario. Ademas, dada la identidad
de algunos de los servicios a que se refieren los signos en cuestion, esta Comision
considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas
riguroso en el examen comparativo de los signos.
3.3.2. Examen cpmparativo
El Articulo 45 del Decreto Legislative) ? 1075, senala que "a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccion competente tendra en cuenta principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciacion sucesiva de /os signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor enfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepcion del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;
d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas."
El Artfculo 46 del Decreto Legislativo ? 1075 establece que "tratandose de signos
denominativos, en adicion a los criterios senalados en el Articulo 45 de este Decreto
Legislative, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) La semejanza grafico-fonetica;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genericas y/o descriptivas, se realizara el analisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".
El Articulo 47 del Decreto Legislativo ? 1075 dispone que "tratandose de signos
figurativos, en adicion a los criterios senalados en el Articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) Si las figures son semejantes, si suscitan una impresion visual identica o parecida.
b) Si las fjguras son distintas, si evocan un mismo concepto".
El Articulo 48 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "tratandose de signos mixtos,
formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los criterios
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senalados en los Articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendra en
cuenta lo siguiente:
a) La denominacion que acompana al elemento figurativo;
b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico,
con el objeto de identificar la dimension caractenstica del signo".
Por su parte, el Articulo 49 del Decreto Legislative ? 1075 senala que "tratandose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza
conceptual. Tratandose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta /os
criterios senalados en /os Articulos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratandose de
un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios senalados en los
Artfculos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.
En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion /os criterios senalados en el
Articulo 45 del presente Decreto Legislativo."
Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresion de
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor, ya que, por lo
general, este no podra comparar ambos signos a la vez, sino mas bien el signo que
tenga al frente en un momenta determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.
Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico consumidor, debiendo tener
presents, ademas, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependeran de los productos o servicios a distinguir y de la atencion que
usualmente presten para su adquisicion o contratacion.
Antes de realizar el examen comparativo, cabe precisar que la frase GRUPO
INMOBILIARIO, que conforma a la marca registrada, resulta una frase no distintiva
respecto a los servicios que distingue la marca registrada, en tanto hace referencia a un
conjunto o pluralidad de personas asociadas a una empresa o gmpo de empresas
(unidad economico-social integrada por elementos humanos, materiales y tecnicos, que
tiene el objetivo de obtener utilidades a traves de su participacion en el mercado de
bienes y sen/icios) dirigidos hacia la actividad de construir, arrendar, vender y
administrar viviendas, razon par la cual no sera tomada en cuenta al momento de
realizar el examen comparativo de los signos.
Asimismo, la denominacion SMART que confonna al signo solicitado, carece de
distintividad respecto a algunos de los servicios que pretende distinguir (operaciones
financieras), en tanto su traduccion al espanol inteligente es conocido por el publico
usuario dado su uso en el mercado financiero1 para hacer referencia a la realizacion de
1 Informacion verificada en:
Banca Movil Smart I Negocios I BBVA Continental
https://www.bbvacontinental.pe > Negocios > Canales
Vive Smart - Canales deAtencion - Scotiabank Peru
https://www.scotiabank.corn.pe/vivesmart/canales_de_atencion.html
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transacciones financieras de forma rapida y eficiente. En tal sentido, dicha denominacion
no sera tomada en cuenta en el examen comparative) de los signos en cuestion.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CONCEPTO SMART y
logotipo y la marca registrada CONCEPTO GRUPO INMOBILIARIO, se advierte que los
signos son semejantes.
SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA
concepto
SMART
CONCEPTO GRUPO
INMOBILIARIO
En efecto, la semejanza entre los signos en cuestion, radica en que estan constituidos
par el mismo elemento denominativo CONCEPTO.
Asimismo, si bien, el signo solicitado se encuentra conformado por otros elementos
graficos (la figura de un cuadrado en negro con la denominacion CONCEPTO SMART
en el media) ello no desvirtua la semejanza antes referida, debido a que podrian ser
consideradas como provenientes de un mismo origen empresarial o que constituye un
signo derivado del otro.
Finalmente, cabe senalar que si bien la denominacion CONCEPTO, resulta frecuente
en la conformacion de diversas marcas en la clase 36 de la Clasificacion Internacional,
conforme se desprende del informe de antecedentes, se advierte que tales marcas se
encuentran conformadas por otros elementos denominativos y/o graficos que permiten
su diferenciacion, lo cual no ocurre en el caso de los signos materia del presente
examen.
3.3.3. Conclusion
Par lo anterior, dado que los signos en cuestion distinguen algunos de los mismos
servicios, y dadas las semejanzas entre los mismos, esta Comision determina que el
otorgamiento del registro solicitado es susceptible de producir riesgo de confusion en el
publico usuario.
3.4. Examen de registrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que si
bien es distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme lo establece el
articulo 134 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, y se halla
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135, el mismo se
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encuentra incurso en la prohibicion contemplada en el articulo 136 inciso a) de la referida
Decision, por lo que corresponde denegar su registro.
La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por el Articulo 4 del Decreto
Legislative ? 1075; asi como por los Articulos 36 y 37 del Reglamento de Organizacion
y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
4. DECISION DE LA COMISION
CONFIRMAR la Resolucion ? 07324-2017/DSD-INDECOPI, defecha 28 de abril de
2017, que denego el registro de la marca de servicio CONCEPTO SMART y logotipo
(se reivindica colores), solicitado por INVERSIONES INNOBILIARIAS DE LA
ATLANTIDAS.A.dePeru.
Con la intervencion de /os miembros de Comision: Hugo Fernando Gonzalez
Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.
Registrese y comuniquese
l FEftNANbCTGON;
HUGO FEftN/ANb(rOONZALEZ CODA
Vicepresidente de la Comision de Signos Distintivos
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