Resolución nº 2512-2017/CSD de Dirección de signos distintivos, de 1 de Septiembre de 2017
| Fecha de Resolución | 1 de Septiembre de 2017 |
| Emisor | Dirección de signos distintivos |
| Número de expediente | 679203-2016/DSD |
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISlON DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 2512-2017/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE
SOLICITANTE
OPOSITORA
MATERIA
: 679203-2016
: CORPORACION OCLE MODA S.A.C.
: Mikasa Corporation
: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICIONANDINA
Lima, 01 de setiembre de 2017
1. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de octubre de 2016, CORPORACION OCLE MODA S.A.C., de Peru,
solicito el registro de la marca de producto constituida por la denominacion MIKASA,
para distinguir prendas de vestir, calzados, articulos de sombrereria, de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.
Mediante escrito de fecha 1 1 de enero de 2017, Mikasa Corporation, de Japan, formulo
oposicion manifestando lo siguiente:
Es titular en Colombia de la marca MIKASA (certificado ? 302745), que distingue
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Los signos en conflicto son iguales tanto a nivel grafico como fonetico.
Los signos en conflicto se refieren a productos de la misma clase.
Simultaneamente a la presents oposicion se esta solicitando el registro de la marca
MIKASA en la clase 25 a fin de acreditar el interes real.
Adjunto copia del certificado ? 302745 otorgado en Colombia.
Amparo su oposicion en los articulos 136, 146 y 147 de la Decision 486, y en el artfculo
54 del Decreto Legislativo ? 1075.
Cito jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
Mediante providencia de fecha 12 de enero de 2017, se dejo constancia de lo siguiente:
La oposicion andina se basa en la marca MIKASA, registrada en Colombia con
certificado de registro ? 302745, para distinguir productos de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional, cuyo interes real en el mercado peruano se acredita con
la solicitud de registro ? 690110-2017.
Pagina 1 de 7
INSTITUTO NA CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
Se considerara como fundamento de la oposicion la marca registrada en Colombia,
unicamente respecto de los productos que coinciden con aquellos que forman parte
del distingue de la solicitud de registro ? 690110-2017, con la que se acredita el
interes real en el mercado peruano.
Mediante escrito de fecha 11 de enero de 2017, y a fin de acreditar el interes real, la
opositora adjunta la copia de la solicitud de registro de la marca MIKASA para distinguir
productos de la clase 25 de la Clasificacion InternacionaL
Pese a haber sido validamente notificada, la solicitante no absolvio el traslado de la
oposicion formulada, razon por la que, mediante providencia de fecha 06 de marzo de
2017, se dejo constancia de tal hecho y se senalo que el expediente se encontraba para
resolver, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 150 de la Decision 486.
2. CUESTIONES EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar lo siguiente:
(i) Si Mikasa Corporation, de Japon, cuenta con legitimo interes para formular
oposicion en base a su marca registrada en Colombia.
(ii) De ser el caso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado MIKASA y la
marca registrada en Colombia a favor de Mikasa Corporation, de Japan.
3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
3.1. Antecedentes registrales
De los antecedentes que obran en el expedients, se ha verificado que Mikasa
Corporation, de Japon:
En Colombia
Es titular de la marca de producto MIKASA, que distingue vestidos, calzados,
sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, inscrita con certificado
? 302745, vigente hasta el 24 de agosto de 2025.
En Peru
Mediante expediente ? 690110-2017, presentado el 11 de enero de 2017, solicito
el registro de la marca de producto constituida por la denominacion MIKASA, para
distinguir vestidos, calzados, articulos de sombrereria, de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.
Cabe senalar, que actualmente dicho expediente se encuentra suspendido ante la
Direccion de Signos Distintivos1.
1 Mediante Resolucion ? 11483-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 27 de junio de 2017, recaida en el
expediente ? 690110-2017, la Direccion de Signos Distintivos suspendio el tramite del mencionado
Pagina 2 de 7
&i
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
3.2. Leaitimo interes de la opositora, de conformidad con el articulo 147 de la
Decision 486
El artfculo 146 de la Decision ? 486 senala que "dentro del plazo de treinta dias
siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interes, podra presentar,
poruna sola vez, oposicion fundamentada quepueda desvirtuar el registro de la marca".
Conforme lo senala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "condicion sine qua
non para que la observacion2 sea aceptada por la oficina nacional competente es que
el observante tenga legitimo interes al momento de presentarse la observacion, interes
que debe serprobado en el momenta administrativo respectivo".3
El legitimo interes es un concepto que atane a la motivacion en virtud de la cual se
formula el acto de oposicion. Esta motivacion esta referida a la posibilidad de sufrir una
lesion de otorgarse el registro solicitado.
Por otro lado, el articulo 147 de la Decision ? 486 establece que tienen legitimo interes
para presentar oposiciones en los demas Raises Miembros, tanto el titular de una marca
identica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al publico a error, como quien primero solicito el registro de esa marca en
cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, la opositora debera acreditar su
interes real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicion, debiendo a tal
efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponeria.
En el presents caso Mikasa Corporation, alego sertitular de la marca MIKASA, inscrita
en Colombia con certificado ? 302745, para distinguir productos de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional. En ese sentido, la opositora presento la impresion de la
pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, del certificado
de registro ? 302745 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia. Al respecto, de dicho documento se ha verificado que Mikasa Corporation es
titular en Colombia de la marca MIKASA4, para distinguir vestidos, calzados,
sombrerena, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, la cual se encuentra vigente
hasta el 24 de agosto de 2025.
Asimismo, se ha verificado que la opositora ha solicitado en el Peru el registro de la
marca MIKASA (expediente ? 690110-2017), para distinguir vestidos, calzados,
articulos de sombrerena, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
En tal sentido, la opositora se encuentra legitimada para formular oposicion a la presente
solicitud de registro en base a su marca MIKASA, registrada en Colombia, habiendo
acreditado para tal efecto su interes real en el mercado peruano respecto de vestidos,
calzados, artfculos de sombrerena, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, por lo
expediente hasta que se resuelva de manera definitiva en la via administrativa el expedients ? 679203-
2016.
2 La referenda a "obsen/acion" debe ser entendida en este caso como "oposicion", en virtud a las
disposiciones de la actual Decision ? 486.
3 Proceso 32-IP-96 en la Gaceta Oficial ? 279 del 25 de julio de 1997, pp.26 y 27.
4 Informacion verificada de:
http://sipi.sic.flov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636383963664739292, consultada el 15 de
agosto de 2017.
Pagina 3 de 7
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: wwvi.uidecopi.gob.pe
que corresponde determinar si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la
referida marca.
3.3. Evaluacion del riesgo de confusion
La opositora sustento su oposicion en base a la marca registrada en Colombia MIKASA
(certificado ? 302745), que distingue productos de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.
El articulo 136 inciso a) de la Decision 486, senala que "no podran registrarse como
marcas aquellos signos que sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o semcios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causarun riesgo de confusion o de asociacion".
La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presenta cuando dos productos o
servicios, identicos se encuentran marcados par signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erronea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta,
no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusion se debera tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los productos
o sen/icios a los que se aplican, debiendose tener presente que, por lo general, el riesgo
de confusion entre dos signos sera mayor cuanto mas sea la similitud o conexion
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
3.3.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto
En cuanto a los productos o servicios, cabe senalar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo identico o similar respecto a productos o servicios identicos o semejantes.
Asi, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no solo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que tambien opera en
relacion a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusion al
publico consumidor, con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, cabe precisarque la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de
Niza es irrelevante para efectos de determinar si exists similitud entre los proctuctos o
servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decision 486 en su segundo
parrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de los productos o se/v/c/os indicados expresamente", por lo que puede suceder que
Pagina 4 de 7
.,„»"" °a,
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacion
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes scan similares.
En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utilizacion conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzados,
articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
La titular de la marca registrada en Colombia con certificado ? 302745, acredito su
interes real en el mercado peruano respecto de vestidos, calzados, articulos de
sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que los signos en conflicto se encuentran referidos a los mismos
productos, a saber, prendas de vestir / vestidos5, calzados, articulos de sombrerena.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes al grado de inducir a confusion al publico consumidor. Ademas, dada la
identidad de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comision
considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas
riguroso en el examen comparativo de los signos.
3.3.2. Examen comparativo
El articulo 45 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccion competente tendra en cuenta principalmente /os siguientes criterios:
a) La apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor enfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepcion del consumidor media;
c) La naturaleza de /os productos o servicios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;
d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas."
El articulo 46 del Decreto Legislativo ? 1075 establece que "tratandose de signos
denominativos, en adicion a /os criterios senalados en el artlculo 45 de este Decreto
Legislative!, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) La semejanza grafico-fonetica;
b) La semejanza conceptual; y,
5 Prenda o conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo. Informacion obtenida de:
http://dle.rae.es/?id=bhKPA82
Pagina 5 de 7
INSTITUTO NACIONAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pem / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indewpt.gob.pe / Web: zwuw.indecopi.gob.pe
c) Si el signo incluye palabras genericas y/o descriptivas, se realizara el analisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".
Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresion
de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitaren el publico consumidor, ya que, por
lo general, este no podra comparar ambos signos a la vez, sino mas bien el signo que
tenga al frente en un momenta determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.
Es par ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas par el publico consumidor, debiendo tener
presents, ademas, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependeran de los productos o servicios a distinguir y de la atencion que
usualmente presten para su adquisicion o contratacion.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MIKASA y la marca registrada
MIKASA, se advierte que los signos resultan grafica y foneticamente identicos.
3.3.3. Conclusion
En virtud de lo expuesto, dado que los signos en conflicto son identicos, y ademas del
hecho que se encuentran referidos a los mismos productos, esta Comision determina
que la concesion del registro solicitado produciria confusion en el publico consumidor,
par lo que corresponde declarar fundada la oposicion formulada.
4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme a lo senalado en el articulo
134 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, encontrandose
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de la referida
normativa; sin embargo, incurre en la prohibicion de registro contemplada en el articulo
136 inciso a) de la Decision 486, par lo que no corresponde acceder a su registro.
La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislative ? 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
? 1075; asi como par los artfculos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Pagina 6 de 7
0»U"»Ct,
^0^
nTSf
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
5. DECISION DE LA COMISION
Declarar FUNDADA la oposicion formulada por Mikasa Corporation, de Japan, y en
consecuencia, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por
CORPORACION OCLE MODA S.A.C., de Peru.
Con la intervencion de /os miembros de Comision: Ray Augusto Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzalez Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda
Brignole.
\
Registrese y comumquese
\
RAY AUGUSTO MELONI GARCJA
Presidente de la Comision de Signos Distintivos
Pagina 7 de 7
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pent / Telf.: 224 7SOO
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: zvwwndecopi.gob.pe
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba