Resolución nº 2413-2017/CSD de Dirección de signos distintivos, de 23 de Agosto de 2017
| Fecha de Resolución | 23 de Agosto de 2017 |
| Emisor | Dirección de signos distintivos |
| Número de expediente | 697453-2017/DSD |
,»»"""'•<.>
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
i:^0::=^^^
DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 2413-2017/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE
ACCIONANTE /
EMPLAZADA
ACCIONANTE/
EMPLAZADA
MATERIA
697453-2017 / 698993-2017 (acumulados)
ASOCIAC16N CENTRAL SANTO DOMINGO DE TAUCA
FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TAUCA
FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS
(FEDIT)
NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
Lima, 23 de agosto de 2017
1. ANTECEDENTES
1.1. Expediente ? 697453-201 7
Con fecha 17 de marzo de 2017, ASOCIACION CENTRAL SANTO DOMINGO DE
TAUCA, de Peru, solicito la nulidad del registro de la marca de servicio constituida por
la denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO
DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo (se reivindica colores),
conforme al modelo adjunto:
Que distingue servicios religiosos; organizacion de reuniones religiosas, de la clase 45
de la Clasificacion Internacional, inscrita a favor de FEDERACION DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS, de Peru, con certificado ? 98162.
Pagina 1 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: •mwtu.indecopi.gob.pe
ASOCIACION CENTRAL SANTO DOMINGO DE TAUCA sustento su accion de nulidad
en base a los siguientes argumentos:
- Con fecha 19 de octubre de 2016, FEDERACI6N DISTRITAL DE INSTITUCIONES
TAUQUINAS solicito el registro de la marca de servicio SANTO DOMINGO DE
GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA - ANCASH y logotipo.
Con fecha 27 de febrero de 2017, la emplazada envio una carta notarial poniendo en
conocimiento a su asociacion de la titularidad de su marca, exhortandole a que no
use la denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL
DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo, ni realice
actividades y/o festividades ni emplee el color de la vestimenta u otros adornos de
dicho santo. Asimismo, Ie solicito se abstenga de usar nombres que se asemejen y/o
sean similares a su marca registrada.
Ante ello, debe senalar que la marca objeto de la presente accion es una
reproduccion de su nombre comerciat, por lo que dicho registro de marca se
encuentra incurso en la prohibicion de registro prevista en el inciso b) del artfculo 136
de la Decision 486.
No puede otorgarse un registro de marca a una institucion que no persigue un fin
lucrative, debido a que ello contraviene sus estatutos y la naturaleza juridica de la
Federacion.
La presents nulidad se fundamenta en lo estipulado en el inciso p) del articulo 135
de la Decision 486, par lo que el registro en cuestion atenta contra el orden publico,
las buenas costumbres y la moral, ya que par mas de 500 anos se han realizado las
festividades y fiestas patronales en nombre de "SANTO DOMINGO DE GUZMAN,
PATR6N TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA", siendo que tal festividad de uso
costumbrista, tradicionalista y religiosa, se celebra en el pueblo de Tauca, los dias 1,
2, 3 y4 de agosto de todos los anos.
Cabe indicar que mediante Decreto Ley ? 9395, de fecha 01 de octubre de 1 941, la
parroquia de Santo Domingo de Guzman de Tauca es declarada "monumento
historico y artistico nacional" durante el primer mandate presidencial de Manuel Prado
y Ugarteche; y, mediante Resolucion Legislativa ? 303-87, de fecha 26 de junio de
1987, el pueblo de Tauca es declarado "ambiente urbano monumental" durante el
primer mandate presidencial de Alan Garcia Perez.
La imagen de "SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PATRON TUTELAR DEL
DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH", que fue registrada
por la emplazada, no es de su autona puesto que la imagen original se encuentra en
los archives de la Municipalidad Distrital de Tauca y en los archivos de la Iglesia del
Pueblo de Tauca, por lo tanto, al solicitar y posteriormente obtener la exclusividad del
registro, la emplazada ha contravenido el orden publico, la costumbre, la fe y la moral
del pueblo de Tauca.
- Par otro lado, el supuesto presidente de FEDERAC16N DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS, el senor Hilario Timoteo Toribio, ha venido actuando
de mala fe al otorgar un poder simple al Estudio America & Asociados S.A.C. para
iniciar el tramite de inscripcion de la marca en cuestion. Sin embargo, se debe tomar
en cuenta que dicho poder fue otorgado el 03 de octubre de 2016, siendo que
conforme se verifica de la copia literal obtenida de Registros Publicos, el actual
Presidente de la Federacion es el senor Mateo Cupertino Trujillo, elegido a traves de
Pagina 2 de 35
^'TEl^
^
PERU I Presjdencia
del Consejo de Ministros
la Asamblea General de fecha 01 de abril de 2010. Par ende, se puede concluir que
el poder otorgado al mencionado estudio juridico no es valido.
La Federacion ha actuado mediando mala fe, en contra de los intereses del distrito
de Tauca, que cuenta con unos 5,000 habitantes aproximadamente.
En ese sentido, al haberse inscrito la marca en cuestion para distinguir servicios
religiosos y otros de la clase 45 de la Clasificacion Internacional, y concederse un
derecho exclusivo sobre la misma, se han desnaturalizado las festividades culturales
y costumbristas que se realizan en honor a "SANTO DOMINGO DE GUZMAN,
PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA", siendo asi que la emplazada
estana atentando contra el orden publico y las buenas costumbres al perturbar la
tranquilidad del pueblo de Tauca al no dejarlo desarrollar normalmente sus
costumbres patronales y religiosas.
Invoco la aplicacion de los articulos 135 inciso p) y 172 de la Decision 486.
Adjunto medios probatorios que considero pertinentes.
Mediante escrito de fecha 24 de marzo de 2017, la accionante formulo los siguientes
argumentos adicionales a su escrito de nulidad:
Fundamenta la presente accion de nulidad en base al articulo 135 inciso b) de la
Decision 486.
Asimismo, senalo que la marca objeto de la accion es de uso comun por parte de
todos los pobladores de la localidad de Tauca, ubicada en la provincia de Pallasca,
Ancash, para distintos fines, entre ellos las festividades religiosas y costumbristas.
La emplazada ha registrado una marca desprovista de todo caracter distintivo, debido
a que se trata de un signo usual, que debe ser de libre disposicion de las personas
naturales yjuridicas del distrito de Tauca, en donde se vienen realizando festividades
en donde se utilizan la imagen y el nombre del Santo Domingo de Guzman.
Adjunto medios probatorios que considero pertinentes.
Mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2017, FEDERACI6N DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS (FEDIT) contesto la accion de nulidad interpuesta
manifestando lo siguiente:
La presente accion constituye un acto forzado y obstruccionista, cuya intencion es
cuestionar un legitimo derecho otorgado por el Estado y que cumple con los
requisitos exigidos por las normas pertinentes.
Su solicitud de registro cumplio a cabalidad lo establecido, siendo otorgada para
distinguir servicios religiosos y organizacion de reuniones religiosas, no habiendose
presentado oposiciones al registro.
- Es asi que, en base a los derechos conferidos par la marca, procedio a enviar una
carta notarial a la accionante con la finalidad de exhortarle a que no realice
actividades religiosas con su marca registrada SANTO DOMINGO DE GUZMAN
PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA -
ANCASH y logotipo; y, en respuesta a ello, la accionante interpuso la presents accion
de nulidad.
- En relacion a los argumentos senalados par la accionante, senalo que las
asociaciones sin fines de lucro pueden desarrollar una actividad comercial y los
beneficios seran para el desarrollo, el progreso y el bien comun de la sociedad, o
para el desarrollo de la propia institucion o para obras sociales. En ese sentido, tiene
todo el derecho de resguardar el nombre con el que va a identificar sus actividades.
Pagina 3 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: wwuj.indecopi.gob.pe
No existe ningun impedimento moral ni legal que prohiba gue su asociacion haya
inscrito a su favor la marca SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR
DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo.
La accionante manifesto que su marca es una reproduccion de su nombre comercial,
siendo confundibles, par lo que results aplicable la prohibicion de registro
contemplada en el articulo 136 inciso b) de la Decision 486. Al respecto, senalo que
la accionante no ha aportado ninguna prueba a efectos de acreditar el uso real de su
nombre comercial, par lo que dicho extremo carece de fundamento.
Por otro lado, senalo que el registro de su marca ha cumplido con las normas
vigentes, asi como con los principios juridicos, politicos y economicos, y ademas se
ha tenido una conducta moral intachable.
Cabe senalar que queda totalmente descartado que el registro de una marca tenga
la facultad de prohibir o limitar la libertad de creencia o de religion.
En cuanto a la supuesta invalidez del poder otorgado par el senor Hilario Timoteo
Toribio al Estudio America & Asociados S.A.C., debido a que el presidente de la
federacion es en realidad el senor Mateo Cupertino Trujillo, debe senalar que este
inicio sus funciones como presidente de la asociacion el 01 de abril de 2010, tal y
como consta en la partida que ha adjuntado la accionante, pero su periodo termino
el 31 de marzo de 2016, siendo elegido como nuevo Presidente el senor Hilario
Timoteo Toribio, quien inicio sus funciones a partir del 01 de abril de 2016.
Si bien la inscripcion del cargo del senor Hilario Timoteo Toribio en Registros Publicos
se ha realizado recientemente, el asumio sus funciones de manera formal desde el
momento en que ha sido nombrado por la Asamblea, es decir, desde el 01 de abril
de 2016. En ese sentido, el poder que otorgo al Estudio America & Asociados S.A.C.
con fecha 03 de octubre de 2016, goza de plena validez.
No ha actuado mediando mala fe, par lo que no ha vulnerado ningun derecho de la
accionante.
- A traves de los anos se han formado asociaciones sin fines de lucro que celebran la
fiesta del patron de Tauca, entre ellos la accionante, y lo unico que hacen es lucrar
en beneficio propio. Por esa razon, se Ie han cursado cartas notariales con la finalidad
de acabar con esos actos.
Su entidad, a traves de los anos, viene apoyando al pueblo de Tauca, implementando
la posta medica, entre otros servicios, siendo que las demas asociaciones realizan
sus festividades y no apoyan en nada al pueblo tauquino.
Con el registro obtenido ya no podran realizar sus actividades por cuenta propia, sino
que deberan hacerlo en coordinacion con la FEDERAC16N DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS y la Municipalidad del distrito de Tauca. Dicho hecho
no Ie ha caido nada bien a la accionante, ya que ello traera como consecuencia una
merma en sus ingresos, y es por ese motivo que han formulado la presents accion
de nulidad.
Entonces la unica mala fe de la que se puede hablar es la que ha venido cometiendo
la accionante, que ahora con el presente registro ve afectados sus intereses.
En consecuencia, esta probada la distintividad de la marca SANTO DOMINGO DE
GUZMAN PATR6N TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA - ANCASH y logotipo para distinguir servicios de la clase 45 de la
Clasificacion Internacional, la cual se ha concedido sin haberse infringido lo
establecido en el inciso p) del articulo 135 y el inciso b) del articulo 136 de la Decision
486.
Cito jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considero
aplicable al caso.
Adjunto medios probatorios que considero pertinentes.
Pagina 4 de 35
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2017, ASOCIACION CENTRAL SANTO
DOMINGO DE TAUCA senalo que se tenga en cuenta lo siguiente:
Mediante expediente ? 6889-2017, presento una accion de amparo por considerar
que se vulnera su derecho constitucional a la libertad de religion, ya que con fecha
27 de febrero de 2017, FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES
TAUQUINAS envio una carta notarial comunicandole que no debera realizar
actividades y/o festividades ni usar la denominacion SANTO DOMINGO DE
GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA - ANCASH y logotipo (que corresponde a la imagen de Santo Domingo
de Guzman, que lleva una vestimenta y adornos caracteristicos), amparandose en la
Resolucion ? 535-2017/DSD-INDECOPI, que concedio el registro de la marca en
cuestion a favor de la emplazada.
- Asi, el 11 Juzgado Constitucional con Sub Especialidad en Temas Tributarios,
Aduaneros e Indecopi, expidio la Resolucion ? 01, de fecha 06 de mayo de 2017,
en donde se resolvio admitir a tramite la demanda de amparo interpuesta por
Gregorio Fernando Pando Rivera, Presidente de la Asociacion contra INDECOPI e
integrar como litisconsorte necesaria pasiva a FEDERACION DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS.
Posteriormente, el 11 Juzgado Constitucional con Sub Especialidad en Temas
Tributarios, Aduaneros e Indecopi, mediante Resolucion ? 02, de fecha 19 dejunio
de 2017, resolvio conceder la medida cautelar solicitada por Gregorio Fernando
Pando Rivera. En ese sentido, se dispuso suspender provisionalmente los efectos de
la Resolucion ? 535-2017/DSD-INDECOPI, asi como suspender todas las
prohibiciones contenidas en la carta notarial de fecha 27 de febrero de 2017, de tal
manera que la Asociacion pueda realizar todas las gestiones y actividades que
impliquen los preparativos para la ejecucion de la festividad en honor a Santo
Domingo de Guzman, hasta que se emita un pronunciamiento definitive) en el
expediente principal.
En efecto, cabe precisar que en la citada Resolucion se establecio que de la carta
notarial se advierte que la demandada, si bien amparandose en el registro de marca
a su favor, Ie prohibe a la Asociacion demandante realizar actividades y/o
festividades en relacion a Santo Domingo de Guzman y que ademas se abstenga de
usar la denominacion inscrita u otra que se asemeje, con tal conminacion (sic) la
demandada sobrepasana los limites que por derecho de registro de marca tiene a su
favor, pues si bien es cierto que INDECOPI Ie autorizo mediante Resolucion N0 535-
2017/DSD-INDECOPI y certificado ? 98162 la exclusividad de la marca SANTO
DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo; no obstante, no debe perderse
de vista que la razon de ser del registro de marca y su posterior defensa se encuentra
ligada a la proteccion de la marca en torno a servicios religiosps y de organizacion
de reuniones religiosas que brinde su titular, FEDERACION DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS, pero en un piano comercial y/o de mercado,
situacion que no ocurre en el caso concreto de la Asociacion demandante, pues lo
que la demandada estaria buscando con dicha carta notarial es impedir el derecho
de un grupo de creyentes de Santo Domingo de Guzman de reunirse libremente en
los meses de agosto de cada ano a fin de celebrar las festividades religiosas en honor
a dicho santo.
Adjunto copia de las dos Resoluciones antes citadas.
Pagina 5 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIWDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe I Web: imuw.indecopi.gob.pe
1.2. Expediente ? 698993-2017
Con fecha 29 de marzo de 2017, MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TAUCA, de Peru,
solicito la nulidad del registro de la marca de servicio constituida por la denominacion
SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo (se reivindica colores), conforme al
modelo adjunto:
^fe,,..':'1
'se^gs^^'s'f
I^K"wti^'s^
Que distingue servicios religiosos; organizacion de reuniones religiosas, de la clase 45
de la Clasificacion Internacional, inscrita a favor de FEDERAC16N DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS, de Peru, con certificado ? 98162.
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TAUCA sustento su accion de nulidad en base a
los siguientes argumentos:
- Con fecha 19 de octubre de 2016, FEDERACI6N DISTRITAL DE INSTITUCIONES
TAUQUINAS solicito el registro de la marca de servicio SANTO DOMINGO DE
GUZMAN PATR6N TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA - ANCASH y logotipo.
- A traves del internet, ha tornado conocimiento sobre la mala fe de FEDERACI(-)N
DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS, al registrar como marca la
denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO
DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo, lo cual vulnera el
derecho a la identidad cultural del pueblo de Tauca, establecido en el articulo 2,
numeral 19 de la Constitucion Politica del Estado.
Par otro lado, la marca objeto de nulidad es una reproduccion de su nombre
comercial, siendo confundible, par lo que su registro se encuentra incurso en la
prohibicion de registro prevista en el inciso b) del articulo 136 de la Decision 486.
La denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL
DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH es de uso comun par
parte de todos los pobladores de dicha localidad y en diversas partes del Peru, para
distintos fines, entre ellos, las festividades religiosas y costumbristas.
- FEDERAC16N DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS ha registrado una
marca desprovista de todo caracter distintivo, debido a que constituye una
denominacion de uso comun y de libre disponibilidad par parte de las personas
naturales yjuridicas del distrito de Tauca, en donde se vienen realizando festividades
Pagina 6 de 35
^»U"?t»,,
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
utilizando la imagen y el nombre de Santo Domingo de Guzman, Patron Tutelar del
Distrito de Tauca, Provincia de Pallasca -Ancash.
En ese sentido, la marca registrada, materia de la presents accion, no puede ser
otorgada en exclusiva a favor de la emplazada, ya que ello atentana contra las
practicas costumbristas que realizan todos los meses de agosto los pobladores del
distrito de Tauca desde hace cientos de anos.
La presente nulidad se fundamenta en lo estipulado en el inciso p) del articulo 135
de la Decision 486, ya que el registro cuestionado atenta contra las buenas
costumbres, el orden publico y la moral, toda vez que par mas de 500 anos se han
realizado las festividades y fiestas patronales en nombre de "Santo Domingo de
Guzman, Patron Tutelar del Distrito de Tauca".
La marca en Question constituye un signo irregistrable, dado que es de uso comun.
La imagen de "SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PATRON TUTELAR DEL
DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH", que fue registrada
por la emplazada, no es de su autona puesto que la imagen original se encuentra en
los archivos de la Municipalidad Distrital de Tauca y en los archivos de la Iglesia del
Pueblo de Tauca, par lo tanto, al solicitary posteriormente obtener la exclusividad del
registro, la emplazada ha contravenido el orden publico, la costumbre, la fe y la moral
del pueblo de Tauca.
- Por otro lado, el supuesto presidente de FEDERACION DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS, el senor Hilario Timoteo Toribio, ha venido actuando
de mala fe al otorgar un poder simple al Estudio America & Asociados S.A.C. para
iniciar el tramite de inscripcion de la marca en cuestion. Sin embargo, se debe tomar
en cuenta que dicho poder fue otorgado el 03 de octubre de 2016, siendo que
conforme se verifica de la copia literal obtenida de Registros Publicos, el actual
Presidente de la Federacion es el senor Mateo Cupertino Trujillo, elegido a traves de
la Asamblea General de fecha 01 de abril de 2010. Par ende, se puede concluir que
el poder otorgado al mencionado estudio jundico no es valido.
La Federacion ha actuado mediando mala fe, en contra de los intereses del distrito
de Tauca, que cuenta con unos 5,000 habitantes aproximadamente.
En ese sentido, al haberse inscrito la marca en cuestion para distinguir servicios
religiosos y otros de la clase 45 de la Clasificacion Internacional, y concederse un
derecho exclusivo sobre la misma, se han desnaturalizado las festividades culturales
y costumbristas que se realizan en honor a "SANTO DOMINGO DE GUZMAN,
PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA", siendo asi que la emplazada
estana atentando contra el orden publico y las buenas costumbres al perturbar la
tranquilidad del pueblo de Tauca al no dejarlo desarrollar normalmente sus
costumbres patronales y religiosas.
Invoco la aplicacion de los articulos 134, 135 incisos b) yp) y 172 de la Decision 486.
Adjunto medios probatorios que considero pertinentes.
Mediante escrito de fecha 02 de junio de 2017, FEDERACION DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS (FEDIT) contesto la accion de nulidad interpuesta
manifestando lo siguiente:
La presents accion constituye un acto forzado, cuya intencion es cuestionar un
legitimo derecho otorgado par el Estado y que cumple con los requisites exigidos por
las normas pertinentes.
Pagina 7 de 35
INSTITUTO NACIONAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA YDE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: coiisultas@indecopi.gob.pe / Web: 'www.indecopi.gob.pe
Su solicitud de registro cumplio a cabalidad lo establecido, siendo otorgada para
distinguir servicios religiosos y organizacion de reuniones religiosas, no habiendose
presentado oposiciones al registro.
Es asi que, en base a los derechos conferidos por la marca, procedio a comunicar a
traves de la pagina de Facebook "TAUQUINOS EN LINEA" un pronunciamiento
informativo sobre el registro en cuestion obtenido, en el que se indicaba que
FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS respeta las
costumbres y tradiciones de su pueblo y, posteriormente, se puso en conocimiento
de la Municipalidad de Tauca y del pueblo tauquino de la Resolucion del INDECOPI
que concedio el registro de la marca a su favor.
El registro de su marca ha cumplido con las normas vigentes, asi como con los
principios juridicos, politicos y economicos, y ademas se ha tenido una conducta
moral intachable.
La accionante considera que el signo materia de nulidad es de uso comun; y, por lo
tanto, no es registrable. Al respecto, debe senalar que la marca SANTO DOMINGO
DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA - ANCASH y logotipo fue examinada por la Direccion de Signos
Distintivos y no fue considerada de uso comun y, en consecuencia, fue registrada.
Asi, su marca registrada no consiste en la designacion usual de los servicios
religiosos y de organizacion de reuniones religiosas que distingue en la clase 45 de
la Clasificacion Internacional.
La accionante manifesto que su marca es una reproduccion de su nombre comercial,
siendo confundibles, par lo que results aplicable la prohibicion de registro
contemplada en el articulo 136 inciso b) de la Decision 486. Al respecto, senato que
la accionante no ha aportado ninguna prueba a efectos de acreditar el uso real de su
nombre comercial, por lo que dicho extreme carece de fundamento.
Cabe senalar que queda totalmente descartado que el registro de una marca tenga
la facultad de prohibir o limitar la libertad de creencia o de religion.
Por otro lado, senalo que las asociaciones sin fines de lucro pueden desarrollar una
actividad comercial y los beneficios seran para el desarrollo, el progreso y el bien
comun de la sociedad, o para el desarrollo de la propia institucion o para obras
sociales. En ese sentido, tiene todo el derecho de resguardar el nombre con el que
va a identificar sus actividades.
No existe ningun impedimento moral ni legal que prohiba gue su aspciacion haya
inscrito a su favor la marca SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR
DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo.
En cuanto a la supuesta invalidez del poder otorgado por el senor Hilario Timoteo
Toribio al Estudio America & Asociados S.A.C., debido a que el presidente de la
federacion es en realidad el senor Mateo Cupertino Trujillo, debe senalar que este
inicio sus funciones como presidente de la asociacion el 01 de abril de 2010, tal y
como consta en la partida que ha adjuntado la accionante, pero su periodo termino
el 31 de marzo de 2016, siendo elegido como nuevo Presidente el senor Hilario
Timoteo Toribio, quien inicio sus funciones a partir del 01 de abril de 2016.
Si bien la inscripcion del cargo del senor Hilario Timoteo Toribio en Registros Publicos
se ha realizado recientemente, el asumio sus funciones de manera formal desde el
momenta en que ha sido nombrado por la Asamblea, es decir, desde el 01 de abril
de 2016. En ese sentido, el poder que otorgo al Estudio America & Asociados S.A.C.
con fecha 03 de octubre de 2016, goza de plena validez.
En consecuencia, esta probada la distintividad de la marca SANTO DOMINGO DE
GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA - ANCASH y logotipo para distinguir servicios de la clase 45 de la
Pagina 8 de 35
.,,-»UCA°E'%.
s°
f
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
Clasificacion Internacional, la cual se ha concedido sin haberse infringido lo
establecido en el inciso p) del articulo 135 y el inciso b) del articulo 136 de la Decision
486.
Cito jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considero
aplicable al caso.
Mediante providencia de fecha 06 de julio de 2017, habiendose verificado que la
acumulacion es procedente en caso de acreditarse la vinculacion de procedimientos
seguidos entre las mismas partes ante una misma via procedimental, con la finalidad de
evitar resoluciones contradictorias, de conformidad con lo establecido en el articulo 149
de la Ley ? 27444, se resolvio acumular el expediente ? 698993-2017 al expediente
? 697453-2017, dada la conexion existente entre ellos.
2. CUESTIONES EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar:
(i) Respecto del expediente N0 697453-2017
Si al momenta de otorgarse el registro de la marca de servicio SANTO
DOMINGO DE GUZMAN PATR6N TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo (certificado N0 98162), se
contravino lo dispuesto en las normas invocadas par la accionante vigentes al
momenta de su otorgamiento.
(ii) Respecto del expediente ? 698993-2017
Si al momenta de otorgarse el registro de la marca de servicio SANTO
DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo (certificado ? 98162), se
contravino lo dispuesto en las normas invocadas par la accionante vigentes al
momenta de su otorgamiento.
3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
3.1. Cuestiones previas
Respecto de la aplicacion del articulo 135 inciso b) de la Decision 486
Las accionantes alegaron la aplicacion del artfculo 135 inciso b) de la Decision 486,
referente a la causal de falta de distintividad de un signo para acceder al registro como
marca.
Sin embargo, de la revision de sus argumentos se verifica que ninguno de ellos sustenta
la supuesta falta de distintividad de la marca en cuestion; antes bien, se aprecia que en
realidad dichos argumentos se encuentran dirigidos a sustentar que dicha marca
constituye un signo usual y/o una denominacion de uso comun y de libre disponibilidad,
supuesto previsto en el articulo 135 inciso g) de la Decision 486.
Pagina 9 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
Al respecto, cabe precisar que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 75 numeral
3 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, es deber de la
autoridad respecto del procedimiento administrativo, entre otros, encausar de oficio el
procedimiento, cuando advierta cualquier error u omision de los administrados, sin
perjuicio de la actuacion que les corresponda a ellos.
En ese sentido, no corresponde analizar como parte de los argumentos de la oposicion
la aplicacion del inciso b) del articulo 135 de la citada Decision.
De la mala fe de la accionante
La emplazada senalo que ASOCIAC16N CENTRAL SANTO DOMINGO DE TAUCA esta
actuando mediando mala fe al pretender la nulidad de la marca en cuestion.
Al respecto, cabe precisar que no corresponde evaluar dicho argumento de la
emplazada en el presente procedimiento de nulidad de registro de marca, debido a que
en el presente caso solo corresponde evaluar si la marca objeto de la presente nulidad
ha sido otorgada en contravencion o no de las disposiciones alegadas par las
accionantes; razon por la cual no corresponde determinar si ASOCIACION CENTRAL
SANTO DOMINGO DE TAUCA ha actuado de mala fe; dejandose a salvo la facultad de
la emplazada de hacer valer los argumentos que estime convenientes en la via
correspondiente.
Respecto del cuestionamiento del poder otorQado por la emplazada
Tanto ASOCIAC16N CENTRAL SANTO DOMINGO DE TAUCA y MUNICIPALIDAD
DEL DISTRITO DE TAUCA cuestionan la validez del poder otorgado par FEDERAC16N
DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS (FEDIT) al Estudio America & Asociados
S.A.C., en el procedimiento seguido mediante expediente ? 680946-2016, con el fin de
iniciar el tramite de inscripcion de la marca objeto de cuestionamiento en el presente
procedimiento. En efecto, senalan que dicho poder fue otorgado el 03 de octubre de
2016, de conformidad con la copia literal obtenida de Registros Publicos, siendo que el
actual Presidents de la emplazada es el senor Mateo Cupertino Trujillo, elegido a traves
de la Asamblea General de fecha 01 de abril de 2010;por lo que concluyen que el poder
otorgado al mencionado estudio juridico no es valido.
Al respecto, la Comision conviene en senalar que los argumentos referidos por las
accionantes corresponden a una cuestion de tipo procedimental tramitada en un
expediente distinto al que es analizado en autos, par lo que no corresponden ser
evaluados en el presents procedimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, se deja a salvo la facultad de las accionantes de hacer valer
los argumentos que estimen convenientes en la via correspondiente.
Pagina 10 de 35
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
Respecto a los argumentos senalados por ASOCIACION CENTRAL SANTO
DOMINGO DE TAUCA
La accionante senalo que no puede otorgarse un registro de marca a una institucion que
no persigue un fin lucrativo, como es el caso de la emplazada FEDERACION
DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS (FEDIT), debido a que ello contraviene
los estatutos y la naturaleza juridica de dicha Federacion.
Al respecto, cabe precisar que en el presente expediente solo corresponde analizar si
la marca registrada fue otorgada validamente de conformidad con las normas vigentes
al momenta de la concesion del registro; razon por la cual no corresponde pronunciarse
respecto a los argumentos senalados por la accionante. No obstante lo anterior, es
precise senalar que la titularidad de un derecho de propiedad industrial, como es la
marca, puede ser ostentada par cualquier persona natural o jundica, nacional o
extranjera, sin importar la actividad economica que esta ejerza en el mercado.
Temeridad de la presente accion
FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS (FEDIT) senalo que la
presente accion de nulidad constituye un acto forzado y/o obstruccionista, cuya intencion
es cuestionar un legftimo derecho otorgado por el Estado y que cumple con los requisitos
exigidos por las normas pertinentes.
Sobre el particular, cabe indicar que el tercer parrafo del articulo 146 de la Decision 486,
Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, senala que "(...) Las oposiciones
temerarias podran ser sancionadas si as/ /o disponen las normas nacionales". Por su
parte, el articulo 55 del Decreto Legislativo N0 1075, establece que "(...) Las oposiciones
temerarias seran sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT".
Asi, del analisis del articulo citado se advierte que el mismo esta dirigido a las
oposiciones contra solicitudes de registro, siendo el presents procedimiento uno de
nulidad; par lo que no resulta aplicable evaluar la sancion prevista en dicho articulo.
3.2. Informede antecedentes
Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que FEDERACI(-)N
DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS (FEDIT), de Peru, es titular de la marca
de servicio constituida por la denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON
TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y
logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:
Pagina 11 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: v)ww.indecopi.gob.pe
Inscrita el 06 defebrero de 2017, con certificado ? 98162, vigente hasta el 06 defebrero
de 2027, que distingue servicios religiosos; organizacion de reuniones religiosas, de la
clase 45 de la Clasificacion Internacional.
El presents registro fue solicitado el 19 de octubre de 2016 y otorgado par mandato de
la Resolucion ? 535-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 06 de febrero de 2017.
3.3. Determinacion de la Norma Aplicable
La declaracion de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de
una marca nunca fue valido, considerandose que ni el registro ni la solicitud que lo
origino han tenido los efectos previstos por ley1.
Dado el caracter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad
que se encontraba vigente al momento de la concesion del registro cuestionado, ya que
sera en base a dichas disposiciones que se evaluara la validez del registro.
En efecto, la nulidad implica un acto que se considera invalido par haber incurrido en un
vicio al momenta de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho
momenta. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que
entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado de acuerdo a
la normativa vigente al momenta de su concesion, ya que lo contrario generaria una
inseguridadjundica y significaria aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo
dispuesto por el articulo 103 de nuestra Constitucion.
En el presents caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio cuya
nulidad se solicita (concedido en virtud a la Resolucion ? 535-2017/DSD-INDECOPI,
de fecha 06 de febrero de 2017), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo ? 1 075
y la Decision 486 (ambas normas actualmente vigentes), par lo que el analisis respecto
a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas
disposiciones.
1 BOTANA AGRA, Manuel. "Panoramica de la Ley 32/1998 Espanola de Marcas", en Revista ADI ? 13,
1989-90, p. 28.
Pagina 12 de 35
^
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
En cuanto a la parte procedimental, cabe senalar que la norma aplicable es la Decision
486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo ? 10752.
3.4. Analisis de las causales de nulidad
El primer parrafo del articulo 172 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad
Industrial, dispone que la autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud
de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de
marca cuando se hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto en los articulos
134 primer parrafo y 135.
Asimismo, el segundo parrafo del artfculo 172 de la Decision 486, dispone que la
autoridad nacional competente decretara, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion
de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta
accion prescribira a los cinco anos contados desde la fecha de concesion del registro
impugnado.
En ese sentido, de la revision de los argumentos expuestos por las accionantes, se
advierte que la presente accion de nulidad se sustento en que el registro de la marca
SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo (certificado ? 98162), habria sido:
(i) obtenido mediando mala fe; y, (ii) obtenido en contravencion de lo establecido en el
articulo 135 incisos g) y p) y en el articulo 136 inciso b) de la Decision 486.
Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resultan atendibles los
argumentos de las accionantes.
3.5. Expediente ? 697453-2017
En el presents procedimiento, la accionante ASOCIACION CENTRAL SANTO
DOMINGO DE TAUCA alego que la marca registrada SANTO DOMINGO DE GUZMAN
PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA -
ANCASH y logotipo (certificado ? 98162) se encuentra desprovista de todo caracter
distintivo, debido a que se trata de un signo usual que debe ser de libre disposicion de
las personas naturales y jundicas del distrito de Tauca, en donde se vienen realizando
festividades en donde se utilizan la imagen y el nombre del Santo Domingo de Guzman.
Asimismo, la accionante alego la aplicacion del inciso p) del articulo 135 de la Decision
486, debido a que el registro en cuestion atenta contra el orden publico, las buenas
costumbres y la moral.
2 De conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislative) ? 1075.
Pagina 13 de 35
INSTITUTO NACJONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 1 04, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / 'Web: www.indecopi.gob.pe
3.5.1. Requisitos de reciistrabilidad v prohibiciones de registro
El articulo 134 de la Decision 486 establece que se entendera por marca todo "(...) signo
que sea apto para distinguir productos o se/v/c/os en el mercado". Anade que "(...)
podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica (...)".
Es decir que, conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo y en
consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que este en
aptitud de cumplir la funcion principal de esta figura, que es la funcion identificadora. De
este modo, la Decision 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser
registrados como marca, senalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.
En el mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, establece
que "la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los
empresarios para asignar a sus sen/icios y productos un distintivo que
fes permita diferenciar en el mercado sus productos o sen/icios de /os de la misma clase,
o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el
consumidor asocia una clase o categoria de bienes y productos con un signo
determinado, produciendose una asociacion directa entre la marca como signo externo
de diferenciacion y /os productos como objeto de proteccion de la marca"3.
Asi, la marca tiene como funcion esencial el distinguir los productos o servicios de un
competidor de los demas productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese
caracter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o
servicios para asi participar en el mercado y, par otro lado, permite al consumidor
identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o
contratar, sin verse expuesto a confusion o engano.
Sin embargo, no todo signo puede acceder al registro como tal. En efecto, el articulo
134, anteriormente citado, no solo establece que signos pueden constituir marca, sino
que ademas establece cuales son los requisitos que estos signos deben reunir para
accedera los Registros de Propiedad Industrial, al senalarque podran registrarse como
marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representacion grafica, mientras
que el articulo 135 inciso a) de la norma citada, senala que no se podran registrar como
marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 134 y el articulo 135 inciso b) establece que no podra registrarse
los signos que carezcan de distintividad.
Cabe senalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no
basta con apreciar sus caracteristicas constitutivas inherentes, sino ademas es
necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concrete dicho signo
pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos
o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los
competidores entonces ostentara la distintividad que Ie permitira acceder a la proteccion
registral como marca.
3 Proceso ? 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
Pagina 14 de 35
^•""°e".
^
52<
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en
consecuencia, que se revelara su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar
unos productos o servicios, de otros.
3.5.1.1. Denominaciones comunes o usuales
El articulo 135 inciso g) de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial,
senala que no podran registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente
o se hubieren convertido en una designacion comun o usual del producto o servicio de
que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais.
Conforme ha senalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso
108-IP-2004, un signo de uso comun es aquel que se encuentra integrado
exclusivamente por uno o mas vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el
lenguaje corriente o en el uso comercial del pais en que se ha solicitado el registro del
signo como marca, para identificar los productos o los servicios de que se trate.4
Asimismo, sobre la prohibicion de registro de signos comunes o usuales el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 108-IP-2004 ha manifestado que: "Esta
prohibicion hace referenda a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas
palabras que son entendidas y reconocidas por el publico en general o por las personas
que se desenvuelven dentro del campo en el que se utiliza la misma, como el nombre o
la designacion del producto o del sen/icio. No importa si el producto o el servicio tienen
una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas sera susceptible de registro
como marca."5
Ahora bien, la prohibicion de registro mencionada solo comprende a los signos que
exclusivamente esten compuestos par denominaciones comunes o usuales, por lo que
signos que contengan otros elementos distintivos si podran acceder al registro.
Es preciso anadir que, a efectos de determinar el caracter usual o frecuente, es
pertinents atender al significado que dicha denominacion tiene en el lenguaje comun y
corriente utilizado en el pais, dentro del cual se incluyen las palabras extranjeras, la
jerga y otras inventadas que adquieren cierta popularidad en su uso. Asimismo, debe
considerarse los productos o servicios especificos de que se trate y no solo cualquier
producto o servicio del mismo genero.
3.5.1.2. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas
costumbres
El inciso p) del articulo 135 de la Decision 486 tiene como ratio legis la proteccion del
interes publico en varios grades. Asi, la norma cautela la moral social (al impedir el
registro de signos que contrarien o afecten las buenas costumbres), vela por los
intereses de paz, estabilidad yjusticia (al proscribir las menciones atentatorias contra el
4 Sentencia del 22 de septiembre del 2004 recaida en el Proceso 108-IP-2004.
5 Ibid.
Pagina 15 de 35
INSTITUTO NACIONAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, fan Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: cotisnltas@indecopi.gob.pe / 'Web: wviw.indecopi.gob.pe
orden publico) para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo
constituido par los medios comerciales y el publico consumidor.
Previamente a realizar el analisis de la marca registrada, es conveniente precisar los
conceptos de ley, moral, orden publico y buenas costumbres.
Ley
En concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
en el Proceso 30-1 P-966, conviene precisar que la interpretacion del literal g) del articulo
72 de la Decision 313 (recogida en terminos similares por el articulo 135 inciso p) de la
Decision 486) y, de manera especial, la palabra "ley" contenida en el precepto, es
necesario efectuarla en aplicacion de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en
el contexto en que se encuentra inmersa.
Conforme lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando la disposicion
comunitaria hace alusion a la palabra "ley", no debe entenderse que las legislaciones
internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las
contempladas en el Regimen Comun Andino sobre Propiedad Industrial. Sin embargo,
el derecho positivo de cada pais ha incorporado en su ordenamiento juridico
disposiciones de caracter imperativo que velan par los intereses generates y que tienen
por fundamento el orden publico, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas
costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas par la Oficina
nacional competente al momento de conceder el registro.
Moral
Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones
o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Ciencia
que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o
malicia.7
En terminos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida
a la valoracion en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social.
La moral considera los actos humanos en relacion con el sujeto mismo que los cumple,
determinando entre los actos posibles de este cual es la conducta debida: selecciona,
entre las posibilidades del comportamiento, aquellas que son debidas o son licitas, y las
opone a aquellos otros comportamientos posibles, pero indebidos, ilicitos o prohibidos.8
Si bien existe una estrecha relacion entre las normas morales y las normas juridicas -
ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido etico - existen diferencias entre
la Moral y el Derecho, ya que aun siendo eticos los valores hacia los que apunta el
derecho, estos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la
norma moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe
orientarse la vida humana; toma la vida humana en si misma, en su plenitud, centrandola
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 299 del 17 de octubre de 1997, pp.46, 52 y ss.
7 Diccionario de la Lengua Espanola, Real Academia Espanola.
8 Enciclopedia Juridica Omeba.
Pagina 16 de 35
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
en su autentica y mas radical significacion, atendiendo a su supremo destino y mision,
y contemplandola en su autentica realidad, que es siempre la realidad individual, unica,
singular e intransferible. En cambio, la norma moral juridica enjuicia y regula el
comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de este en otras
personas y en la sociedad.
La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta
que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales.
La coaccion, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador
con respecto a las normas juridicas; si bien muchas reglas eticas reciben par ello solo
el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas estan desprovistas de
sancion en caso de incumplimiento, por omision del legislador, por la poca entidad de la
situacion o por alguna razon superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos
casos, entre ellos, la condena condicional.9
Orden publico
Conceptualmente, puede definirse el orden publico como la situacion de normalidad y
tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin
perturbaciones ni conflictos.
El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-8810, senala que el orden publico se
refiere al Estado, a la cosa publica. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad
ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido par
Hauriou como el "orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto
al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbacion". Son actos contra
el orden publico, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad publica, los que
afectan el normal funcionamiento de los servicios publicos, los tumultos y disturbios
publicos, el pillaje, el vandalismo, la subversion, la apologia de la violencia, los atentados
contra la salubridad publics y, en general, los que alteran la paz publica o la convivencia
social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el publico
pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podra ser admitido como marca.
Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-9411, ha manifestado sobre el orden
publico lo siguiente (...) "Aunque por definicion la generalidad de la ley h ace que ella se
presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque
jundico mira especialmente a la proteccion de los intereses de la colectividad, de manera
tal que estos ejercen una accion predominante sobre el interes individual a fin de
mantenerla estabilidad del orden jundico en una comunidad determinada".
Fernandez-Novoa ha indicado que el "orden publico" debe ser concebido como el
conjunto de principiosjuridicos, politicos, morales y economicos que son absolutamente
obligatorios para la conservacion del orden social en un pueblo y en una epoca
determinada.
9 Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 39 del 24 de enero de 1989, p.3.
'I1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 160 del 21 dejulio de 1994, p.4.
Pagina 17 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la. Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: vmw.indeccrpi.gob.pe
Buenas costumbres
En terminos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en
un momenta determinado, aquellas que reflejan una adecuacion entre la actuacion
individual o colectiva y la moral.
El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que par"buenas
costumbres" debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o
predominante segun el lugar y epoca. Suele tener esta expresion un sentido etico
general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan
con la moral social tales como la prostitucion, el proxenetismo, la vagancia, los juegos
prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo,
denominativo o figurativo, que pueda extenderse como apologia o simple propaganda
de esta clase de conductas, sera entonces irregistrable como marca.
Asimismo, en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los terminos "buenas
costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho
nacida de la practica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual
tiene esencial importancia dentro del ambito del Derecho Comercial dado su
caracteristico dinamismo y constante evolucion; muestra de esa importancia constituye
el reconocimiento hecho por las /eyes mercantiles a/ otorgar a la costumbre valor como
fuente del derecho, equiparandola incluso a la propia ley, dentro de determinados
parametros. Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las
"buenas costumbres" consideradas como la "conformidad que debe existir entre los
actos humanos y los principios de la Moral".
En el mismo sentido, Fernandez-Novoa precisa que las "buenas costumbres" han de
asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal
convivencia de las personas estimadas honestas.
3.5.1.3. Aplicacion al caso^concreto
En el presents caso, la marca objeto de la presente accion distingue servicios religiosos;
organizacion de reuniones religiosas, de la clase 45 de la Clasificacion Internacional:
:3»'1
Igl^y^
Pagina18de35
,i>W."ADE^
^0^
8i
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
Al respecto, se advierte que la marca objeto de nulidad esta conformada por la frase
SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA-ANCASH.
En efecto, se aprecia que la denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN
corresponde al nombre de una iglesia construida en la epoca de la colonia por frailes
dominicos, bajo la advocacion del presbitero y eclesiastico espanol Santo Domingo de
Guzman, ubicada en la localidad de Tauca, en la provincia de Pallasca, en el
departamento de Ancash12. Asimismo, se advierte que la marca cuestionada esta
conformada por un elemento figurativo constituido por la imagen de una estatua del
clerigo espanol Domingo de Guzman, fundador de la Orden de los Dominicos13, sobre
un fondo que corresponde a un cielo con nubes.
Considerando lo senalado en el parrafo precedente, se advierte que la marca en
cuestion no constituye una designacion comun o usual de los servicios para los cuales
fue registrada; por lo que no se encuentra incurso en la prohibicion de registro
establecida en el articulo 135 inciso g) de la Decision 486.
Por otro lado, contrariamente a lo alegado por la accionante, la presencia de la
denominacion que conforma la marca objeto de la presente accion, asi como de la
imagen que la acompana, no son susceptibles de afectar la moral, el orden publico o las
buenas costumbres, ya que no consisten en un nombre relacionado a un producto o
actividad considerados como ilicitos, ni constituyen un signo obsceno o que pueda
incitar al odio, a la violencia, al racismo u otro tipo de conductas antisociales o que sea
susceptible de generar desagrado, molestia, menosprecio o agravio a las personas o a
la colectividad; por lo que no se encuentra incurso en la prohibicion de registro
establecida en el articulo 135 inciso p) de la Decision 486.
3.5.1.4. Conclusion
Par las razones expuestas, se concluye que el registro de la marca SANTO DOMINGO
DE GUZMAN PATR6N TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA - ANCASH y logotipo (certificado ? 98162), no fue concedido en
contravencion de lo establecido en el articulo 135 incisos g) y p) de la Decision 486,por
lo que no precede acceder a la nulidad de dicho registro en base a dichas causales.
3.5.2. Uso del nombre comercial alegado por parte de la accionante
ASOCIACION CENTRAL SANTO DOMINGO DE TAUCA senalo que la marca objeto de
la presente accion es una reproduccion de su nombre comercial, por lo que dicho
registro de marca se encuentra incurso en la prohibicion de registro prevista en el inciso
b) del articulo 136 de la Decision 486.
El articulo 136 inciso b) de la Decision 486, establece que no podran registrarse como
marcas los signos que sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido,
12 Informacion verificada en httD://www.aeocities.ws/DueblocLetauca/cronoiglesia.htm
http://www.infoartes.pe/templo-de-santo-dQminflo-de-fluzman-de-tauca/.
13 Informacion verificada en httD://www.corazones.ora/santos/dominao auzman.htm.
Pagina 19 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 104,-San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: unmu.mdecopi.gob.pe
o, de ser el caso, a un rotulo o ensena, siempre que, dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusion de asociacion.
El artfculo 190 de la Decision 486 entiende par nombre comercial a cualquier signo que
identifique a una actividad economica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
El articulo 191 de la Decision 486 establece que el derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso
del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. De
conformidad con dicha norma, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del
uso, sin necesidad de registro, pues el sistema registral es declarativo. Asi, la proteccion
del nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relacion al
establecimiento y/o actividad economica que identifica, ya que es el uso lo que permite
que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
En tal sentido, si bien el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso
sin necesidad de registro, a efectos de hacer valer un derecho en base a el, resulta
necesario que se acredite su uso o conocimiento en el Peru par parte del publico
consumidor, para identificar actividades iguales o similares a aquellas que se distinguen
con el signo que motiva el inicio de la accion legal, como dispone el articulo 86 del
Decreto Legislativo 1075.
En el presente caso, se advierte que la accionante no ha precisado cual es el nombre
comercial supuestamente afectado ni las actividades economicas que identificaria el
mismo en el mercado, siendo que no ha adjuntado medios probatorios que permitan
acreditar el uso de nombre comercial alguno. En consecuencia, al no existir el derecho
sobre el cual se sustenta la presents accion (supuesto nombre comercial), esta resulta
improcedente en este extreme, por lo que no corresponde realizar el examen de riesgo
de confusion entre los signos en cuestion.
3.5.3. Malafe
ASOCIACION CENTRAL SANTO DOMINGO DE TAUCA senalo que la emplazada
obtuvo el registro de la marca objeto de la presente accion mediando mala fe, actuando
en contra de los intereses del distrito de Tauca. En ese sentido, argumento que al
haberse inscrito la marca en cuestion para distinguir servicios religiosos y otros de la
clase 45 de la Clasificacion Internacional, y concederse un derecho exclusivo sobre la
misma, se han desnaturalizado las festividades culturales y costumbristas que se
realizan en honor a "SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PATRON TUTELAR DEL
DISTRITO DE TAUCA".
Al respecto, corresponde senalar que los agentes economicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtuen el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas
de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre
estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia
en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.
Pagina 20 de 35
,,,»UC«OEt^
-^' ^
£>^
t^S'i
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
La buena fe represents la concretizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
senalado por Baylos:"(...) desleales son indeterminadamente /os medios que reprueba
la conciencia social; los que rechaza la costumbre; /os que van contra los usos honestos
r...r4.
La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuracion de un
derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial
a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.
En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirio su
posicion juridica a traves de un comportamiento que contraviene las normas jundicas,
la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante sera que este
comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen
tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro
signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la trasgresion de un derecho
ajeno, ya que conforme se ha senalado, el actuar en forma deshonesta o desleal
constituye un comportamiento no admitido par el ordenamiento juridico.
En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condicion indispensable para
que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto
administrativo que otorga el registro, par lo que al solicitarse el registro de una marca,
la administracion deberateneren consideracion la observancia de este presupuesto. De
otro lado, no basta con que dos signos sean identicos o confundibles para que se
configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido
el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta ademas que se transgreda uno
de los deberes de la leal competencia comercial.
Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino
simplemente enunciativas, ya que par su complejidad y naturaleza misma no son
susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso
concrete. Conforme lo senalo el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma
el legislador comunitario deja a la regulacion yjueces nacionales la determinacion de
otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intencion o proposito
reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcaho15."
En el presents caso, a efectos de acreditar la mala fe imputada a la emplazada, se
analizaran los siguientes medios probatorios presentados por la accionante:
Copia de extracto de la Partida Registral ? 01778625.
Documento titulado "AUDIENCIA GENERAL", de fecha 03 de febrero de 2010,
elaborado porel Papa Benedicto XVI.
Documento titulado "Historia de Tauca", de marzo de 2011, extraido de la pagina
web https://eltauquino.jimdo.com/historia-de-tauca.
Documento titulado "Santo Domingo", extraido de la pagina web
https://eltauquino.iimdp.com/actividad/santo-dominflo.
14 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pag.336.
15 Proceso ? 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 355 del 14 dejulio de 1998, p.11.
Pagina 21 de 35
INSTITUTONACIONALDEDEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consvltas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
Documentos titulados "Fiesta de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzman" y
"Fiestas de Santo Domingo de Guzman".
Documento titulado "Santo Domingo de Guzman en Palenque", extraido de
WikiMexico.
Copia de una impresion de pantalla en la que aprecia la Resolucion ? 535-
2017/DSD-INDECOPI, de fecha 06 de febrero de 2017, y sobre ella unas letras
grandes y rojas que dicen "RECHAZADO", extraida de la pagina web
http://dioskon.blogspot.pe/2017/03/municipalidad-de-tayca-en-bronca.
Documento titulado "MUNICIPALIDAD DE TAUCA EN BRONCA CON FEDIT-
LIMA", obtenido de la pagina web
http://dioskon.blogspot.pe/2017/03/municipalidad-cle-tauca-en-bronca.
Carta expedida par "Asociacion Tauquina", de fecha 16 de marzo de 2017.
Documento emitido por "CLUB DEFENSOR TAUCA".
Copia de la Partida Registral ? 01899635.
Copia de la Carta Notarial ? 1247, de fecha 27 de febrero de 2017, emitida por
FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS.
Impresion de la imagen de Santo Domingo de Guzman en la que se aprecia el
siguiente mensaje: "FEDIT: La Resolucion de INDECOPI solo afecta a quienes en
lima lucran con el nombre de nuestro Santo Patron. Las actividades estrictamente
religiosas no se veran afectadas de ningun modo".
07 Declaraciones Juradas expedidas con fecha 22 de marzo de 2017.
Impresion de la marca objeto de la presente accion.
15 ejemplares de folletos relacionados a la festividad de Santo Domingo de
Guzman.
Copia de la solicitud de registro de la marca objeto de la presente nulidad, de fecha
19 de octubre de 2016, y de la posterior Resolucion emitida por el INDECOPI, de
fecha 06 de febrero de 2017, que concedio el registro.
Par otro lado, la emplazada FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES
TAUQUINAS (FEDIT) presento lo siguientes medios probatorios:
Copias de 05 folletos relacionados a la festividad de Santo Domingo de Guzman.
Copia de un Pronunciamiento emitido por el Consejo Directivo de la emplazada en
marzo de 2017.
Copia del "Reglamento de Resolucion ? 0535-2017/DSD-INDECOPI", emitido por
el Consejo Directive) de la emplazada con fecha 21 de mayo de 2017.
Copia de la Partida Registral ? 01899635.
Copia de carta emitida por la Municipalidad Distrital de Tauca y dirigida al senor
Cupertino Trujillo, Presidents de la FEDERAC16N DISTRITAL DE INSTITUCIONES
TAUQUINAS.
Copia del Oficio ? 019/FEDIT/2012, de fecha 06 de diciembre de 2012, dirigido al
Presidente de la ASOCIACION CENTRAL SANTO DOMINGO DE TAUCA.
Copia del Oficio ? 017/FEDIT/2012, de fecha 06 de diciembre de 2012, dirigido al
Alcalde del Distrito de Tauca.
Copia de la Resolucion de Alcaldia ? 623-2012-MDT/A, de fecha 23 de noviembre
de 2012, emitida por la Municipalidad Distrital de Tauca.
Copia de carta emitida por el "Centro de Salud Tauca" y dirigida al Director del
Hospital General Nacional Arzobispo Loayza, con fecha 14 de mayo de 1997.
Pagina 22 de 35
^OUCAOE(^
^
i'f!!l
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
Copias de Actas de Entrega de Bienes par parte del Hospital General Nacional
Arzobispo Loayza.
Copia de la Carta Circular ? 002/FEDIT/2012, emitida por la emplazada y dirigida
a la senora Agustina Alejos Lopez.
Copia de la Resolucion de Gerencia ? 0490050025795, de fecha 29 de enero de
2010, emitida par la Gerencia de Centros de Servicios al Contribuyente de la
SUNAT.
Copia del Oficio ? 018-FEDIT/95, de fecha 26 de setiembre de 1995, dirigido al
Director del Hospital General Nacional Arzobispo Loayza.
Copia del Oficio ? 005-FEDIT/93, de fecha 20 de enero de 1993, dirigido al Director
de Personal del Despacho Presidencial.
Copia de carta emitida por un medico del Centre de Salud de Tauca, de fecha 06
de diciembre de 1992.
Copias de Actas de Entrega, expedidas por la Casa Militar del Presidente de la
Republica.
Copia de Acta de Recepcion emitida por el Centro de Salud de Tauca.
Copia del Decreto de Alcaldia ? 01, de fecha 22 de diciembre de 1 987, emitido por
la Municipalidad Distrital de Tauca.
Copia de la Resolucion Presidencial ? 0247-86-CORDE-ANCASH, defecha 21 de
juliode 1986.
Copia del Convenio de Participacion suscrito con fecha 19 dejulio de 1989.
En primer lugar, cabe precisar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean
de fecha posterior a la fecha de presentacion de la accion de nulidad objeto del presente
expediente (17 de marzo de 2017), no resultan pertinentes para acreditar la mala fe
alegada por la accionante.
En ese sentido, no se tomaran en cuenta para el presente analisis el documento emitido
par "CLUB DEFENSOR TAUCA" ni la impresion de la imagen de Santo Domingo de
Guzman, ya que no cuentan con fecha. Asimismo, tampoco se tendran en consideracion
las 07 Declaraciones Juradas expedidas con fecha 22 de marzo de 2017, por ser
posteriores a la fecha de presentacion de la accion de nulidad objeto del presente
procedimiento.
Del mismo modo, no se tendran en cuenta la copia del "Reglamento de Resolucion ?
0535-2017/DSD-INDECOPI", de fecha 21 de mayo de 2017 ni la copia de la carta
emitida por la Municipalidad Distrital de Tauca y dirigida al senor Cupertino Trujillo,
Presidente de la FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS,
presentadas por la emplazada, por ser de fecha posterior y par no contar con fecha,
respectivamente.
Ahora bien, de la revision de los demas medios probatorios presentados por la
accionante, se desprende lo siguiente:
La copia del extracto de la Partida Registral ? 01778625 acredita la constitucion
de la ASOCIACION CENTRAL SANTO DOMINGO DE TAUCA y su inscripcion en
Registros Publicos, ocupando el senor Gregorio Fernando Pando Rivera, el cargo
de Presidente de dicha asociacion.
Pagina 23 de 35
INSTITUTONACIONALDEDEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, fan Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: considtas@indecopi.gob.pe / Web: wuw.indecopi.gob.pe
Par otro lado, la copia de la Partida Registral ? 01899635 acredita la constitucion
de la emplazada FEDERAC16N DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS y
su inscripcion en Registros Publicos, siendo su domicilio en la ciudad de Lima.
El documento titutado "AUDIENCIA GENERAL", de fecha 03 de febrero de 2010,
elaborado par el Papa Benedicto XVI, esta referido a la vida de Santo Domingo de
Guzman, Fundador de la Orden Religiosa de los Dominicos.
El documento titulado "Historia de Tauca", extraido de la pagina web
https://eltauquino.jimdo.com/historia-de-tauca, esta referido a la creacion de la
Iglesia de Santo Domingo de Guzman en la ciudad de Tauca, la cual ha sido
declarada Monumento Nacional desde 1941, mientras que el pueblo de Tauca fue
declarado Ambiente Urbano Monumental desde 1987.
El documento titulado "Santo Domingo", extraido de la pagina web
https://eltauquino.iimdo.com/actividad/santo-domincio, esta referido a los
homenajes realizados en los anos 2011,2012 y 2013, en honor a Santo Domingo
de Guzman, llevados a cabo par la accionante en la Basilica del Rosario del
Convento de Santo Domingo de Guzman, en el distrito del cercado de Lima, o en
diferentes locales ubicados en la capital.
Los documentos titulados "Fiesta de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzman",
"Fiestas de Santo Domingo de Guzman" y "Santo Domingo de Guzman en
Palenque", hacen referencia, respectivamente, a las festividades de Santo Domingo
de Guzman llevadas a cabo en Espana, en ciudades como Caleruega, Cordoba y
Segovia, los primeros dias de agosto; asi como las fiestas patronales en honor a
Santo Domingo llevadas a cabo en Nicaragua y en la ciudad de Palenque, en
Mexico.
De los documentos obtenidos de la pagina web
http://dioskon.blogspot.pe/2017/03/municipalidad-de-tauca-en-bronca, se advierte
el rechazo por parte de la Municipalidad de Tauca contra la Resolucion ? 535-
2017/DSD-INDECOPI, de fecha 06 de febrero de 2017, manifestando que a raiz del
registro otorgado a FEDERAC16N DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS,
esta institucion limena se estaria apropiando del santo patron de su pueblo, para
asi lucrar con su imagen; razon par la cual, la Municipalidad ha colgado en dicha
pagina web la citada Resolucion sobre la cual se aprecian unas letras grandes y
rojas que dicen "RECHAZADO" y una equis roja, en clara senal de rechazo y
disconformidad.
La carta expedida por "Asociacion Tauquina", de fecha 16 de marzo de 2017,
demuestra el rechazo de dicha Asociacion a la Resolucion ? 535-2017/DSD-
INDECOPI, par considerar que el nombre de su santo no se puede patentar (sic),
ya que es patrimonio de todo el pueblo de Tauca, afectandose asi su libertad de
culto y sus costumbres religiosas.
De la copia de la Carta Notarial ? 1247, de fecha 27 de febrero de 2017, emitida
por FEDERACION DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS, se aprecia que
Pagina 24 de 35
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
se puso en conocimiento a ASOCIAClON CENTRAL SANTO DOMINGO DE
TAUCA que la emplazada es la titular legitima sobre la denominacion SANTO
DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo, al haber obtenido el registro de
marca mediante Resolucion ? 535-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 06 de febrero
de 2017, la cual adjunta a la carta notarial. En ese sentido, la emplazada exhorta a
la accionante a abstenerse de realizar actividades y/o festividades, ni usar la
denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL
DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo, u otros
nombres que se asemejen o sean similares a su marca registrada, y asi evitar
futures malentendidos.
Las copias de la solicitud de registro de la marca objeto de la presente nulidad, de
fecha 19 de octubre de 2016 y de la Resolucion emitida por el INDECOPI, de fecha
06 de febrero de 2017, que concedio el registro, asi como la impresion de la marca
objeto de la presents accion, demuestran que la emplazada realize el tramite de
registro respectivo obteniendo un derecho de propiedad industrial a su favor sobre
la marca en Question.
Los 15 ejemplares de folletos relacionados a la festividad de Santo Domingo de
Guzman, correspondientes a los anos 1989,2000,2002,2003,2006, 2007, 2011,
2012 y 2013, acreditan que desde hace decadas se vienen realizando las
festividades en honor al Santo Patron de Tauca - Pallasca, Santo Domingo de
Guzman, que duran aproximadamente 9 dias (entrejulio y agosto) y que consisten
en almuerzos costumbristas, misas, procesiones, conciertos, bailes, bandas
musicales, matanzas de animales, fuegos artificiales, entre otros, y en el que se
reciben diversas donaciones.
De las pruebas presentadas par la emplazada, se desprende lo siguiente:
Las copias de 05 folletos relacionados a la festividad de Santo Domingo de
Guzman, correspondientes a los anos 2007, 2011, 2012 y 2013, acreditan que
desde hace decadas se vienen realizando las festividades en honor al Santo Patron
de Tauca - Pallasca, Santo Domingo de Guzman, que duran aproximadamente 9
dias (entre julio y agosto) y que consisten en almuerzos costumbristas, misas,
procesiones, conciertos, bailes, bandas musicales, matanzas de animales, fuegos
artificiales, entre otros, y en el que se reciben diversas donaciones.
La copia de un Pronunciamiento emitido por el Consejo Directivo de la emplazada
en marzo de 2017, constituye una comunicacion a la opinion publica y en especial
a los tauquinos residentes en la ciudad de Lima, sobre su decision de solicitar el
registro de la imagen del Santo Patron del distrito de Tauca, provincia de Pallasca,
departamento de Ancash, en vista de haberse "proliferado" (sic) la realizacion de la
fiesta patronal costumbrista en honor a Santo Domingo de Guzman en la capital de
la Republica y en la ciudad de Chimbote, capital de la provincia de Santa, en
Ancash. En tal sentido, a traves de dicho documento, la emplazada explica que el
registro obtenido tiene como finalidad hacer un ordenamiento de la actividad
patronal en Lima y en la provincia de Santa, procurando que se realice una sola
Pagina 25 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: considtas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
actividad en homenaje a Santo Domingo de Guzman y que un porcentaje de lo
recaudado vaya al pueblo de Tauca para combatir la desnutricion y la pobreza.
Asimismo, en dicho documento la emplazada cuestiona la existencia de otras
instituciones y personas naturales que vienen organizando en el mes de agosto las
actividades patronales sin brindar apoyo al pueblo de Tauca; por lo que senala que
FEDERAC16N DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS respeta las
costumbres y tradiciones de Tauca y que no aplicara la Resolucion del INDECOPI
en el distrito de Tauca, sino que mas bien trabajara para su desarrollo realizando
una actividad patronal en la ciudad de Lima con el fin de ayudar a los mas
necesitados.
La copia de la Partida Registral ? 01899635 acredita la constitucion de la
emplazada FEDERAC16N DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS y su
inscripcion en Registros Publicos, siendo su domicilio en la ciudad de Lima.
Las copias de los Oficios ? 019/FEDIT/2012 y ? 017/FEDIT/2012, de fechas 06
de diciembre de 2012, dirigidos al Presidente de la ASOCIACION CENTRAL
SANTO DOMINGO DE TAUCA y al Alcalde del Distrito de Tauca, respectivamente,
acreditan que la emplazada aporto la cantidad de 10 cajas de panetones de 6
unidades cada una, las cuales ha depositado en el local de la accionante, con la
consigna de que sea entregado al Consejo Municipal del Distrito de Tauca.
La copia de la Resolucion de Alcaldia ? 623-2012-MDT/A, de fecha 23 de
noviembre de 2012, emitida por la Municipalidad Distrital de Tauca, acredita la
creacion del Comite Interinstitucional de Coordinacion de la Municipalidad Distrital
de Tauca y sus miembros, cuya finalidad es dinamizar la Administracion del
Gobierno Local y buscar la eficiencia en el cumplimiento de responsabilidades.
La copia de carta emitida por el "Centro de Salud Tauca" y dirigida al Director del
Hospital General Nacional Arzobispo Loayza y las copias de Actas de Entrega de
Bienes, acreditan la transferencia de bienes patrimoniales en desuso, tales como
camas quirurgicas, Camillas, veladores de metal, cunas, mesas, sillas de ruedas,
incubadoras, entre otros materiales y equipos medicos, en beneficio del Centro de
Salud Tauca, en respuesta al pedido realizado por la emplazada en nombre del
referido Centre de Salud.
La copia de la Carta Circular ? 002/FEDIT/2012, emitida par la emplazada y
dirigida a la senora Agustina Alejos Lopez, acredita que aquella envio a traves de
la senora Alejos una caja con 20 chalecos para ser entregados a la RONDA
CAMPESINA.
La copia de la Resolucion de Gerencia ? 0490050025795, de fecha 29 de enero
de 2010, emitida par la Gerencia de Centres de Servicios al Contribuyente de la
SUNAT, acredita la inscripcion de la emplazada en el Registro de Entidades
Exoneradas del Impuesto a la Renta.
La copia del Oficio ? 018-FEDIT/95, de fecha 26 de setiembre de 1995, dirigido al
Director del Hospital General Nacional Arzobispo Loayza, hace referenda a un
Pagina 26 de 35
.i>»UCAB£t
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
pedido realizado par la emplazada a dicho nosocomio para que brinde su apoyo
con una donacion de material medico al hospital del distrito de Tauca, en la provincia
de Pallasca.
La copia del Oficio ? 005-FEDIT/93, de fecha 20 de enero de 1993, dirigido al
Director de Personal del Despacho Presidencial, acredita el pedido realizado par la
emplazada para la donacion de un lote de medicinas en beneficio de la comunidad
de Tauca. Del mismo modo, de la copia de carta emitida par un medico del Centro
de Salud de Tauca, de fecha 06 de diciembre de 1992, de las Actas de Entrega,
expedidas par la Casa Militar del Presidente de la Republica y del Acta de
Recepcion emitida por el Centro de Salud de Tauca, se acreditan las donaciones
de material y equipo medico a favor del Centro de Salud Tauca y del pueblo
tauquino en general.
Mediante la copia del Decreto de Alcaldia ? 01, de fecha 22 de diciembre de 1987,
emitido par la Municipalidad Distrital de Tauca, se acredita el reconocimiento legal
de la emplazada, quien representara al distrito de Tauca en todas las gestiones que
se realicen ante organismos del Estado, en coordinacion con las autoridades del
gobierno local en beneficio y desarrollo del distrito de Tauca.
Mediante la copia de la Resolucion Presidencial ? 0247-86-CORDE-ANCASH, de
fecha 21 de julio de 1986, se aprobo el Convenio de Encargo con Participacion
suscrito el 22 de mayo de 1986 entre la Corporacion Departamental de Desarrollo
de Ancash y el Institute Nacional de Cultura, para la ejecucion del proyecto de
restauracion de la Iglesia de Santo Domingo de Tauca, declarada monumento
historico, y se adjunta dicho Convenio a la Resolucion.
La copia del Convenio de Participacion suscrito con fecha 19 dejulio de 1989, entre
la Corporacion Departamental de Desarrollo de Ancash y el Comite Pro
Rehabilitacion de la Acequia del Pueblo de Tauca - Provincia de Pallasca, acredita
el acuerdo entre dichas partes para la ejecucion y supervision de la obra "La
Acequia del Pueblo de Tauca - Sector El Quebrado", cuyos beneficiarios son la
totalidad de los habitantes de la localidad de Tauca.
Analizados los medios probatorios en su conjunto, se advierte que la denominacion
SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo, corresponde al Santo Patron del
pueblo de Tauca, el cual es venerado en dicha localidad desde hace muchisimos anos,
par lo que la fiesta patronal en honor a dicho santo constituye una festividad tradicional
y costumbrista que congrega a miles de fieles y devotos cada ano. Cabe tener en cuenta,
ademas, que la propia Iglesia de Santo Domingo de Guzman en la ciudad de Tauca,
edificada par frailes dominicos bajo la advocacion del presbitero y eclesiastico espanol
Santo Domingo de Guzman, ha sido declarada Monumento Nacional desde 1941, e
incluso el mismo pueblo de Tauca ha sido declarado Ambiente Urbano Monumental
desde 1987. En ese sentido, queda claro que dicha fiesta popular constituye patrimonio
historico artfstico de la ciudad de Tauca.
Pagina 27 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104,-San Borja, Lima 41 - Pem / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que no puede atribuirse a una simple
coincidencia el hecho que la emplazada pretenda registrar como marca un signo que
corresponde al nombre del Santo Patron de la ciudad de Tauca, el cual es venerado
desde hace siglos y que cuya fiesta en su honor forma parte de la identidad del pueblo
tauquino, sino al deliberado proposito de apropiarse de un nombre y una imagen que
forman parte de la historia y tradicion de un pueblo, aprovechandose asi del
reconocimiento oficial que Ie hizo la Municipalidad Distrital de Tauca para que sea dicha
Federacion quien represente a la localidad de Tauca en las gestiones que se realicen
ante organismos del Estado. En ese sentido, razonablemente se puede inferir que la
emplazada conocia, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de la
presente nulidad, que dicha denominacion es empleada por toda una comunidad para
identificar a su santo patron.
En tal sentido, de los hechos antes descritos, se advierte una conducta contraria a la
buena fe por parte de la emplazada al momento de solicitar la marca materia de la
presents accion de nulidad.
Por lo expuesto, esta Comision determina que la marca SANTO DOMINGO DE
GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA
- ANCASH y logotipo (certificado ? 98162) fue otorgada mediando mala fe.
3.5.4. Aplicacion de la jurisprudencia invocada del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina
En el presente caso, la emplazada invoco la aplicacion de los criterios contenidos en
una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sobre el particular cabe indicar que la presents resolucion no contradice los criterios
adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido
observados en el analisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal, solo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver
el caso respecto del cual se formulo la solicitud de interpretacion prejudicial, mas no en
todos los casos sometidos a su competencia.
3.5.5. Conclusion
En virtud de las consideraciones expuestas, el registro de la marca de servicio SANTO
DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA
DE PALLASCA - ANCASH y logotipo (certificado ? 98162), se encuentra incurso en el
supuesto de nulidad establecido en el articulo 172 de la Decision 486, al haberse
otorgado mediando mala fe; par lo que corresponde declararfundada la presente accion
de nulidad.
3.6. Expediente ? 698993-2017
En el presente procedimiento, la accionante MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE
TAUCA alego que la marca registrada SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON
Pagina 28 de 35
^"""""^
S°4
Si'(
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y
logotipo (certifjcado ? 98162) se encuentra desprovista de todo caracter distintivo,
debido a que se trata de un signo usual que debe ser de libre disposicion de las personas
naturales y jundicas del distrito de Tauca, en donde se vienen realizando festividades
en donde se utilizan la imagen y el nombre del Santo Domingo de Guzman.
Asimismo, la accionante alego la aplicacion del inciso p) del articulo 135 de la Decision
486, debido a que el registro en cuestion atenta contra el orden publico, las buenas
costumbres y la moral.
3.6.1. Requisites de registrabilidad y prohibiciones de reqistro
Al respecto, para el presente analisis se ha de tener en cuenta lo senalado en el numeral
3.5.1. de la presente Resolucion, en lo que resulte pertinente.
3.6.1.1. Denominaciones comunes o usuales
Al respecto, para el presente analisis se ha de tener en cuenta lo senatado en el numeral
3.5.1.1. de la presents Resolucion, en lo que resulte pertinente.
3.6.1.2. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas
costumbres
Al respecto, para el presente analisis se ha de tener en cuenta lo senalado en el numeral
3.5.1.2. de la presents Resolucion, en lo que resulte pertinente.
3.6.1.3. Aplicacion al caso concreto
En el presente caso, la marca objeto de la presente accion distingue servicios religiosos;
organizacion de reuniones religiosas, de la clase 45 de la Clasificacion Internacional:
Al respecto, se advierte que la marca objeto de nulidad esta conformada por la frase
SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA-ANCASH.
Pagina 29 de 35
INSTITUTONACIONALDEDEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: •wum.indecopi.gob.pe
En efecto, se aprecia que la denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN
corresponde al nombre de una iglesia construida en la epoca de la colonia par frailes
dominicos, bajo la advocacion del presbitero y eclesiastico espanol Santo Domingo de
Guzman, ubicada en la localidad de Tauca, en la provincia de Pallasca, en el
departamento de Ancash16. Asimismo, se advierte que la marca cuestionada esta
conformada par un elemento figurativo constituido por la imagen de una estatua del
clerigo espanol Domingo de Guzman, fundador de la Orden de los Dominicos17, sobre
un fondo que corresponde a un cielo con nubes.
Considerando lo senalado en el parrafo precedente, se advierte que la marca en
Question no constituye una designacion comun o usual de los servicios para los cuales
fue registrada; par lo que no se encuentra incurso en la prohibicion de registro
establecida en el articulo 135 inciso g) de la Decision 486.
Par otro lado, contrariamente a lo alegado par la accionante, la presencia de la
denominacion que conforma la marca objeto de la presents accion, asi como de la
imagen que la acompana, no son susceptibles de afectar la moral, el orden publico o las
buenas costumbres, ya que no consisten en un nombre relacionado a un producto o
actividad considerados como ilicitos, ni constituyen un signo obsceno o que pueda
incitar al odio, a la violencia, al racismo u otro tipo de conductas antisociales o que sea
susceptible de generar desagrado, molestia, menosprecio o agravio a las personas o a
la colectividad; par lo que no se encuentra incurso en la prohibicion de registro
establecida en el articulo 135 inciso p) de la Decision 486.
3.6.1.4. Conclusion
Par las razones expuestas, se concluye que el registro de la marca SANTO DOMINGO
DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA - ANCASH y logotipo (certificado ? 98162), no fue concedido en
contravencion de lo establecido en el articulo 135 incisos g) y p) de la Decision 486,por
lo que no precede acceder a la nulidad de dicho registro en base a dichas causales.
3.6.2. Uso del nombre comercial aleqado por parte de la accionante
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TAUCA senalo que la marca objeto de la presents
accion es una reproduccion de su nombre comercial, por lo que dicho registro de marca
se encuentra incurso en la prohibicion de registro prevista en el inciso b) del articulo 136
de la Decision 486.
El articulo 136 inciso b) de la Decision 486, establece que no podran registrarse como
marcas los signos que sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido,
o, de ser el caso, a un rotulo o ensena, siempre que, dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusion de asociacion.
16 Informacion verificada en httD://w\ww.cieocities.ws/Dueblodetauca/cronoiqlesia.htm
http://www.infoartes.De/templo-de-santo-dominao-de-quzman-de-tauca/.
17 Informacion verificada en http://www.corazones.org/santos/domingo auzman.htm.
Pagina 30 de 35
LO.
PERU I Presidenaa
del Consejo de Ministros
El articulo 190 de la Decision 486 entiende par nombre comercial a cualquier signo que
identifique a una actividad economica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
El articulo 191 de la Decision 486 establece que el derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere par su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso
del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. De
conformidad con dicha norma, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del
uso, sin necesidad de registro, pues el sistema registral es declarativo. Asi, la proteccion
del nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relacion al
establecimiento y/o actividad economica que identifica, ya que es el uso lo que permite
que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
En tal sentido, si bien el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso
sin necesidad de registro, a efectos de hacer valer un derecho en base a el, resulta
necesario que se acredite su uso o conocimiento en el Peru por parte del publico
consumidor, para identificar actividades iguales o similares a aquellas que se distinguen
con el signo que motiva el inicio de la accion legal, como dispone el articulo 86 del
Decreto Legislative) 1075.
En el presents caso, se advierte que la accionante no ha precisado cual es el nombre
comercial supuestamente afectado ni las actividades economicas que identificaria el
mismo en el mercado, siendo que no ha adjuntado medios probatorios que permitan
acreditar el uso de nombre comercial alguno. En consecuencia, al no existir el derecho
sobre el cual se sustenta la presente accion (supuesto nombre comercial), esta resulta
improcedente en este extreme, por lo que no corresponde realizar el examen de riesgo
de confusion entre los signos en cuestion.
3.6.3. Malafe
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TAUCA senalo que la emplazada obtuvo el
registro de la marca objeto de la presente accion mediando mala fe, actuando en contra
de los intereses del distrito de Tauca. En ese sentido, argumento que al haberse inscrito
la marca en cuestion para distinguir servicios religiosos y otros de la clase 45 de la
Clasificacion Internacional, y concederse un derecho exclusivo sobre la misma, se han
desnaturalizado las festividades culturales y costumbristas que se realizan en honor a
"SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA".
Al respecto, corresponde senalar que los agentes economicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtuen el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas
de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre
estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia
en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.
La buena fe representa la concretizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
senalado por Baylos:"(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba
Pagina 31 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
la conciencia social; /os que rechaza la costumbre; /os que van contra los usos honestos
(...r.
La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuracion de un
derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial
a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.
En general, se considers que existe mala fe cuancto el titular del derecho adquirio su
posicion juridica a traves de un comportamiento que contraviene las normas jundicas,
la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante sera que este
comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen
tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro
signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la trasgresion de un derecho
ajeno, ya que conforme se ha senalado, el actuar en forma deshonesta o desleal
constituye un comportamiento no admitido par el ordenamientojuridico.
En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condicion indispensable para
que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que pace con el acto
administrativo que otorga el registro, par lo que al solicitarse el registro de una marca,
la administracion debera tener en consideracion la observancia de este presupuesto. De
otro lado, no basta con que dos signos sean identicos o confundibles para que se
configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido
el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta ademas que se transgreda uno
de los deberes de la leal competencia comercial.
Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino
simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son
susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso
concrete). Conforme lo senalo el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma
el legislador comunitario deja a la regulacion yjueces nacionales la determinacion de
otros eventos de /os que razonablemente pueda deducirse la intencion o proposito
reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario19."
En el presente caso, a efectos de acreditar la mala fe imputada a la emplazada, se
analizaran los siguientes medios probatorios presentados por la accionante:
Copia de la Credencial otorgada a Juan Carlos Alejos Lopez par el Jurado Electoral
Especial del Santa.
Documento titulado "MEMORIAL", emitido por la Municipalidad Distrital de Tauca
con fecha 16 de marzo de 2017.
03 ejemplares de folletos relacionados a la festividad de Santo Domingo de
Guzman.
Copia de la solicitud de registro de la marca objeto de la presents nulidad, de fecha
19 de octubre de 2016, y de la posterior Resolucion emitida por el INDECOPI, de
fecha 06 de febrero de 2017, que concedio el registro.
18 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pag.336.
19 Proceso ? 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 355 del 14 dejulio de 1998, p.11.
Pagina 32 de 35
0»U"»Cl
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
Ahora bien, de la revision de los medios probatorios antes citados, se desprende lo
siguiente:
La copia de la Credencial otorgada a Juan Carlos Alejos Lopez par el Jurado
Electoral Especial del Santa, acredita su reconocimiento como Alcalde de la
Municipatidad Distrital de Tauca, provincia de Paltasca, departamento de Ancash,
para el periodo de gobierno municipal de 2015-2018.
Las copias de la solicitud de registro de la marca objeto de la presents nulidad, de
fecha 19 de octubre de 2016 y de la Resolucion emitida por el INDECOPI, de fecha
06 de febrero de 2017, que concedio el registro, demuestran que la emplazada
realize el tramite de registro respectivo obteniendo un derecho de propiedad
industrial a su favor sobre la marca en Question.
El documento titulado "MEMORIAL", emitido por la Municipalidad Distrital de Tauca
con fecha 16 de marzo de 2017, suscrito por autoridades del distrito de Tauca y
vecinos de la comunidad, acredita el apoyo de dichos pobladores a la gestion que
viene realizando el Alcalde de Tauca, el senor Juan Carlos Alejos Lopez, y a su
iniciativa de interponer la nulidad de la Resolucion ? 0535-2017/DSD-INDECOPI,
de fecha 06 de febrero de 2017, mediante la cual FEDERACION DISTRITAL DE
INSTITUCIONES TAUQUINAS obtuvo el registro de la marca de servicio SANTO
DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA
PROVINCIA DE PALLASCA -ANCASH y logotipo, lo cual atenta contra la identidad
cultural de su pueblo.
Los 03 ejemplares de folletos relacionados a la festividad de Santo Domingo de
Guzman, correspondientes a los anos 1989,2010 y 2013, acreditan que desde hace
decadas se vienen realizando las festividades en honor al Santo Patron de Tauca
- Pallasca, Santo Domingo de Guzman, entre julio y agosto, y que consisten en
atmuerzos costumbristas, misas, procesiones, conciertos, bailes, bandas
musicales, matanzas de animales, fuegos artificiales, entre otros, y en el que se
reciben diversas donaciones.
Analizados los medios probatorios, se advierte que la denominacion SANTO DOMINGO
DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE
PALLASCA -ANCASH y logotipo, corresponde al Santo Patron del pueblo de Tauca, el
cual es venerado en dicha localidad desde hace cientos de anos, por lo que la fiesta
patronal en honor a dicho santo constituye una festividad tradicional y costumbrista que
congrega a miles de fieles y devotos cada ano. Cabe tener en cuenta que la propia
Iglesia de Santo Domingo de Guzman en la ciudad de Tauca, edificada por frailes
dominicos bajo la advocacion del Presbitero y Eclesiastico espanol Santo Domingo de
Guzman, ha sido declarada Monumento Nacional desde 1941, e incluso el mismo
pueblo de Tauca ha sido declarado Ambiente Urbano Monumental desde 1987. En ese
sentido, queda claro que dicha fiesta popular constituye patrimonio historico artistico de
la ciudad de Tauca.
Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que no puede atribuirse a una simple
coincidencia el hecho que la emplazada pretenda registrar como marca un signo que
Pagina 33 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru. / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: wvjw.indecopi.gob.pe
corresponde al nombre del Santo Patron de la ciudad de Tauca, el cual es venerado
desde hace siglos y que cuya fiesta en su honor forma parte de la identidad del pueblo
tauquino, sino al deliberado proposito de apropiarse de un nombre y una imagen que
forman parte de la historia y tradicion de un pueblo. En ese sentido, razonablemente se
puede inferir que la emplazada conocia, con anterioridad a la solicitud de registro de la
marca objeto de la presents nulidad, que dicha denominacion es empleada portoda una
comunidad para identificar a su santo patron.
En tal sentido, de los hechos antes descritos, se advierte una conducta contraria a la
buena fe por parte de la emplazada al momento de solicitar la marca materia de la
presente accion.
Par lo expuesto, esta Comision determina que la marca SANTO DOMINGO DE
GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA
- ANCASH y logotipo (certificado ? 98162) fue otorgada mediando mala fe.
3.6.4. Apljcacion de la jurisprudencia invocada del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina
En el presente caso, la emplazada invoco la aplicacion de los criterios contenidos en
una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sobre el particular cabe indicar que la presente resolucion no contradice los criterios
adoptados par el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido
observados en el analisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal, solo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver
el caso respecto del cual se formula la solicitud de interpretacion prejudicial, mas no en
todos los casos sometidos a su competencia.
3.6.5. Conclusion
En virtud de las consideraciones expuestas, el registro de la marca de servicio SANTO
DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA
DE PALLASCA - ANCASH y logotipo (certificado N0 98162), se encuentra incurso en el
supuesto de nulidad establecido en el articulo 172 de la Decision 486, al haberse
otorgado mediando mala fe; por lo que corresponde declararfundada la presente accion
de nulidad.
4. DECISION DE LA COMISION
Declarar FUNDADAS las acciones de nulidad formuladas porASOCIACION CENTRAL
SANTO DOMINGO DE TAUCA y MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TAUCA, ambas
de Peru; y, en consecuencia, NULO el registro de la marca de servicio constituida por la
denominacion SANTO DOMINGO DE GUZMAN PATRON TUTELAR DEL DISTRITO
DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH y logotipo (se reivindica colores),
conforme al modelo adjunto, que distingue servicios religiosos; organizacion de
reuniones religiosas, de la clase 45 de la Clasificacion Internacional, inscrita a favor de
Pagina 34 de 35
,,0»U"M
*
k0^
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
FEDERAClON DISTRITAL DE INSTITUCIONES TAUQUINAS (FEDIT), de Peru, con
certificado?98162.
Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusta Meloni Garcfa,
Hugo Fernando Gomalez Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda
Brignole.
Registrese y comuniquese
yTOVIVII
\
RA^AU'GOSTOlVIELONI GARCIA
Presidents de la Comision de Signos Distintivos
Pagina 35 de 35
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, -San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: considtas@indecopi.gob.pe / Web: wum.indecopi.gob.pe
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba