Resolución nº 2317-2017/CSD de Comisión de signos distintivos, de 15 de Agosto de 2017
| Fecha de Resolución | 15 de Agosto de 2017 |
| Emisor | Comisión de signos distintivos |
| Número de expediente | 605613-2015/CSD |
•3Si
PERU | Presidencia
del Gonsejo de Ministros
DIRECClON DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 2317-2017/CSD'INDECOPI
EXPEDIENTE : 605613-2015
ACCIONANTE : VALVERDE CALDAS, ALEJANDRO J.
EMPLAZADA : WHILAR RODRIGO VIUDA DE MUELLE, SILVIA
MATERIA : CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
POR FALTA DE USO
Lima, 15 de agosto de 2017.
1. ANTECEDENTES
Con fecha 03 de febrero de 2015, VALVERDE CALDAS, ALEJANDRO J, de Peru,
solicito la cancelacion de la marca de servicio constituida por la denominacion EL
CORTIJO, para distinguir servicios de hoteles, albergues, restaurantes, bar, rosticerias,
heladenas, de la clase 43 de la Clasificacion Internacional, inscrita el 16 de abril de
2009, con certificado ? 55892, vigente hasta el16 de abril de 2019, a favor de WHILAR
RODRIGO VIUDA DE MUELLE, SILVIA.
El accionante manifesto que la marca materia de analisis no ha sido utilizada durante
los tres ultimos anos para distinguir los servicios de la clase 43 para los cuales se
encuentra registrada. Amparo su accion en los articulos 165 y 166 de la Decision 486.
Mediante escrito de fecha 12 de octubre de 2015, WHILAR RODRIGO VIUDA DE
MUELLE, SILVIA absolvio el traslado de la accion de cancelacion senalando lo
siguiente:
La notoriamente conocida marca EL CORTIJO de su propiedad y que anteriormente
fuera de titularidad de la empresa EL CORTIJO S.A. nacio en el ano 1957 y viene
siendo usada hasta la actualidad.
Luego de la liquidacion de la empresa EL CORTIJO S.A. y del fallecimiento del
senor EDUARDO MUELLE MATURANA, Presidente de Directorio y Gerente
General de dicha empresa; su persona paso a ser la propietaria de la marca en
cuestion, quien autorizo a su hijo y posteriormente a la empresa DESARROLLO
GASTRONOMICO S.A. para que utilicen el referido signo.
La empresa DESARROLLO GASTRON6MICO S.A. brinda desde hace anos y
hasta la actualidad los servicios de restaurantes y afines, para lo cual utiliza la marca
notoriamente conocida EL CORTIJO en su local ubicado en Calle Montero Rosas
119-121, Barranco, Lima.
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Cabe precisarque con la referida empresa celebro un contrato de licencia con fecha
23dejuliode2012.
Oportunamente acreditara el caracter notorio de signo, ofreciendo el merito
probatorio de todas las pruebas que obran en el expediente ? 572180-2014 (s/c),
en el cual se sigue la nulidad de su marca, entre las mismas partes.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala y El Tribunal Andino existe un pleno
reconocimiento a la notoriedad de una marca como defensa valida frente a una
accion de cancelacion par no uso.
De los medios probatorios se verificara que la marca EL CORTIJO viene siendo
utilizada para distinguir servicios de restauracion, asi como servicios afines, de
conformidad a la normativa andina.
Cito jurisprudencia que considera pertinente al presente caso.
Adjunto medios probatorios a fin de acreditar sus alegaciones.
Mediante proveido de fecha 14 de octubre de 2015, en atencion a los medics probatorios
presentados par la emplazada, se dejo constancia que las facturas ? 001-0010003,
001-001001, 001-001002, 001-001383, 001-001396, 001-001404, 001-1442, 001-
001454, 001-001557, se encuentran ilegibles.
Mediante Resolucion ? 2985-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 22 de octubre de 2015,
la Comision de Signos Distintivos dispuso suspender el tramite del presente expediente,
hasta que se resolviese de manera definitiva en la via administrativa el expediente ?
572180-2014.
Con fecha 19 de noviembre de 2015, VALVERDE CALDAS, ALEJANDRO J. formulo
apelacion contra la referida resoiucion, manifestando su disconformidad con la
suspension dispuesta por la Comision.
Mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2015, WHILAR RODRIGO VIUDA DE
MUELLE, SILVIA, presento medios de prueba adicionales con la finalidad de acreditar
el uso de la marca materia de analisis.
Mediante Resolucion ? 4819-2016/TPI-INDECOPI de fecha 19 de diciembre de 2016,
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dispuso que CARECE DE OBJETO
pronunciarse sobre el recurso de apelacion interpuesto por VALVERDE CALDAS,
ALEJANDRO J. y, en consecuencia, dispuso devolver el expediente a la Primera
Instancia a fin de que proceda al levantamiento de la suspension ordenada y prosiga el
tramite correspondiente. Al respecto, se senalo que el expediente ? 572180-2014,
objeto de la suspension del presents procedimiento, ha concluido de manera definitiva
en la via administrativa.
Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2017, VALVERDE CALDAS, ALEJANDRO J.,
solicito el levantamiento de la suspension dispuesta en el presente procedimiento, asi
como el uso de la palabra a fin de exponer la causa materia de Litis y asf hacer valer su
derecho de defensa.
Mediante Resolucion ? 798-2017/CSD-INDECOPI de fecha 04 de abril de 2017, la
Comision de Signos Distintivos dispuso levantar la suspension del presente
procedimiento, a fin de que se continue con el tramite correspondiente.
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Mediante providencia de fecha 20 de abril de 2017, se dejo constancia que la Comision
de Signos Distintivos en su sesion de la referida fecha, considero que cuenta con
elementos dejuicio suficientes para pronunciarse sobre la presente solicitud; por lo que
determine denegar el pedido de informe oral presentado par VALVERDE CALDAS,
ALEJANDRO J.
Mediante escrito de fecha 01 dejunio de 2017, VALVERDE CALDAS, ALEJANDRO J.,
senalo lo siguiente:
EL CORTIJO S.A. registro su marca par primera vez en el ano 1959, la cual fue
renovada hasta el ano 1999. Dicha empresa dejo de realizar actividad comercial,
estando a la fecha extinta y liquidada, tal y como ha sido manifestado por la propia
emplazada.
Es recien en el ano 2009 que la emplazada registra la marca EL CORTIJO a su
favor.
Es decir, en el supuesto negado que se pueda hacer una prelacion entre el derecho
asignado a EL CORTIJO S.A. y la emplazada, se advierte que fueron 14 anos que
la marca en Question no se utilizo en el mercado.
La emplazada como persona totalmente ajena a la empresa EL CORTIJO S.A., sin
ningun tipo de vinculacion juridica, registro su marca en el ano 2009 no habiendola
utilizado hasta el ano 2013, generandose asi mas de 3 anos sin que la marca se
haya utilizado (s/c).
No se entiende bajo que fundamentos la emplazada alegada que la marca en
Question Ie pertenece desde el ano 1957; el hecho que el esposo de la emplazada
haya sido accionista, gerente y director es irrelevante para el tema marcario, pues
la titularidad de la marca la ostenta la persona juridica, y no las personas naturales
que la conforman.
La unica forma en que podrfa acreditarse que la emplazada tiene derechos y, podna
decirse que sigue el negocio de EL CORTIJO S.A., es que mediante un acuerdo de
junta de acreedores de socios se Ie haya transferido el registro a su favor, lo cual
evidentemente no existe.
Asimismo, tampoco puede existir un tracto sucesivo entre EL CORTIJO S.A. y la
emplazada, ya que la primera se extinguio (feneciendo como persona juridica),
siendo imposible que se Ie pueda atribuir derechos de exclusiva sobre marcas.
En ese orden de ideas, es falso que la emplazada sea titular de la marca en cuestion
desde el ano 1957, siendo lo cierto que ella es titular de la marca inscrita bajo
certificado ? 55892 desde el 16 de abril de 2009, la misma que no fue utilizada
hasta el ano 2013, suscitandose un supuesto de cancelacion de registro.
De otro lado, la emplazada ha senalado que suscribio un contrato de licencia
marcaria con la empresa DESARROLLO GASTRONOMICO S.A.
Al respecto, debe advertirse que dicho contrato no cuenta con legalizacion de firmas
por lo cual no debe darsele fecha cierta respecto de su celebracion, "siendo dicho
contrato una evidente fabricacion para justificar su negligencia en no utilizar la
marca durante el plazo de 3 anos que establece la Decision 486".
Asimismo, dicho documento no puede tener efectos frente a terceros pues nunca
fue comunicado a Indecopi, situacion que genera suspicacia; par lo que dicho
contrato no es oponible a su persona (sic).
El contrato no tiene ningun tipo de correlacion con el uso de la marca, pues este
solo acreditaria una relacion jundica patrimonial entre la emplazada y
DESARROLLO GASTRONOMICO S.A.
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Si bien dentro de sus argumentos la emplazada alego la notoriedad de la marca EL
CORTIJO, en ningun extremo se acredita dicha condicion en base al articulo 228
de la Decision 486.
En efecto, no existe un reconocimiento internacional de la marca, no hay una
extension geografica pues la emplazada solo tiene un local en Barranco, no se ha
demostrado un volumen de ventas elevado, ninguna inversion importante para la
promocion de la marca, ni la antiguedad de la marca, etc.
Cabe precisar que mediante expedientes ? 572180-2014 y ? 572179-2014,
referidos a procedimientos de nulidad de la marca materia de analisis, la emplazada
sostuvo el mismo alegato, respecto a que su marca es reconocida, to cual fue
desestimado.
Asi, los argumentos de la emplazada respecto a la notoriedad son improcedentes.
Respecto a las pruebas presentadas para acreditar el uso de la marca EL CORTIJO,
se debe tener en cuenta lo dispuesto par el artfculo 165 de la Decision 486.
Sobre ello, para que opere el plazo de cancelacion de la marca debio existir el uso
de la misma en el periodo comprendido entre abril del ano 2009 a abril del ano 2012
(s/'c); sin embargo, no existe prueba alguna que acredite el uso en dicho periodo,
siendo que la prueba mas antigua de la emplazada data del ano 2013.
Desde el ano 2013 al 2015 el Restaurants "El Cortijo" solo ha presentado 75
comprobantes de pago, habiendo realizado en promedio una o dos operaciones
comerciales diarias, y existiendo intervalos entre 5 y 10 dfas que no figura operacion
realizada. Asi, no existe uso, pues las operaciones del restaurante que realiza 75
operaciones en 2 anos es infima.
Debe precisarse que en el rubro de restaurantes de polios y parrillas los volumenes
de venta son sumamente altos, por lo que la cantidad y volumen presentado por la
emplazada no pueden significar un uso de su marca.
Por ejemplo, el volumen de ventas de "Pardos Chiken" tiene una proyeccion de
venta anual de US$ 150'000,000.00 cantidad que discrepa abismalmente con las
operaciones que brinda la emplazada o DESARROLLO GASTRONOMICO S.A.
De igual manera, la Cadena Rockys tiene proyecciones de US$ 300 millones de
dolares de ventas anuales.
El Diario Gestion publico que en promedio mas del 80 % del consumo de
restaurantes es de polios y carnes, representando estos numeros un total de
ingresos anuales aproximados de US$ 2'580 millones de dolares americanos.
Asi, las facturas presentadas par la emplazada no representan en ningun extremo
un volumen considerable o razonable de ventas que puedan serconsideradas como
un uso efectivo de la marca.
Cito jurisprudencia que considera pertinente al presente caso.
Mediante escrito de fecha 03 de agosto de 2017, VALVERDE CALDAS, ALEJANDRO
J., reitero los argumentos expuestos en sus escritos anteriores.
2. CUESTIONES EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar lo siguiente:
i) Si corresponde emitir pronunciamiento respecto del alegado caracter notorio de
la marca objeto de cancelacion.
ii) Si se ha acreditado el uso de la marca de servicio EL CORTIJO (certificado ?
55892).
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3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
3.1. Cuestion previa
Fundamentos del accionante
En el presents caso, el accionante senalo que EL CORTIJO S.A. registro su marca par
primera vez en el ano 1959, la cual fue renovada hasta el ano 1999, siendo recien en el
ano 2009 que la emplazada registra a su favor la marca EL CORTIJO. Acoto que en el
supuesto negado que se pueda hacer una prelacion entre el derecho asignado a EL
CORTIJO S.A. y la emplazada, se advierte que fueron 14 anos que la marca en cuestion
no se utilizo en el mercado.
Asimismo, anadio que la emplazada como persona totalmente ajena a la empresa EL
CORTIJO S.A., sin ningun tipo de vinculacion jundica, registro su marca en el ano 2009
no habiendola utilizado hasta el ano 2013, generandose asi mas de 3 anos sin que la
marca se haya utilizado (s/'c); suscitandose por tanto un supuesto de cancelacion de
registro.
Al respecto, la Comision conviene en precisar que la materia en discusion en el presente
procedimiento se circunscribe a la accion de cancelacion interpuesta contra el registro
de la marca EL CORTIJO, inscrita con certificado ? 55892, para lo cual se tendra en
cuenta lo dispuesto en el articulo 165 de la Decision 486:
"La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado
en al menos uno de /os Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por
otra persona autorizada para ello durante /os tres anos consecutivos precedentes
a la fecha en gue se inicie la accion de cancelacion. La cancelacion de un registro
por falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como defense en un
procedimiento de oposicion interpuestos con base en la marca no usada.
(...)"
De acuerdo con la referida norma, se cancelara una marca cuando esta no hubiese sido
utilizada en al menos uno de los Raises Miembros, par su titular, por un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello, durante los tres anos consecutivos precedentes
a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion, y no asf respecto del registro de la
marca.
3.2. Informe de antecedentes
Del informs de antecedentes se ha verificado que WHILAR RODRIGO VIUDA DE
MUELLE, SILVIA, de Peru, es titular de la marca de servicio constituida por la
denominacion EL CORTIJO, que distingue servicios de hoteles, albergues,
restaurantes, bar, rosticenas, heladenas, de la clase 43 de la Clasificacion Internacional,
inscrita el 16 de abril de 2009, con certificado ? 55892, vigente hasta el 16 de abril de
2019. Cabe precisar que la referida marca fue otorgada por mandato de la Resolucion
? 5304-2009/DSD-INDECOPI de fecha 16 de abril de 2009, la cual fue notificada el 07
de mayo de 2009.
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Mediante expediente N0 572180-2014 de fecha 15 de abril de 2014, VALVERDE
CALDAS, ALEJANDRO J, solicito la nulidad del referido registro.
Al respecto, mediante Resolucion ? 1401-2014/CTSD-INDECOPI defecha 17 de
noviembre de 2014, la Comision Transitoria de Signos Distintivos declaro fundada
la accion interpuesta; siendo que contra dicha Resolucion se interpuso recurso de
apelacion.
Mediante Resolucion ? 4595-2016/TPI-INDECOPI de fecha 06 de diciembre de
2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual REVOCO la Resolucion ?
1401-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 17 de noviembre de 2014; y, en
consecuencia, declare INFUNDADA la accion de nulidad contra el registro de la
marca de servicio EL CORTIJO (certificado ? 55892).
3.3. Reseecto de la notoriedad aleflada por la emplazada
WHILAR RODRIGO VIUDA DE MUELLE, SILVIA, al absolver el traslado de la solicitud
de cancelacion senalo que la marca EL CORTIJO ostenta el caracter de notoriamente
conocida, por lo que no debe ser cancelada.
Al respecto, el articulo 2°, inciso 20) de la Constitucion Politica, establece como derecho
de toda persona aquel referido "A formular peticiones, individual o colectivamente, por
escrito ante la autoridad competente, la que esta obligada a dar al interesado una
respuesta tambien por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad".
En el mismo sentido, el articulo 106 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley 27444, establece que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede
promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y
cualesquiera de las entidades, ejerdendo el derecho de peticion.
Adicionalmente, el articulo IV numeral 1.1., del Titulo Preliminar Texto Unico Ordenado
de la Ley ? 27444 - Ley del Procedimiento Administrative) General, establece que /as
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al
derecho, dentro de las facultades gue Ie esteg atnbuidas y^e acuerdo co/? /os fines j^ara
/os due les fueron conferidas (subrayado es nuestro).
Ahora bien, de lo expuesto se advierte que, ante un pedido formulado por un
administrado, la autoridad administrativa, se encuentra obligada a otorgar una respuesta
al administrado, aquello en concordancia con la libertad reconocida a cualquier persona
para formular pedidos escritos a la autoridad competente. Sin embargo, en aplicacion
del principio de legalidad, la autoridad administrativa debe actuar dentro de las
facultades que Ie han sido atribuidas y su actuacion debe estar orientada a los fines para
los cuales Ie fueron conferidas. En ese sentido, ante el pedido formulado por los
administrados, la autoridad tiene la obligacion de realizar todos aquellos actos que scan
necesarios para evaluar materialmente el contenido de la peticion y expresar el
pronunciamiento correspondiente, et mismo que contendra los motivos por los que se
acuerda acceder o no a lo peticionado.
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Aolicaclon ai caso con^reto
El presents procedimiento, corresponde a uno de cancelacion de registro de marca par
falta de uso, de modo que la autoridad administrativa debe dilucidar a partir de los
alegatos y pruebas presentados por las partes, si el registro de la marca objeto de
cancelacion, se encuentra o no en uso, de conformidad con la normativa aplicable.
Cabe senalar que en el conjunto de normas que en la Decision 486 establecen y
determinan los requisitos, las caracteristicas y el regimen de proteccion de las marcas
notorias, no existe ninguna disposicion que establezca en favor de estas, a modo de
excepcion, la posibilidad de mantener su registro, aun cuando no se pruebe el uso de
dichas marcas, en una accion de cancelacion contra ellas.
En atencion a lo expuesto, esta Comision determina que no resulta pertinente en el
presente procedimiento analizar si la marca objeto de cancelacion ostenta el caracter
de notoriamente conocida. En efecto, no existe una retacion entre et hecho que el
peticionante pretende probar, a saber, el caracter notoriamente conocido de la marca
EL CORTIJO (certificado ? 55892) y la finalidad del procedimiento de cancelacion de
registro de marca porfalta de uso, puesto que dicho argumento solo puede ser invocado
en un procedimiento de registro o de nulidad de registro, en virtud a lo establecido en el
artfculo 136 inciso h) de la Decision 486, porquien se opone a un registro o quien solicita
la nulidad de un registro y no por quien resulta ser el emplazado en un procedimiento
de cancelacion, como ocurre en el presente caso.
Por lo expuesto, corresponde desestimar el pedido formulado porWHILAR RODRIGO
VIUDA DE MUELLE, SILVIA en cuanto a analizar si la marca EL CORTIJO (certificado
? 55892), ostenta el caracterde notoriamente conocida.
3.4. Cancelacion del registro de una marca
El articulo 165 de la Decision 486 establece que la Oficina Competente cancelara el
registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Raises Miembros,
por su titular, por un licenciatario o par otra persona autorizada para ello durante los tres
anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. La
cancelacion de un registro por falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como
defensa en un procedimiento de oposicion interpuesto con base en la marca no usada.
De la norma citada en los parrafos precedentes, se concluye que, a efectos de impedir
la cancelacion de un registro, debera acreditarse que la marca cuya cancelacion se
solicita, ha sido usada en alguno de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, para
distinguir los productos o servicios para cuales fue inscrita.
Ademas, dicha norma senala que cuando la falta de uso de una marca solo afectara a
uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca,
se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la
marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los
procfuctos o servicios.
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Al respecto, se debe tener en cuenta lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual
mediante Resolucion N01183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005,
recaida en el expediente ? 199324-2003 (precedente de observancia obligatoria que
establece los criterios para la aplicacion del tercer parrafo del articulo 165 de la Decision
486), modificado por la Resolucion N0 2076-2016/TPI-INDECOPI1 de fecha 27 dejunio
de 2016 (precedente de observancia obligatoha que modifica el precedente aprobado
mediante Resolucion ? 1183-2005/TPI-INDECOPI):
"La norma dispone que la Autoridad ordenara la reduccion o limitacion de la lista de /os
productos o sen/icios cuyo uso no haya sido acreditado, porlo que la norma no establece
una facultad, sino que impone una obligacion: la de cancelar parcialmente el registro de
una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
La norma establece - refiriendose a la reduccion o limitacion antes senalada - que la
Autoridad debera tomar en cuenta la "identidad o similitud" de los productos o servicios.
La identidad o similitud debe evaluarse respecto de /os productos o servicios cuyo uso
haya sido acreditado. En ese sentido, para mantenerun producto o servicio en el registro
de la marca, la Autoridad debera determinar:
a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio identico a uno
especificamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o
b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o sen/icio que no se encuentra
especificamente detallado en la lista de productos o servicios que esta distingue se
debera verificar no solo si dicho producto o servicio^se encuentra comurendido en
un genero de productos o^sen/icios distinauidos expresamente por la marca, sino
tambien si tal oroducto o servicio auarda similitud con los demas oroductos o
servicios comprendidos dentro del oenero.
El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio
comprendido en un genero de productos o sen/icios distinguidos por dicha marca,
no determina automaticamente que se deba mantener la vigencia del registro con
relacion a dicho genero de productos o servicios. ello estara condicionado a aue los
productos o servicios especfficos, cuyo uso sejia^acreditado, quarden similitud con
/os demas productos o servicios comprendidos en el genero distinguido en el
registro de la marca, caso contrario correspondera reducir o limitar los productos o
servicios identificados con la marca unicamente a aauellos cuvo uso se ha
acreditado" (e\ subravado es nuestro).
A modo de ejemplo, para mantener vigente el genera de un producto o servicio en
el registro de la marca debe considerarse lo siguiente:
- Si se acredita el uso de una marca que distingue un producto o servicio "a'1"
que no esta especificamente detallado en el listado de los productos o
servicios "a, b, c, d, e, f, g", pero pertenece al genero "a"; y, ademas, no guarda
similitud con los demas los productos o servicios comprendidos dentro de "a";
se cancela el registro para todo el listado "a, b, c, d, e, f, g" y se mantiene
vigente unicamente para "a1".
1 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 06 de setiembre de 2016.
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Si se acredita el uso de una marca que distingue un producto o servicio "b1"
que no esta especificamente detallado en el listado de productos o servicios
"a, b, c, d, e, f, g", pero pertenece al genera "b"; y, ademas, guarda similitud
con los demas productos o servicios comprendidos dentro de "b"; se cancela
el registro para "a, c, d, e, f, g" y se mantiene vigente para el genera "b".
Analisis del uso de la marca
El articulo 166 de la Decision 486 establece que se entendera que una marca se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectua su
comercializacion o prestacion en el mercado.
Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro,
quien debera acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la
regularidad y la cantidad de comercializacion de las mercancias identificadas con la
marca, o algun otro tipo de documento, tal como lo establece el articulo 167 de la
Decision 486.
En aquellos cases en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso
documentos emitidos por terceras personas - como por ejemplo facturas, boletas de
venta, publicidad, entre otros -, teniendo en cuenta que tales documentos han sido
presentados por el propio titular de la marca, se considerara que dichas pruebas han
side emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
165 de la Decision 486 y en aplicacion del Principio de Presuncion de Veracidad
contenido en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cualse
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la
forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.
Aplicacion al caso en concj'etp
En el presente caso, la emplazada WHILAR RODRIGO VIUDA DE MUELLE, SILVIA, a
fin de acreditar el uso de la marca EL CORTIJO (certificado ? 55892), presento en
calidad de medios probatorios, los siguientes documentos:
• Contrato de Licencia de fecha 23 de jutio de 2012 (fojas 70-72).
• 73 copias de facturas expedidas entre el 20 de junio de 2013 y 20 de julio de 2015,
par DESARROLLO GASTRONOMICO S.A.C. (fojas 73-144).
• Copia de Oficio Circular ? 001-2014-EF/10.05.5 de fecha 29 de diciembre de
2014 (fojas 145-150).
• 03 certificados emitidos durante el ano 2014, par NEGOCIOS Y SERVICIOS
UNIDOS PERU S.A.C. (fojas 151-153).
• Extractos de la Guia 2013 Restaurantes Etiqueta Negra (fojas 154-157).
• Extractos de la publicacion Summum Ranking Restaurantes Top del Peru 2014
(fojas 158-163).
• Folletos publicitarios del distrito de Barranco, entre ellos, el folleto denominado
Sedrylbacha - 2013 (fojas 164-171).
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del Consejo de Ministros
• Recortes periodisticos del diario El Comercio, la revista jHOLA! y el diario Expreso,
correspondientes a los anos 2012 y 2013 (fojas 172-181).
• 99 facturas originales expedidas entre el 10 de septiembre de 2013 y 13 de
noviembre de 2014, par DESARROLLO GASTRONOMICO S.A.C. (fojas 213-
311).
Previamente a realizar el analisis de los medios probatorios presentados, cabe precisar
que los mismos deberan acreditar el uso de la marca EL CORTIJO (certificado ?
55892), en el periodo de los tres anos consecutivos precedentes a la fecha de
interposicion de la accion de cancelacion. En ese sentido, teniendo en cuenta que la
accion de cancelacion ha sido interpuesta el 03 de febrero de 2015, debe acreditarse el
uso de la marca EL CORTIJO durante el periodo comprendido entre el 02 de febrero de
2012 v el 02 de febrero de 2015.
En ese sentido, no se considerara la factura expedida con fecha 20 dejulio de 2015 (foja
144), toda vez que fue emitida fuera del periodo de prueba relevante. Asimismo,
tampoco se consideraran aquellas copias de facturas ? 001-0010003, 001-001001,
001-001002, 001-001383, 001-001396, 001-001404, 001-1442, 001-001454, 001-
001557, que obran a fojas 73-78, 80, 81 y 87, debido a que no resultan legibles,
conforme incluso se dejo constancia mediante proveido de fecha 14 de octubre de 2015.
Ahora bien, del analisis de los demas medios probatorios que obran en el expediente,
se desprende lo siguiente:
• Del Contrato de Licencia de fecha 23 de julio de 2012 (fojas 70-72), se advierte
que WHILAR RODRIGO VIUDA DE MUELLE, SILVIA, licencio o autorizo el uso
de la marca EL CORTIJO (certificado ? 55892) a favor de DESARROLLO
GASTRONOMICO S.A.C-, por un plazo de 10 anos desde la firma del referido
contrato.
Respecto a dicho documento, el accionante senalo que dicho contrato no cuenta
con legalizacion de firmas por lo cual no debe darsele fecha cierta respecto de su
celebracion, "siendo dicho contrato una evidente fabricacion para justificar su
negligencia en no utilizar la marca durante el plazo de 3 anos que establece la
Decision 486". Asimismo, agrego que dicho documento no puede tener efectos
frente a terceros pues nunca fue comunicado a Indecopi, situacion que genera
suspicacia; por lo que dicho contrato no es oponible a su persona (s/'c).
Al respecto, corresponde tener en cuenta el Decreto Legislativo ? 1309, Decreto
Legislativo de simplificacion de los Procedimientos Administrativos en materia de
propiedad intelectual, que dispone lo siguiente:
"Articulo 63.- Licencia de marca.
63.1 El titular de una marca registrada, o en tramite de registro, puede dar
licencia a uno o mas terceros para la explotacion de la marca respectiva. La
licencia de uso ouede registrarse ante la autoridad competente.
63.2 Cualquier persona interesada puede solicitar el registro de una licencia.
(...)."
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Del dispositivo legal citado, se desprende que la inscripcion de las licencias de uso
de marcas es opcional y la omision de la misma no determina su invalidez ni sus
efectos frente a terceros.
Finalmente, con-esponde precisar que de acuerdo con el Principio de Presuncion
de Veracidad contenido en el Texto Unico Ordenado de la Ley ? 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, se presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita par cticha
Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario.
De la copia del Oficio Circular ? 001-2014-EF/10.05.5 de fecha 29 de diciembre
de 2014 (fojas 145-150), se advierte que la Directors Ejecutiva del Proyecto
Especial Juntas de Gobernadores Banco Mundial/Fondo Monetario Internacional
2015 Peru, adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas invito al Restaurante El
Cortijo (domiciliado en calle Montero Rosas ? 119 - Barranco) a ser parte de la
lista de restaurantes recomendados para eventos a publicarse en el portal web
www.201 Slima.aob.pe
De los 03 certjficados emitidos durante el ano 2014, por NEGOCIOS Y
SERVICIOS UNIDOS PERU S.A.C. (fojas 151-153), se advierte que la referida
empresa brindo servicios de saneamiento ambiental al local de la empresa
DESARROLLO GASTRONOMICO S.A.C., ubicado en calle Montero Rosas ?
119 - Barranco.
De los extractos de la Guia 2013 Restaurantes Etiqueta Negra (fojas 154-157);
extractos de la publicacion Summum Ranking Restaurantes Top del Peru 2014
(fojas 158-163); y folletos publicitarios del distrito de Bgrranco, entre ellos el folleto
denominado Sedrylbacha - 2013 (fojas 164-171), se advierte informacion de
diversos restaurantes del Peru, entre ellos, el Restaurante EL CORTIJO, elegido
como uno de los mas importantes del pais, asi como publicidad del signo EL
CORTIJO relacionado con servicios de restauracion (restaurantes), conforme se
aprecia a continuacion:
3
4
1
2
^
6
8
5
3
4
1
2
II
5
10
6
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2;!!4
1
2
3
4
5
6
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^c^i.j^i'te
Carnal
El Chamia
El Homero
La Carreta
Osso Camicena & Salumeria
La Cuadra de Salvador
Al Asador
La Cabrera
Rinc6n Gaucho
El Parrill6n
Panchila
El Cortijo
El Charrua
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tsMu-na Bq<.3>
wnif.sn 0 .un 5 S.il?. 12:00 - 24.CC. Uuii;.
aca-ma .-I'AS.o.'.'c.R,'; •.:-'20i /*s'
L^r<.>:^yr,:;)'!i'r t'.w:;u\':, f>f.\w. ('oc:o
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El Cortijo
ft-Jr, l.loncr,-, Bosas !2;. Ba'rsnco S25'-9133
& rt»rv3S@;lrerujo.cOT.|>c * r.svn.cfwhjo
rom.pr B rii-ort;jopiTj ® tur. 12:30 -16-30.
Mar.. Siib. 12:30 . 23:00. DM. I?:30 - 16:K.
Bp-r.'s.uyo: fe'u'to
ElHornero
* A\'. C:!w,aisc'w (i
fl 436-8315 / -;7-19^ 0 tul. 3 Sii). 12X10 •
2.:00.0on'. I;:00-18-00 ri:fii. D. MC.R.V
•:.:• 1000 ® Cnom'Uos; Av. Malfrin Sfau 983,
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S.I
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del Consejo de Ministros
De los recortes periodisticos del diario El Comercio, la revista jHOLA! y el diario
Expreso, correspondientes a los anos 2012 y 2013 (fojas 172-181), se advierte
notas periodisticas de eventos que habrian sido organizados por el Restaurante
EL CORTIJO, asf como la difusion de publicidad del signo EL CORTIJO
relacionado con servicios prestados por restaurantes, conforme se aprecia a
continuacion:
EL CORTIJO
Vuelve a ser uno de los puntos de
encuentro favoritos de los limenos
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