Resolución nº 2308-2017/CSD de Comisión de signos distintivos, de 15 de Agosto de 2017
| Fecha de Resolución | 15 de Agosto de 2017 |
| Emisor | Comisión de signos distintivos |
| Número de expediente | 674657-2016/CSD |
^.UUOEt.^
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PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
EXPEDIENTE
SOLICITANTE
OPOSITORAS
MATERIA
DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 2308-2017/CSD-INDECOPI
: 674657-2016
: 1-RUN SPORT S.A.C.
: Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V.
: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICION
Lima, 15 de agosto de 2017
1. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de agosto de 2016, I-RUN SPORT S.A.C-, de Peru, solicito el registro de
la marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo
adjunto:
/l
"^\
^
^ Ul
Para distinguir calzados, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2016, Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V.,
ambas de Estados Unidos de America, formularon oposicion manifestando lo siguiente:
Las opositoras constituyen una multinacional estadounidense mundialmente
reconocida par su produccion de ropa, calzado y otros articulos de deporte de alta
calidad.
NIKE fabrica una amplia gama de equipamiento deportivo, que incluye una gran
variedad de productos, tales como zapatos y ropa para una amplia gama de deportes
como el atletismo, beisbol, hockey sobre hielo, tenis, futbol, baloncesto, cricket, asi
como para realizar actividades acuaticas y carreras de autos. Asi, desarrolla una
amplia campana publicitaria ligada a los iconos y celebridades de cada deporte y al
auspicio de competencias deportivas reconocidas en el media nacional e
internacional.
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Cabe senalar que, debido a su expansion a nivel mundial, Nike, Inc. maneja su
portafolio de derechos de propiedad intelectual a traves de diversas subsidiarias, las
cuales se encargan de la administracion y proteccion internacional del referido
portafolio, siendo que entre dichas empresas se encuentra NIKE INNOVATE C.V.,
coopositora en el presente caso.
La presente solicitud de registro ha sido formulada mediando mala fe y con el fin de
perpetrar, facilitar y/o consolidar un acto de competencia desleal.
La evaluacion de la mala fe requiere de la valoracion de dos elementos. El primero
consiste en verificar que quien reclama la proteccion posea algun derecho sobre el
cual un tercero pretenda apropiarse indebidamente; y, el segundo consiste en el
conocimiento previo que tuvo aquel tercero que busca apropiarse de un derecho
ajeno.
Sobre ese punto, cabe precisar que la existencia de un derecho previo en los casos
de mala fe, trasciende al principio de inscripcion registral, el cual debe ser apreciado
de manera relativa y ponderar la existencia del derecho alegado de manera previa
en el tiempo, se encuentre o no registrado ante la autoridad competente.
En ese sentido, NIKE es titular de diversos disenos industriales, entre los cuales se
encuentra el diseno de una planta de zapato, con registro ? D770154, con fecha
de solicitud 08 de mayo de 2015, inscrito en Estados Unidos de America:
Asimismo, es titular del diseno protegido con certificado ? 2014301370219, inscrito
en China:
El publico consumidor de los productos de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional conoce los disenos de su titularidad, debido a su gran presencia en el
mercado.
Tanto dicho registro como los actos de comercializacion de productos que incluyen
su diseno industrial son anteriores a la presente solicitud de registro.
En consecuencia, ha quedado acreditado que dichas empresas poseen un mejor
derecho en relacion a la solicitud de 1-RUN SPORT S.A.C.
Las opositoras vienen comercializando sus productos dentro del territorio nacional
de manera intensiva a traves de distribuidores autorizados, razon por la que sus
marcas son unas de las mas recordadas, es par ello que tanto las marcas y disenos
de su titularidad son constantemente imitados por diversos competidores en el
mercado.
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PERU I Presidenda
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En ese sentido, teniendo en cuenta lo senalado y dado que se esta frente a un
competidor que conoce el mercado en el que se desenvuelve, resulta valido afirmar
que la solicitante tenia conocimiento de los disenos utilizados por NIKE.
De un analisis comparativo entre la forma tridimensional solicitada y el diseno
industrial que tiene a su favor, se advierte que la solicitante pretende beneficiarse
indebidamente de los derechos previamente obtenidos a su favor, lo cual no se debe
a la mera casualidad.
En efecto, se aprecia que el signo solicitado presents una impresion general identica
a la de su diseno protegido. Asi, en la parte superior, correspondiente a la punta del
zapato, se aprecia el mismo diseno, resaltando en la parte central unas formas
hexagonales a modo de panal y rodeadas se secciones de color negro, tal y como
se aprecia a continuacion:
h^7~^:^^~i~'\
•Diseno registrado ? US 0770, 154 S
Signo solicitado
De igual modo, en la parte intermedia, se aprecian los mismos disenos cubicos y
tres secciones de color negro en el extreme derecho. Adicionalmente, dentro de las
secciones cubicas, se encuentran presentes unasfiguras constituidas portres lineas
que se interceptan en un punto medio, conforme se aprecia a continuacion:
DiseRo registrado ? US D770, 154 S
1>^A.:^'."...^..
-;%-y '.'l^,i
iW ~:
\ -^: '^n.
v... ....
Signo solicitado
Finalmente, la parte inferior muestra un patron identico, conforme se aprecia a
continuacion:
D/seno registrado ? US D770. 154 S
Signo solicitado
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Habiendo quedado demostrado que la configuracion del signo solicitado resulta
identico a uno de sus disenos, el cual ademas ha venido siendo comercializado
dentro del territorio nacional y del cual debio tener conocimiento la solicitante debido
a su actividad comercial, se puede verificar una conducta maliciosa por parte de I-
RUN SPORT S.A.C.
Finalmente, resulta relevante resaltar el hecho que la presente solicitud de registro
consiste en una de las cuatro solicitudes presentadas par 1-RUN SPORT S.A.C. con
las cuales se pretende perpetrar un acto de competencia desleal, siendo que en
cada caso se ha procedido a copiar de manera total o parcial, su diseno de plantilla.
Citojurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI
que considero pertinente para el presente caso.
Amparo sus argumentos en lo establecido en los articulos 137 y 146 de la Decision
486, asi como en el articulo 12 del Decreto Legislative ?1075.
Adjunto medios probatorios que considero pertinentes.
Mediante escrito de fecha 05 de diciembre de 2016, Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V.
senalaron que por error material consignaron como signo base de su oposicion al diseno
industrial registrado con certificado ? D770154: "^ , siendo lo correcto indicar que
el referido diseno corresponde al siguiente:
''>
.,si^..
^Ssr-i
—..^T.^..^
•' ?\rt&%/"-^
'^iS^^
V~!-^"'^
Mediante escrito de fecha 03 de enero de 2017, Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V.
adjuntaron las traducciones al espanol de los certificados ? D770154, correspondiente
^.
t
al diseno: y ? 2014301370219, correspondiente al diseno: ^ .
No obstante haber sido debidamente notificada, la solicitante no absolvio el traslado de
la oposicion formulada; razon par la que mediante providencia de fecha 02 de febrero
de 2017 (fojas 133), se dejo constancia de tal hecho y se paso el expediente a resolver.
Mediante escrito de fecha 09 de mayo de 2017, Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V.
adjuntaron medios probatorios adicionales a efectos de reforzar su argumento de la
mala fe; y, ademas, senalaron lo siguiente:
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El diseno de suela materia de analisis viene siendo utilizado en diversas zapatillas
que comercializan, identificadas con su marca NIKE y logotipo (diseno "swoosh"),
especificamente en el modelo NIKE FREE 5.0 TR FIT 4.
Un elemento adicional a tener en cuenta al momenta de efectuar el analisis de mala
fe, consiste en verificar que sus disenos venian siendo comercializados dentro del
mercado peruano con antelacion a la fecha de presentacion de la solicitud en
tram ite.
Al respecto, ha adjuntado al presents escrito diversas facturas dirigidas a Equiperu
S.A.C., distribuidora local de los productos NIKE en el Peru, en las cuales se
advierte el ingreso de diversas zapatillas que incluyen su diseno de suela materia
de analisis, quedando acreditado que sus productos fueron introducidos en el
mercado peruano. En efecto, dichas facturas demuestran el envio de productos al
Peru desde el ano 2004.
Asimismo, se adjuntaron facturas emitidas par el distribuidor local Equiperu S.A.C.
a tiendas peruanas, a traves de las cuales se acredita la comercializacion de
zapatillas NIKE.
For otro lado, cabe indicar que la mala fe con la que viene actuando la solicitante
no se limita a la presente solicitud de registro, sino que se extiende a sus actividades
comerciales diarias. En efecto, su intencion consiste en obtener el registro de los
disenos que Ie pertenecen, a traves del inicio de cuatro procedimientos de registro
paralelos, pretendiendo de ese modo formalizar su irregular actuar.
De los medios probatorios presentados, se puede concluir que la solicitante viene
aplicando disenos de zapatillas que resultan identicos a sus disenos protegidos con
anterioridad, los cuales son conocidos y publicitados a nivel mundial.
A mayor abundamiento, se advierte que la solicitante ha denominado FREE a la
coleccion de zapatillas que copia los modeios NIKE FREE, lo cual constituye una
evidente actuacion de mala fe.
Citojurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI
que considero aplicable al caso concreto.
Mediante proveido de fecha 11 de agosto de 2017, se dejo constancia que el
fundamento base de la oposicion es el diseno industrial , conforme a lo senalado
par la opositora en el escrito de fecha 05 de diciembre de 2016, el mismo que fuera
notificado a la solicitante el dia 13 de diciembre de 2016.
2. CUESTIONES EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar:
(i) Si el signo solicitado infringe el derecho de propiedad industrial alegado par la
opositora, encontrandose incurso en la prohibicion de registro contenida en el
articulo 136 inciso f) de la Decision 486.
(ii) Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
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3. ANAUSIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
3.1. Cuestiones previas
Respecto a la aplicacion del articulo 12 del Decreto Legislativo ? 1075
Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V. invocaron la aplicacion del articulo 12 del Decreto
Legislative 1075, el cual prescribe lo siguiente:
"La prelacion en el derecho de propiedad industrial se determinara por el dia y hora de
presentacion de la solicitud de registro. La prelacion a favor del primer solicitante supone
su buena fe y, en consecuencia, no se reconocera tal prelacion cuando quede
demostrado lo contrario".
En relacion al articulo 12 del Decreto Legislativo ? 1075, cabe senalarque la aplicacion
del mismo se encuentra supeditada a que se declare fundado el extreme de la oposicion
referido a la mala fe de la solicitante.
Del gran conocimiento de las marcas NIKE de las opositoras
Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V. senalaron que vienen comercializando sus productos
dentro del territorio nacional de manera intensiva a traves de distribuidores autorizados,
razon par la que sus marcas son unas de las mas recordadas, es par ello que tanto las
marcas y disenos de su titularidad son constantemente imitados por diversos
competidores en el mercado.
En lo que a este argumento se refiere, esta Comision precisa que nuestra legislacion
unicamente reconoce como categona juridica a las marcas notoriamente conocidas,
para lo cual se debera tener en cuenta los criterios establecidos en el articulo 228 de la
Decision 486.
No obstante lo anterior, si bien las opositoras argumentaron que sus marcas NIKE son
muy recordadas par el publico, se advierte que en el presente caso la calidad de
notoriamente conocida de NIKE no ha sido invocada, par lo que no corresponde emitir
pronunciamiento al respecto.
3.2. Informe de antecedentes
Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que en la clase
25 de la Clasificacion Internacional existen, entre otras, diversas marcas registradas a
favor de terceros que incluyen en su conformacion la forma tridimensional de una suela
de calzado, tales como:
La marca de producto constituida por la forma tridimensional de una planta de
calzado en cuya parte central derecha presenta las letras HD escritas en forma
caracteristica, en la parte central presenta una figura oval en posicion vertical dentro
de una figura pentagonal; asimismo, en la parte superior se observan dieciseis
figuras cuadrangulares, ocho de ellas presentan lineas horizontales en su interior;
y en la parte inferior nueve figuras cuadrangulares, dos de ellas presentan lineas
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semicurvas en su interior; el perfil presenta ocho figuras irregulares; conforme al
modelo adjunto (sin reivindicar la forma de la planta de calzado):
Inscrita a favor de INDUSTRIAS HADELSA E.I.R.L, de Peru, con certificado ?
130238, vigente hasta el 22 de agosto de 2017, que distingue plantas de calzado
para damas, caballeros y ninos.
La marca de producto constituida por la denominacion NEWACERS FOR MOTION
y forma tridimensional (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:
Inscrita a favor de CHAVEZ CHACHI, ERIKA, de Peru, con certificado ? 219584,
vigente hasta el 12 de noviembre de 2024, que distingue plantillas, calzados.
La marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo
adjunto:
Inscrita a favor de POLI SHOES S.A.C., de Peru, con certificado ? 185958, vigente
hasta el 15 de marzo de 2022, que distingue calzados.
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3.3. Aplicacion del supuesto previsto en el articulo 136 inciso f) de la Decision
486
Las opositoras senalaron que el signo solicitado infringe los derechos sobre su diseno
industrial inscrito en Estados Unidos de America con certificado ? D770154, registrado
con fecha 01 de noviembre de 2016, consistente en la forma tridimensional de una suela
de calzado:
m
:' ..3?^~?y'''^,
:€4S^y
''fS^y^
Asimismo, senalaron que el signo solicitado infringe los derechos sobre su diseno
industrial inscrito en China con certificado ? 2014301370219, registrado con fecha 22
de octubre de 2014, consistente en la forma tridimensional de una suela de calzado:
^SSSS^-r^
^SW^MS^
Sobre el particular, cabe senalar que el articulo 136 inciso f) de la Decision 486, dispone
que "no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un
siano aue infrinja el derecho de propiedad^ industrial o el derecho de autor de un tercero,
salvo que medie el consentimiento de este".
Atendiendo a lo expuesto, en el presents caso corresponde analizarsi el signo solicitado
afecta el derecho de propiedad industrial alegado por las opositoras; y, par lo tanto, si
se encuentra incurso en el supuesto previsto en el parrafo anterior.
En el mismo orden de ideas, en tanto que el derecho sobre el cual Nike, Inc. y NIKE
INNOVATE C.V. basaron la presente oposicion se encuentra referido a un diseno
industrial, corresponde determinar si existe algun registro o solicitud en tramite del
mismo, a efectos de otorgarle la proteccion correspondiente en el pafs en el cual alega
tal derecho.
En atencion a ello, mediante Memorandos ? 1498-2017/DSD-MCO y N0 1851-
2017/DSD-MCO, se solicito a la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias se sin/a
emitir informe en el cual se detalle si, conforme a la legislacion vigente en la materia, las
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formas adjuntas en el cuadro ? 1, gozan de proteccion como diseno industrial y si se
encuentran registradas en el Peru a favor de Nike, Inc. y/o NIKE INNOVATE C.V. Del
mismo modo, se solicito que nos informe si el signo solicitado en el presente expediente
(cuadro ? 2) afecta los derechos de propiedad industrial que pudieran existir a favor de
Nike, Inc. y/o NIKE INNOVATE C.V., de Estados Unidos de America, en virtud de que
las referidas formas (cuadro ? 1) estuviesen protegidas como disenos industriales, tal y
como se aprecia a continuacion:
Asi, mediante Informes ?0031-2017/DIN y ? 0035-2017/DIN, la Direccion
de Invenciones y Nuevas Tecnologfas concluyo lo siguiente:
"De la base de datos de la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias, se ha
verificado que las formas tridimensionales que corresponden al cuadro ? 01,
materia de consulta, no se encuentran registradas como disenos industriales
Por otro /ado, en relacion a la consulta si el signo solicitado, detallado en el cuadro
? 02 se encuentra protegido como diseno industrial, de la base de datos de la
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias, se ha verificado que el signo
materia de consulta no se encuentra registrado como diseno industrial".
En atencion a lo senalado en los citados Informes, habiendose determinado que los
disenos tridimensionales invocados par las opositoras (cuadro ? 1) no gozan de la
proteccion como disenos industriales, se concluye que el signo solicitado en el presente
expediente no es susceptible de afectar los supuestos derechos alegados por las
opositoras.
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En consecuencia, no resulta aplicable la prohibicion establecida en el articulo 136 inciso
f) de la Decision 486; razon por la cual corresponde declarar improcedente la oposicion
formulada en este extreme.
3.4. Maia fe - Aplicacjon del articulo 137 de la Decision 486
Las opositoras manifestaron que la presente solicitud de registro ha sido formulada
mediando mala fe y con el fin de perpetrar, facilitar y/o consolidar un acto de
competencia desleal, par lo que invoco el articulo 137 de la Decision 486. Asi, alego que
es titular de diversos disenos industriales, entre los cuales se encuentra el diseno de
una planta de zapato inscrito con certificado ? D770154 en Estados Unidos de America
y el diseno industrial inscrito en China con certificado ? 2014301370219, y que tanto
dichos registros como los actos de comercializacion de productos que incluyen los
referidos disenos industriales dentro del territorio nacional, son anteriores a la presente
solicitud de registro.
En ese sentido, teniendo en cuenta lo senalado y dado que se esta frente a un
competidor que conoce el mercado en el que se desenvuelve, las opositoras
argumentaron que resultaba valido afirmar que la solicitante tenia conocimiento de los
disenos utilizados por NIKE.
Al respecto, corresponde senalar que los agentes economicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtuen el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas
de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre
estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia
en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.
La buena fe represents la concretizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
senalado par Baylos:"(...) desleales son indeterminadamente /os medios que reprueba
la conciencia social; los que rechaza la costumbre; /os que van contra los usos honestos
(...r.
La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuracion de un
derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial
a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.
En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condicion indispensable para
que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto
administrative que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca,
la administracion debera tener en consideracion la observancia de este presupuesto. Es
por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala
fe en base a la transgresion de un derecho ajeno, ya que conforme se ha senalado, el
actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el
ordenamiento juridico.
De igual modo, debe senalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe,
presuncion que debe regir la evaluacion por parte de la autoridad administrativa. Por
1 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pag.336.
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PERUIPresidencia
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ello, solo se podra determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio
si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.
El articulo 137 de la Decision 486 establece que: "Cuando la oficina nacional competente
tenga indicios razonables que Ie permitan inferir que un registro se hubiese solicitado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar
dicho registro."
Asimismo, el artfculo 258 de la Decision 486 establece que: "Se considera desleal todo
acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresahal que sea
contrario a los usos y practicas honestos."
Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino
simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son
susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso
concrete. Conforme lo senalo el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma
el legislador comunitario deja a la regulacion yjueces nacionales la determinacion de
otros eventos de /os que razonablemente pueda deducirse la intencion o proposito
reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario2."
Asimismo, cabe senalar que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo,
que la opositora considera similar a su marca registrada, no constituye un acto de mala
fe, siendo necesario ponderar tal hecho con otros elementos que permitan determinar
tal conducta.
De lo expuesto, se desprende que las regulaciones tendientes a evitar la competencia
desleal contenidas en la Decision 486, tienen como objetivo prevenir conductas que
atenten contra los usos mercantiles honestos, vale decir, prevenir los actos abusivos y
deshonestos capaces de causar perjuicio a los demas competidores y al interes del
publico consumidor y, par lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema
competitivo. Par lo tanto, la proteccion tanto a los competidores, al publico consumidor
y al interes general, en relacion con una competencia deshonesta o desleal, se
desprende de la propia normativa andina.
En ese sentido, el supuesto contemplado en el artfculo 137 de la Decision 486 debe
aplicarse ante la solicitud de registro de cualquier signo distintivo respecto del cual la
oficina nacional competente tenga indicios razonables que Ie permitan inferir que este
hubiese sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal.
A fin de acreditar la mala fe y los actos de competencia desleal atribuidos a la solicitante,
las opositoras adjuntaron los siguientes medios probatorios:
Copia del certificado de registro ? D770154, otorgado en Estados Unidos de
America, correspondiente al diseno industrial , acompanado de su
respectiva traduccion.
2 Proceso ? 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 355 del 14 dejulio de 1998, p.11.
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e-mail: consuhas@indecopi.gob.pe / Web: •wwtu.indecopi.gob.pe
Copia del certificado de registro ? 2014301370219, otorgado en China,
.«B
If
correspondiente al diseno industrial t? , acompanado de su respectiva traduccion.
Copias de setenta y cuatro (74) facturas emitidas por NIKE International Ltd. y NIKE
Global Trading Pte. Ltd. a la empresa EQUIPERU S.A.C., ubicada en Tacna, Peru.
Copias de tres (03) facturas emitidas par la empresa EQUIPERU S.A.C. a clientes
peruanos, por concepto de la venta de zapatillas identificadas con la marca NIKE.
CD que contiene un video publicitario, sin fecha, en relacion a las zapatillas
identificadas con la marca 1-RUN y una marca figurativa.
Impresiones de la pagina de Facebook "1-RUN", correspondientes a la campana
"Primavera2016".
Impresiones de la consulta de RUC de 1-RUN S.A.C., asi como de la consulta de
Establecimientos Anexos de dicha empresa, obtenidos de la SUNAT.
Impresiones de la consulta de RUC de IMPORTACIONES & EXPORTACIONES I-
RUN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, asi como de
la consulta de Establecimientos Anexos de dicha empresa, obtenidos de la SUNAT.
Copias de dos (02) boletas de venta emitidas par 1-RUN S.A.C. e IMPORTACIONES
& EXPORTACIONES 1-RUN S.C.R.L, con fechas 01 y 02 de marzo de 2017, par
concepto de la venta de pares de zapatillas para hombre, identificados con la marca
1-RUN.
Impresiones de fotografias de zapatillas identificadas con las marcas NIKE y
logotipo e 1-RUN, asi como del local comercial donde se comercializan estos ultimos
productos.
En primer lugar, cabe precisar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean
de fecha posterior a la fecha de presentacion de la solicitud de vista (29 de agosto de
2016), no son pertinentes para acreditar la mala fe ni la conducta desleal alegadas.
En ese sentido, no se tomaran en cuenta para dicho analisis las impresiones de la
pagina de Facebook "1-RUN", correspondientes a la estacion "Primavera 2016", ni las
copias de las boletas de venta emitidas por 1-RUN S.A.C. e IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES 1-RUN S.C.R.L, con fechas 01 y 02 de marzo de 2017, par ser
posteriores a la fecha de presentacion de la solicitud de vista.
Asimismo, tampoco se tendran en cuenta las impresiones de fotografias de zapatillas
identificadas con las marcas NIKE y logotipo e 1-RUN, asi como las fotografias del local
comercial donde se comercializan estos ultimos, ni la copia de una factura electronica
emitida por la empresa EQUIPERU S.A.C. ni el video publicitario contenido en el CD
adjuntado, por no contar con fecha.
Ahora bien, de la revision de los medios probatorios restantes, se desprende lo
siguiente:
La copia del certificado de registro ? D770154, otorgado en Estados Unidos de
America, correspondiente al diseno industrial , demuestra que Nike, Inc.
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del Consejo de Ministros
cuenta con un derecho de propiedad industrial (patente) sobre el diseno ornamental
para una suela de calzado en dicho territorio desde noviembre de 2016.
La copia del certificado de registro ? 2014301370219, otorgado en China,
,-a
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correspondiente al diseno industrial
cuenta con un derecho de propiedad industrial (patente) sobre el diseno de una
suela de calzado en dicho territorio desde octubre de 2014.
Las copias de las facturas emitidas par NIKE International Ltd. y NIKE Global
Trading Pte. Ltd. a la empresa EQUIPERU S.A.C., ubicada en Tacna, Peru, y
aquellas emitidas par la empresa EQUIPERU S.A.C. a clientes peruanos, por
concepto de la venta de zapatillas identificadas con la marca NIKE, acreditan la
comercializacion de dichos productos en el mercado peruano, al menos desde el
2014.
Las impresiones de las consultas de RUC de 1-RUN S.A.C. e IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES 1-RUN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, asi como de las Consultas de Establecimientos Anexos de dichas
empresas, acreditan que dichas empresas se encuentran como contribuyentes
activos y que ambas tienen como actividad economica la venta al por mayor de
productos textiles, prendas de vestir y calzado, verificandose ademas que ambas
empresas desarrollan sus actividades en algunos de los mism.os locales
comerciales.
Del analisis de los medios probatorios presentados por las opositoras, unicamente se
desprende el interes de dichas empresas por ingresar al mercado peruano y
comercializar zapatillas identificadas con sus marcas NIKE. Porotro lado, las consultas
de RUC analizadas estan referidas unicamente a brindar infonnacion respecto de la
empresa solicitante 1-RUN S.A.C. y de su participacion en el mercado, asi como de la
empresa IMPORTACIONES & EXPORTACIONES 1-RUN SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, empresa distinta a la solicitante, pero aparentemente
ligada a esta ya que comparten algunos locales en los cuales desarrollan sus
actividades comerciales.
No obstante lo anterior, cabe precisar que, a criterio de esta Comision, la cuasi identidad
existente entre la forma tridimensional solicitada y el diseno industrial de la opositora
protegido en China desde octubre del ano 2014, no puede deberse a la mera casualidad
sino al proposito de solicitar un signo sustancialmente semejante al diseno protegido de
la opositora. En efecto, los signos en conflicto presentan un similar diseno consistente
en una serie de figuras geometricas colocadas una al lado de la otra, y, asimismo,
comparten una similar estructura de elementos tanto en la parte superior, en la parte
central y en la parte inferior de las suelas consistente en una misma secuencia de
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e-mail: conniltas@indecopi.gob.pe / 'Web: urww.indecopi.gob.pe
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elementos pintados de negro (signo solicitado:
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/ diseno protegido con
anterioridad por la opositora en China:
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Por lo expuesto, razonablemente se puede inferir que la empresa solicitante conocia o
estaba en la posibilidad de conocer la existencia del diseno industrial de la opositora, con
anterioridad a la presentacion de la solicitud de registro materia de autos; actuacion que
constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento juridico no puede tolerar.
Asi, en opinion de la Comision ha quedado desvirtuada la presuncion de buena fe que
ampara a la solicitante, a la que se refiere el articulo 12 del Decreto Legislativo N0 1075.
Par lo expuesto, esta Comision considera que existen indicios razonables que permiten
inferir que 1-RUN SPORT S.A.C. solicito el registro del signo solicitado mediando mala
fe y con la finalidad de perpetrar, facititar o consolidar actos de competencia desleal;
siendo de aplicacion el articulo 137 de la Decision 486; razon par la cual corresponde
declararfundada la oposicion formulada en este extremo.
3.5. Aplicacion de la jurisprudencia invocada de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del INDECOPI
En el presents caso, Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V. invocaron la aplicacion de
criterios contenidos en diversas resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del INDECOPI.
Al respecto, cabe senalarque, de conformidad con el articulo 43 del Decreto Legislative
? 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del INDECOPI: "Las resoluciones
de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defense de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y
con caracter general el sentido de la legislacion constituiran precedente de obsen/ancia
obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente
motivada de la propia Comision u Oficina, segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".
Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada en el presents caso, representa una linea de criterio o tendencia resolutoria
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PERU I Presidenaa
del Consejo de Ministros
de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en
consideracion que las conclusiones a que se arriben en cada caso, dependeran del
examen del correspondiente expecfiente.
En tal sentido, se debe senalar que la Autoridad administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con
los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna
prohibicion de registro, dependiendo dicha determinacion de cada caso concreto.
3.6. Examen de registrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme a lo senalado en el articulo
134 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, encontrandose
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artfculos 135 y 136 de la
Decision 486; sin embargo, ha sido solicitado mediando mala fe y se encuentra incurso
en el supuesto contemplado en el articulo 137 de dicha norma; por lo que no
corresponde acceder a su registro.
La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
par Decreto Legislativo ? 1033, concordante con el artfculo 4 del Decreto Legislativo
? 1075; asi como por los artfculos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).
4. DECLSJONLDE LA COMISlON
Declarar FUNDADA la oposicion formulada por Nike, Inc. y NIKE INNOVATE C.V.,
ambas de Estados Unidos de America; y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la
marca de producto solicitado por 1-RUN SPORT S.A.C., de Peru.
Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusta Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzalez Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda
Brignole.
(
Registrese y comunfquese
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RAYAUGUSTO MELONI GARCIA
Presidents de la Comision de Signos Distintivos
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