Resolución nº 2250-2017/CSD de Dirección de signos distintivos, de 11 de Agosto de 2017
| Fecha de Resolución | 11 de Agosto de 2017 |
| Emisor | Dirección de signos distintivos |
| Número de expediente | 682557-2016/DSD |
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PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
i2i^ I PERU I Presidencia • ' ?^'5:'i;'
DIRECC16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 2250 -2017/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 682557-2016
SOLICITANTE : TERNOS DIEGO E.I.R.L.
OPOSITORA : INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSIC16N
Lima, 11 de agosto de 2017.
1.ANTECEDENTES
Con fecha 02 de noviembre de 2016, TERNOS DIEGO E.I.R.L, de Peru, solicito el
registro de la marca de producto constituida par la denominacion D'ZARA y logotipo,
conforme al modelo adjunto:
D'ZARA
Para distinguir prendas de vestir; articulos de sombrereria y calzado de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional.
Mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2016, INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL,
S.A. (INDITEX, S.A.), de Espana, formulo oposicion senalando lo siguiente:
Es un grupo multinacional espanol abocado al negocio del diseno, fabricacion y
distribucion textil, calzado, accesorios y articulos para el hogar, que en la
actualidad cuenta con mas de 6300 tiendas ubicadas estrategicamente en las
mas importantes ciudades del mundo, donde se comercializan los productos
textiles que elabora y que identifica con marcas de renombre como ZARA,
STRADIVARIUS, PULL & BEAR, entre otras.
ZARA es una marca que identifies a la cadena de tiendas de prendas y
accesorios mas grande de Espana. Es de destacar que los productos que
comercializa, son tambien identificados con la marca ZARA, siendo una marca
que tiene una importante presencia a nivel mundial, incluyendo al Peru.
La marca ZARA ostenta la condicion de signo notoriamente conocido y asi ha
sido recientemente reconocido par la Comision. En efecto, mediante
Resolucion ? 1751-2016/CSD-INDECOPI de fecha 05 de julio de 2016 y ?
2285-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2016, la Comision
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104,-^nBorja, l.iWJt^-fem / Telf.: 224 7800
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reconocio la notoriedad de su marca ZARA, siendo que el signo solicitado es
una imitacion de la referida marca notoria.
El signo solicitado es semejante a su marca ZARA (certificado ? 13300) para
distinguir productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, toda vez
que se ha limitado a reproducir el elemento denominativo de su marca
registrada al cual se Ie ha anadido las letras Z y D. Asimismo, pretende
distinguir los mismos productos que la referida marca registrada.
Cito jurisprudencia de Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de
INDECOPI y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera aplicable
alcaso.
Amparo su oposicion en lo establecido en los articulos 136 incisos a) y h) y 224 de la
Decision 486.
Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2017, al absolver el traslado de la oposicion
formulada, la solicitante indico lo siguiente:
El signo solicitado reune todos los requisites para acceder a registro.
Los signos en conflicto son diferentes a nivel grafico y conceptual.
El termino ZARA es de uso comun, par lo que enumera algunas de las firmas
(sic) que comparten el temnino: SARA MANRIQUE y logotipo (certificado N0
19633), SARA OLIVA y logotipo (certificado ? 198166), SARA MORELLO y
logotipo (certificado ? 200789) y SARA GARCIA y logotipo (certificado ?
5548).
Cito jurisprudencia de la Oficina de Signos Distintivos (hoy Direccion de Signos
Distintivos) que considera aplicable al caso.
Mediante escrito de fecha 09 de febrero de 2017, la opositora senalo que ratifica los
fundamentos de su oposicion, que el termino de uso comun es SARA con un apellido y
no ZARA y que la solicitante no ha negado la notoriedad de su marca.
Mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2017, la opositora adjunto copia de la
Resolucion ? 471-2017/CSD-INDECOPI de fecha 06 de marzo de 2017, en la cual se
reconoce nuevamente la notoriedad de su marca, se establece que el signo solicitado
en dicho procedimiento es una imitacion de su marca notoria y establece que la
presencia de otras vocales y consonantes es un signo no elimina la semejanza
existente con la marca ZARA, par lo que solicita que se aplique en el presents caso los
mismos criterios.
2. CUESTIONES EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes senalados, debera determinar lo siguiente:
(i) Si la marca ZARA tiene la calidad de notoriamente conocida y de ser el caso,si es
aplicable el articulo 136 inciso h) de la Decision 486.
(ii) Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la marca registrada ZARA
(certificado ? 13300) a favor de INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX,
S.A.).
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3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
3.1. Informe de antecedentes
Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado lo siguiente:
a) INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), de Espana es titular de:
La marca de producto constituida por la denominacion ZARA, inscrita el 28 de
febrero de 1994 con certificado ? 13300, vigente hasta el 29 de febrero de 2024,
para distinguir vestidos, calzado y sombrereria de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.
Asimismo, de:
La marca de producto constituida par la denominacion ZARA HOME, inscrita el
16 de junio de 2008 con certificado ? 140355, vigente hasta el 16 de junio de
2018, para distinguir prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y nino,
calzados (excepto ortopedicos), sombrereria; vestimenta para automovilistas y
ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza (vestimenta);
albornoces; trajes de bano; gorros y sandalias de bano; boas (para llevar
alrededor del cuello); ropa interior; panales braga; bufandas; calzados de deporte
y de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones-
monedero (ropa); conjuntos ski acuatico; corbatas; corses (fajas); echarpes;
estolas (pieles); fajas (ropa interior); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta);
impermeables; lenceria interior, mantillas; medias; calcetines; panuelos de cuello;
panales en materias textiles; panuelos de bolsillo; pieles (para vestir); pijamas;
suelas; tacones; velos (para vestir); tirantes; vestidos de papel; trajes de gimnasia
y deporte; canastillas; esclavinas (para vestir), maillots, mitones; orejeras
(vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; punos para vestir; sobaqueras; trajes de
disfraces; vestidos de playa; viseras (sombrereria); batas; bolsillos de vestidos;
ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis (medias completas o leopardos);
delantales (para vestir); tocados (sombrerena); zuecos; cofias; jarreteras; abrigos;
alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de bano; babuchas de
bano; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior); boinas; bolsas para calentar
los pies que no sean electricas; borceguies; botas; canas de botas; tacos de botas
de futbol; botines; herrajes de calzado; punteras de calzado; refuerzos de calzado;
taloncillos para calzado (refuerzos del talon); calzoncillos; camisas; canesues de
camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisolas; chalecos; chaquetas;
chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones (para vestir);
combinaciones (ropa interior); vestidos confeccionados; cuellos postizos; cuellos;
vestidos de cuero; vestidos de imitaciones de cuero; gorros de ducha; escarpines;
faldas; forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos) (para vestir);
gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerseys (para vestir); jerseys (pull-
overs); jerseys (sweaters); libreas; manguitos (para vestir); palas (empeines) de
calzado; parkas; pelerinas; pellizas; polainas; polainas (medias); prendas de
punto; punto (vestidos); ropa de gimnasia; ropa exterior; sandalias; saris; slips;
sombreros; sostenes (sujetadores); tocas (para vestir); togas; trabillas; trajes;
turbantes; vestidos; zapatillas (pantuflas); zapatos de sport de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.
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La marca de producto constituida par la denominacion ZARA BASIC, inscrita el 11
de octubre de 1999 con certificado ? 58236, vigente hasta el 11 de octubre de
2019, para distinguir prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y nino,
calzado (excepto ortopedico) y sombrereria y todos los demas productos de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional.
La marca de producto constituida por la denominacion JOIN LIFE ZARA, inscrita
el con certificado multiclase1 de marca de producto y/o servicio ? T12788, vigente
hasta el 22 de febrero de 2026, para distinguir prendas de vestir, calzado,
articulos de sombrereria; vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que
no sean de papel; bandas para la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de bano
(banadores); gorros y sandalias de bano; boas (prenda para llevar alrededor del
cuello); bufandas; calzados de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales;
cinturones (vestimenta); cinturones-monedero (prendas de vestir); trajes de esqui
acuatico; corbatas; corses (fajas); echarpes; estolas (pieles); fulares; gorros;
gorras; guantes (vestimenta); impermeables; fajas (ropa interior); lenceria interior;
mantillas; medias; calcetines; panuelos para el cuello; pieles (para vestir); pijamas;
suelas (calzado); tacones; velos (para vestir); tirantes; trajes de deporte;
canastillas (ropa de bebe); esclavinas (para vestir); maillots; mitones; orejeras
(vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; punos para vestir; sobaqueras; vestidos
de playa; batas; bolsillos de vestidos; ligas para calcetines; ligueros; enaguas;
pantis (medias completas o leotardos); delantales (para vestir); tocados
(sombrereria); trajes de disfraces; uniformes; viseras (sombrerena); zuecos;
cofias; jarreteras; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces
de bano; babuchas de bano; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior);
boinas; bolsas para calentar los pies que no sean electricas; borceguies; botas;
canas de betas; tacos de botas de futbol; botines; herrajes metalicos de calzado;
punteras de calzado; refuerzos de calzado; taloncillos para calzado (refuerzos del
talan); calzoncillos; camisas; canesues de camisas; pecheras de camisas;
camisetas; camisetas de manga corta; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas
de pescador; chaquetones; combinaciones (para vestir); combinaciones (ropa
interior); vestidos confeccionados; cuellos postizos y cuellos; vestidos de cuero;
vestidos de imitaciones de cuero; gorros de ducha; escarpines; faldas; pantalones;
forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos) (para vestir);
gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerseys (para vestir); jerseys
(pullovers); jerseys (sweaters); libreas; manguitos (para vestir); palas (empeines)
de calzado; panuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas; polainas;
polainas (medias); prendas de punto; vestidos de genera de punto; ropa de
gimnasia; ropa exterior; ropa interior; sandalias; saris; slips; sombreros; tocas
(para vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes; vestidos (trajes); zapatillas
(pantuflas); zapatos; zapatos de sport de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.
La marca de producto constituida por la denominacion ZARA FOR MUM, inscrita
el 23 de abril de 2012, con certificado multiclase2 de marca de producto y/o
servicio ? T4516, vigente hasta el 23 de abril de 2022, para distinguir prendas de
1 Cabe precisar que el referido certificado tambien distingue productos de la clase 18 de la Clasificacion
Internacional.
2 Cabe precisar que el referido certificado tambien distingue productos y servicios de las clases 18 y 35,
respectivamente, de la Clasificacion Internacional.
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vestir, calzado, artfculos de sombrereria; vestimenta para automovilistas y
ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza (vestimenta);
albornoces; trajes de bano (banadores); gorros y sandalias de bano; boas (prenda
para llevar alrededor del cuello); panales-braga (de materias textiles); bufandas;
calzados de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones
(vestimenta); cinturones-monedero (ropa); trajes de esqui acuatico; corbatas;
corses (fajas); echarpes; estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes
(vestimenta); impermeables; fajas (ropa interior); lenceria interior; mantillas;
medias; calcetines; panuelos para el cuello; panales de materias textiles; pieles
(para vestir); pijamas; suelas (calzado); tacones; velos (para vestir); tirantes; trajes
de deporte; canastillas (ropa de bebe); esclavinas (para vestir); maillots; mitones;
orejeras (vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; punos para vestir; sobaqueras;
vestidos de playa; batas; bolsillos de vestidos; ligas para calcetines; ligueros;
enaguas; pantis (medias completas o leotardos); delantales (para vestir); tocados
(sombrerena); trajes de disfraces; uniformes; viseras (sombrereria); zuecos;
cofias; jarreteras; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces
de bano; babuchas de bano; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior);
boinas; bolsas para calentar los pies que no sean electricas; borceguies; botas;
canas de betas; tacos de betas de futbol; botines; herrajes de calzado; punteras
de calzado; refuerzos de calzado; taloncillos para calzado (refuerzos del talon);
calzoncillos; camisas; canesues de camisas; pecheras de camisas; camisetas;
camisetas de manga corta; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de
pescador; chaquetones; combinaciones (para vestir); combinaciones (ropa
interior); vestidos confeccionados; cuellos postizos y cuellos; vestidos de cuero;
vestidos de imitaciones de cuero; gorros de ducha; escarpines; faldas; pantalones;
forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos) (para vestir);
gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerseys (para vestir); jerseys
(pullovers); jerseys (sweaters); libreas; manguitos (para vestir); palas (empeines)
de calzado; panuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas; polainas;
polainas (medias); prendas de punto; vestidos de genero de punto; ropa de
gimnasia; ropa exterior; ropa interior; sandalias; saris; slips; sombreros; tocas
(para vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes; vestidos (trajes); articulos de vestir;
zapatillas (pantuflas); zapatos; zapatos de sport de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.
b) MANRIQUE DIAZ, SARITA DEL ROSARIO, de Peru, es titular de la marca de
producto constituida par la denominacion SARA MANRIQUE JEANS y logotipo,
conforme al modelo adjunto:
')€yus> ^/ i£&f^A^cfu^
Inscrita el 27 de febrero de 2013, con certificado ? 196333, vigente hasta el 27
de febrero de 2023, que distingue prendas de vestir, calzado, artfculos de
sombrerena, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
c) H & C DISENOS Y CONFECCIONES E.I.R.L, de Peru, es titular de la marca de
producto constituida por la denominacion SARA OLIVA y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:
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fora Olivo
Inscrita el 3 de mayo de 2013, con certificado ? 198166, vigente hasta el 27 de
febrero de 2023, que distingue prendas de vestir, calzado, articulos de
sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion Intemacional.
d) MANCHEGO ODAR, SARA MARIA, de Peru, es titular de la marca de producto
constituida par la denominacion SM SARA MORELLO y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:
Scares /^Ac5p^Ho
Inscrita el 23 de julio de 2013, con certificado ? 200789, vigente hasta el 23 de
julio de 2023, que distingue prendas de vestir, de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional.
e) MAUTANA GLOBAL S.A.C., de Peru, es titular de la marca de producto
constituida par la denominacion SG SARA GARCIA y logotipo, conforme al
modelo adjunto:
f)
Inscrita el 1 de febrero de 2013, con certificado multiclase3 ? T5548, vigente
hasta el 01 de febrero de 2023, que distingue prendas de vestir, calzado,
artfculos de sombrereria, cinturones (prendas de vestir), de la clase 25 de la
Clasificacion Intemacional.
ELIZABETH SARA URRIBARI QUISPE, de Peru, es titular de la marca de
producto constituida por la denominacion SAHRI y logotipo, conforme al
modelo adjunto:
Inscrita el 16 de setiembre de 2013, con certificado ? 202788, vigente hasta
el 16 de setiembre de 2023, que distingue prendas de vestir para damas,
caballeros, ninos, ninas, lenceria, prendas interiores, medias, prendas de
bano, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
3 Cabe precisar que el referido certificado tambien distingue productos de la clase 14 de la Clasificacion
Internacional.
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g) En la clase 25 de la Clasificacion Internacional, existen registradas marcas
que incluyen en su conformacion los terminos HOME y BASIC,
respectivamente, tales como, ALPACA HOME y logotipo (certificado ?
T1977), AT HOME OUTDOORS (certificado ? T 10422), HOME BOY
(certificado ? 151862), HOME BRINGING A GOOD VIBE TO YOUR SOUL
(certificado ? 103054); ALL BASICS (certificado ? 91219), BASIC BY MH
(certificado ? 217880), BASIC EQUIPMENT CLOTHING COMPANY y
logotipo (certificado ? 39670), BASIC HOUSE LIFETIME WEAR y logotipo
(certificado ? 140257), BB'S BABY BASICS certificado ? 79227), BB'S
BABY BASICS y logotipo (certificado ? 127448), entre otras.
3.2. Notoriedad de la marca ZARA
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), de Espana, sostuvo que la
marca ZARA ostenta la condicion de signo notoriamente conocido y asi ha side
recientemente reconocido par la Comision. En efecto, mediante Resolucion ? 1751-
2016/CSD-INDECOPI de fecha 05 de julio de 2016 y ? 2285-2016/CSD-INDECOPi
de fecha 24 de agosto de 2016, la Comision reconocio la notoriedad de su marca
ZARA, siendo que el signo solicitado es una imitacion de la referida marca notoria.
Siendo asi, esta Comision procedera a evaluar si la opositora ha cumplido con
acreditar la notoriedad de dicha marca, a fin de determinar si el signo solicitado se
encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida en el articulo 136 inciso h)
de la Decision 486.
3.2.1. Marco conceptual y legal
El articulo 224 de la Decision 486 senala que se entiende par un signo distintivo
notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro
par el sector pertinents, independientemente de la manera o el media por el cual se
hubiese hecho conocido. Al respecto, el articulo 230 de la referida Decision, establece
que se entendera par sectores pertinentes de referenda para determinar la notoriedad
de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los
canales de distribucion o comercializacion del tipo de productos o servicios a los que
se aplique; o, los circulos empresariales que actuan en giros relatives al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base
juridica para otorgar a un signo una proteccion especial dentro del sistema de marcas;
proteccion que trasciende el principio de inscripcion registral, territorialidad e incluso
puede trascender el principio de especialidad.
En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, segun la normativa
vigente, se adquiere a traves del registro de la misma ante la autoridad competente, en
el caso de las marcas notoriamente conocidas, la proteccion de las mismas no se da
en funcion del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que
si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en
favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la
calidad de notoria.
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Calle De la Prosa 104, '5pp_Bar;a; Hm^4LyJferu / Telf.: 224 7800
e-mail: considtas@indicS^.VdS'p^ / W%;"fi%)zu. indecopi.gob.pe
De igual modo, si bien la estricta aplicacion del principio de territorialidad, impone que
la proteccion que se otorga a una marca registrada se extienda unicamente al territorio
del pais en que se concedio el registro, tratandose de marcas que han alcanzado el
grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del
nivel de conocimiento alcanzado par aquellas y traten de registrar a su favor marcas
notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro pais por su
legitimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como
una excepcion al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente
conocidas, las cuales son protegidas mas alia del pais en el cual se encuentran
registradas o son utilizadas, segun sea el sistema de adquisicion marcaria.
Asimismo, la estricta aplicacion del principio de especialidad determina que la
proteccion que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o
servicios identicos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante,
en el caso de marcas notoriamente conocidas, la proteccion puede extenderse aun
contra las pretensiones de registrar signos identicos o similares para distinguir
productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados economicamente a
aquellos que distingue la marca, lo cual dependera del analisis del caso concreto.
A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el articulo 228 de la
Decision 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tornados en
cuenta, los mismos que se detallan a continuacion:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;
b) la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;
c) la duracion, amplitud y extension geografica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de
la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del Pais
Miembro en el que se pretende la proteccion;
f) el grade de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o
i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento par el titular del signo en el Pais Miembro en el que se busca
proteccion;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.
Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, se senala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente.
Ello debe analizarse sistematicamente con el articulo 230 de la Decision 486,
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anteriormente citado. Asi, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastara
que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.
Adicionalmente a ello, cabe senalar que mediante Resolucion ? 2951-2009/TPI-
INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 20094, la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal del INDECOPI establecio como precedente de observancia obligatoria dicha
Resolucion con relacion a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una
marca goza de la calidad de notoriamente conocida, asf como al aplicar el inciso h) del
articulo 136 de la Decision Andina 486.
Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual senalo que "la notoriedad de una marca
debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; asi, quien alega la
notoriedad de una marca debe probar tal situacion. [En efecto] en virtud del principio
de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la
marca [esta debe] aportar los medios probatorios que logren crear conviccion en la
autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada".
De ello se advierte que para la demostracion de la notoriedad de una marca resulta
"[...] inaplicable a su respecto la maxima notoria non egent probatione. Y es que, a
diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implicita en la
circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostracion
suficiente de su existencia, a traves de la prueba [...]"5.
Sin perjuicio de lo senalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un
fenomeno dinamico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello
no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban
ser presentadas cada vez que esta se invoca, sino que dependera del caso concreto.
Para tal efecto, se debera tener en cuenta que la extension del conocimiento y difusion
de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo
prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente,
toda vez que el intense despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina
que sea dificil que la condicion de notoriamente conocida desaparezca en corto
tiempo. Asi, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad
administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la
calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada
nuevamente.
En este orden de ideas, esta Comision procedera a evaluar la notoriedad de la marca
alegada par la opositora de conformidad con los criterios senalados y a la luz de los
medios probatorios presentados par la opositora en el presents procedimiento.
3.2.2. Medios de prueba presentados por la opositora
En el presente caso, con la finalidad de acreditar la notoriedad de su marca ZARA, la
opositora ha senalado el merito de las Resoluciones ? 1751-2016/CSD-INDECOPI de
fecha 05 de julio de 2016 recaida en el expediente ? 638780-2015 y ? 2285-
2016/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de agosto de 2016, recaida en el expediente ?
657470-2016.
Resolucion publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N0 06-IP-2005. Pag. 12.
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e-mail: consitl[as@inclei'i^.^Stp?'/{V?b'JSkuw.indecopi.gob.Fe
De la revision de las referidas resoluciones, se desprende lo siguiente:
a) Con respecto a la Resolucion ? 1751-2016/CSD-INDECOPI de fecha 05 de
julio de 2016, recaida en el expediente ? 638780-2015, sobre solicitud de
registro de la marca LA BALTAZARA para distinguir productos de la clase 25
de la Clasificacion Internacional con oposicion de INDUSTRIA DE DISENO
TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) en base a la notoriedad de su marca ZARA, la
Comision de Signos Distintivos al evaluar las resoluciones emitidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, presentadas par la
opositora en dicho procedimiento senalo lo siguiente:
(i) "(...) la copia de la Resolucion ? 10603 de fecha 28 de febrero de
2012, emitida por la superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia, corresponde al procedimiento de registro de la marca mixta
SARAH MAKE-UP, solicitado por Camilo Bernal, para distinguir
productos de la clase 03 de la Clasificacion Internacional, en el cual
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) formulo
oposicion alegando, entre otros fundamentos, la notoriedad de su marca
ZARA.
En efecto, en dicha Resolucion la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia determino lo siguiente:
"Podemos concluir que la marca ZARA es conocida
nacionalmente, excelentemente posicionado, de trayectoria,
prestigio y buena reputacion. Se trata de una marca con una
altisima capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada
con su origen empresarial y diferenciada y preferida frente a otras
marcas de cremas dentales. Es un intangible preciado para su
titular que la explota, promueve, la protege y la proyecta
constantemente y por ende susceptible de proteccion como marca
notoha.
Por lo anterior, y por las consideraciones hechas con ocasion de
cada prueba aportada, reconocemos que la marca ZARA es
notoria para la industria textil, especificamente para vestuario en
Colombia, para el penodo comprendido entre enero 2008 /
febrero 2010".
(ii) La Copia de la Resolucion ? 43797 de fecha 17 de julio de 2014,
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia,
corresponde al procedimiento de registro de la marca ZARACURA
solicitada por Nubia Alcira Urrego Ruiz, para distinguir productos y
servicios de las clases 05 y 35 de la Clasificacion Internacional, en el
cual INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) formula
oposicion alegando, entre otros fundamentos, la notoriedad de su marca
ZARA.
En efecto, en dicha resolucion la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia determine lo siguiente:
P^gina10de34
PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
"En suma, podemos concluir que ademas de la notoriedad
reconocida en el expediente ? 10-27035 para la marca ZARA,
distintiva para la industria textil, especificamente para vestuarios,
productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificacion
Internacional, para el periodo comprendido entre enero de 2008 y
febrero de 2010, la sociedad opositora logro acreditar que para el
segundo semestre del 2013 dicho signo conservaba su caracter
de notorio al ser conocida nacionalmente, excelentemente
posicionada, de trayectoria, prestigio y buena reputacion. Se trata
de una marca con una altisima capacidad distintiva, ya que es
claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada y
preferida frente a otras marcas de vestuario. Es un intangible
preciado para su titular que la explota, la promueve, la protege y la
proyecta constantemente y por ende susceptible de proteccion
como marca notoria.
Por lo anterior, y por las consideraciones hechas con ocasion de
cada prueba aportada, reconocemos due la marca ZARA siguio
siendo notoria eara distinQuir vestuario, productos de la clase 25
internacional, en el periodo comprendido entre enero de 2008 v
seaundo semestre de 2013".
La copia de la Resolucion ? 102289 de fecha 29 de diciembre de 2015,
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia,
corresponde al procedimiento de registro de la marca mixta
CREACIONES ZARATEX, solicitada por Maribel Quintero Alzate para
distinguir productos y sen/icios de las clases 20, 24, y 35 de la
Clasificacion Internacional, en el cual INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL,
S.A. (INDITEX S.A.) formulo oposicion.
En efecto en dicha resolucion la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia determino lo siguiente:
"Esta Superintendencia a traves de la Resolucion ? 10603 de 28
de febrero de 2012 reconocio dentro del expediente ? 10-27053
la notoriedad de la marca ZARA en el penodo comprendido entre
/os anos 2008 a febrero de 2010.
De igual manera esta entidad ha venido extendiendo el anterior
reconocimiento del signo notorio ZARA para vestuario, mediante las
siguientes resoluciones:
Expediente ? 13-063070, Resolucion N0 43797 del 17 de julio
de 2014, hasta el segundo semestre de 2013.
Expediente ? 14-070003, Resolucion N0 65230 de 31 de
octubre de 2014 hasta abril de 2014.
En vista de lo anterior, dado que se ha reconocido la notoriedad del
signo ZARA hasta abril de 2014, y que si bien es cierto que el grado de
notoriedad de una marca puede van'ar con el tiempo, teniendo que lo
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'j.p'e'/ WSS.-'&nvw.ii
que en el pasado fue notorio puede no serlo en la actualidad, tambien lo
es que este reconocimiento por parte del publico del sector pertinente
no desaparecera en tan corto periodo como el transcurrido entre la
ultima declaratoria de notoriedad del signo ZARA y la solicitud de
registro objeto de estudio, por lo cual se hace necesario realizar el
analisis comparative entre las marca solicitada y el signo notoriamente
conocido".
En tal sentido, en dichas resoluciones se reconocio el caracter de
notorio de la marca ZARA para distinguir vestuario, de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional, en Colombia.
En este orden de ideas, si bien la notoriedad de una marca constituye una
condicion dinamica, habida cuenta del poco tiempo transcurrido entre la fecha
de emision de la resolucion que reconoce la notoriedad de la marca ZARA en
Colombia durante el periodo comprendido entre el ano 2008 hasta abhl de
2014 y la fecha en que se presento la solicitud de vista (28 de octubre de
2015), se determine que la referida notoriedad se mantiene al tiempo de la
evaluacion de la presente solicitud de registro. En tal sentido, se determina que
la marca ZARA cumple con los requisitos exigidos por la legislacion vigente
para ser considerada notoria, para distinguir vestuario de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional."
b) Con respecto a la Resolucion ? 2285-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de
agosto de 2016, recaida en el expediente ? 657470-2016, sobre solicitud de
registro de la marca NARA BASICS para distinguir productos de la clase 25 de
la Clasificacion Internacional con oposicion de INDUSTRIA DE DISENO
TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) en base a la notoriedad de su marca ZARA, la
Comision de Signos Distintivos al evaluar las resoluciones emitidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, presentadas par la
opositora en dicho procedimiento senalo lo siguiente:
(iv) "(...) la copia de la Resolucion ? 10603 de fecha 28 de febrero de
2012, emitida por la superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia, corresponde al procedimiento de registro de la marca mixta
SARAH MAKE-UP, solicitado por Camilo Bernal, para distinguir
productos de la clase 03 de la Clasificacion Internacional, en el cual
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) formula
oposicion alegando, entre otros fundamentos, la notoriedad de su marca
ZARA.
En efecto, en dicha Resolucion la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia determine lo siguiente:
"Podemos concluir que la marca ZARA es conocida
nacionalmente, excelentemente posicionado, de trayectoria,
prestigio y buena reputacion. Se trata de una marca con una
altisima capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada
con su origen empresarial y diferenciada y prefehda frente a otras
marcas de cremas dentales. Es un intangible preciado para su
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'-PE^CTI Presidencia
del Consejo de Ministros
titular que la explota, promueve, la protege y la proyecta
constantemente y por ende susceptible de proteccion como marca
notoria.
Por lo anterior, y por las consideraciones hechas con ocasion de
cada prueba aportada, reconocemos aue /a marca ZARA es
notoria para la industria textil, especificamente para vestuario en
Colombia, para el periodo comprendido entre enero 2008 v
febrero 2010".
(v) La Copia de la Resolucion ? 43797 de fecha 17 de julio de 2014,
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia,
corresponde al procedimiento de registro de la marca ZARACURA
solicitada por Nubia Alcira Urrego Ruiz, para distinguir productos y
sen/icios de las clases 05 y 35 de la Clasificacion Internacional, en el
cual INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) formulo
oposicion alegando, entre otros fundamentos, la notoriedad de su marca
ZARA.
En efecto, en dicha resolucion la Supen'ntendencia de Industria y
Comercio de Colombia determino lo siguiente:
"En suma, podemos concluir que ademas de la notoriedad
reconocida en el expediente ? 10-27035 para la marca ZARA,
distintiva para la industria textil, especificamente para vestuarios,
productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificacion
Internacional, para el periodo comprendido entre enero de 2008 y
febrero de 2010, la sociedad opositora logro acreditar que para el
segundo semestre del 2013 dicho signo conservaba su caracter
de notorio al ser conocida nacionalmente, excelentemente
posicionada, de trayectoria, prestigio y buena reputacion. Se trata
de una marca con una altisima capacidad distintiva, ya que es
claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada y
preferida frente a otras marcas de vestuario. Es un intangible
preciado para su titular que la explota, la promueve, la protege y la
proyecta constantemente y por ende susceptible de proteccion
como marca notoria.
Por lo anterior, y por las consideraciones hechas con ocasion de
cada prueba aportada, reconocemos que la marca ZARA siciuio
siendo notoria para distinauir vestuario, productos de la clase 25
internacional, en el periodo comorendido entre enero de 2008 y
segundo semestre de 2013".
(vi) La copia de la Resolucion ? 102289 de fecha 29 de diciembre de 2015,
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia,
corresponde al procedimiento de registro de la marca mixta
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En efecto en dicha resolucion la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia determine lo siguiente:
"Esta Superintendencia a traves de la Resolucion ? 10603 de 28
de febrero de 2012 reconocio dentro del expediente ? 10-27053
la notoriedad de la marca ZARA en el periodo comprendido entre
/os anos 2008 a febrero de 2010.
De igual manera esta entidad ha venido extendiendo el anterior
reconocimiento del signo notorio ZARA para vestuario, mediante las
siguientes resoluciones:
Expediente ? 13-063070, Resolucion N0 43797 del 17 de julio
de 2014, hasta el seg undo semestre de 2013.
Expediente ? 14-070003, Resolucion ? 65230 de 31 de
octubre de 2014 hasta abril de 2014.
En vista de lo anterior, dado que se ha reconocido la notoriedad del
s/'gno ZARA hasta abril de 2014, y que si bien es cierto que el grado de
notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, teniendo que lo
que en el pasado fue notorio puede no serlo en la actualidad, tambien lo
es que este reconocimiento por parte del publico del sector pertinente
no desaparecera en tan corto periodo como el transcurrido entre la
ultima declaratoria de notoriedad del signo ZARA y la solicitud de
registro objeto de estudio, por lo cual se hace necesario realizar el
analisis comparativo entre las marca solicitada y el signo notoriamente
conocido".
En tal sentido, en dichas resoluciones se reconocio el caracter de
notorio de la marca ZARA para distinguir vestuario, de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional, en Colombia.
En este orden de ideas, si bien la notoriedad de una marca constituye una
condicion dinamica, habida cuenta del poco tiempo transcurrido entre la fecha
de emision de la resolucion que reconoce la notoriedad de la marca ZARA en
Colombia durante el periodo comprendido entre el ano 2008 hasta abril de
2014 y la fecha en que se presento la solicitud de vista (11 de abril de 2016), se
determina que la referida notoriedad se mantiene a/ tiempo de la evaluacion de
la presente solicitud de registro. En tal sentido, se determina que la marca
ZARA cumple con /os requisites exigidos por la legislacion vigente para ser
considerada notoria, para distinguir vestuario de la clase 25 de la Clasificacion
Internacional."
Ahora bien, si bien la notoriedad de una marca constituye una condicion dinamica,
dado el poco tiempo transcurrido entre la emision de dicha resolucion6 que continua
reconociendo la notoriedad de la marca ZARA y la fecha en la que se presento la
solicitud de vista (02 de noviembre de 2016) se determina que la referida notoriedad
6Resoluci6n 1751-2016/CSD-INDECOPI defecha 05 dejulio de 2016.
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^
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PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
se mantiene al tiempo de la evaluacion de la presents solicitud de registro.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la notoriedad alegada por INDUSTRIA DE
DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.), ha sido reconocida por la Comision de Signos
Distintivos, mediante Resolucion N0 1751-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 05 de julio
de 2016, asi como por Resolucion ? 2285-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de
agosto de 2016 y dado el poco tiempo transcurrido entre tales reconocimientos y la
presentacion de la presente solicitud, corresponde mantener el reconocimiento de la
notoriedad de la marca ZARA para distinguir vestuario de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional, al cumplir con los supuestos exigidos por la legislacion
vigente para ser considerada una marca notoria.
3.2.3. Conclusion
Por lo expuesto, esta Comision determina que corresponde analizar si en el presente
caso resulta de aplicacion la prohibicion contenida en el articulo 136 inciso h) de la
Decision 486.
3.3. Aplicacion del articulo 136 inciso h) de la Decision 486
El articulo 136 de la Decision 486 establece que "no podran registrarse como marcas
los signos que constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular
sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de
asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario".
Del analisis del articulo 136 inciso h) de la Decision 486, se advierte que antes de
analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga proteccion en dicha norma, deben
verificarse las siguientes condiciones:
Que el signo solicitado constituya la reproduccion, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido; y,
Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero distinto al
solicitante del registro.
En el presents caso, habiendose determinado que la marca ZARA goza de la calidad
de notoriamente conocida y teniendo en cuenta ademas que esta pertenece a un
tercero distinto del solicitante, corresponde determinar si el signo cuyo registro se
pretende constituye la reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o
transcripcion total o parcial de la marca notoria.
^Sl(§JN^^l.l
D'ZARA,
swRe^oK)i?
ZARA
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Asi, analizados los signos en cuestion, la Comision advierte que el signo solicitado
presenta una impresion similar a aquella que suscita la marca notoriamente conocida,
por lo que nos encontramos frente al supuesto de imitacion7 de los elementos de la
marca notoria ZARA.
Habiendose determinado que el signo solicitado constituye una imitacion de la marca
notoria, corresponde determinar si ello es susceptible de causar un riesgo de
confusion o de asociacion con la marca notoria; o un aprovechamiento injusto de su
prestigio; o la dilucion de su fuerza distintiva o valor comercial.
a) Evaluacion del riesgo de confusion o de asociacion
La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presents cuando dos productos o
servicios, identicos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erronea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta,
no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
En cuanto al riesgo de asociacion, en doctrina8 existen dos tesis sobre el concepto de
dicha figura, a saber, la tesis segun la cual el riesgo de asociacion tiene contornos mas
extensos que los del riesgo de confusion, y, por otro lado, la tesis segun la cual el
riesgo de asociacion se encuentra contenido dentro del riesgo de confusion9. Ahora
bien, a criteria de esta Comision, la figura del riesgo de asociacion debera ser
analizada dentro de la de riesgo de confusion, asimilandola a la figura de riesgo de
confusion indirecta.
Asimismo, para efectos de establecer si entre dos signos existe semejanza en grado
de producir confusion, debe realizarse una apreciacion sucesiva de los signos asi
como un examen de conjunto de los mismos, poniendo mayor enfasis en las
semejanzas que en las diferencias, tomando en cuenta el grado de percepcion del
7 Segun el criteria de la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI, se entiende por IMITACION aquello
que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Asi, un signo sera la
imitacion de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresion fonetica
y/o grafica en la mente del publico consumidor. Una imitacion se daria en el caso de existir una previa
marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
8 FERNANDEZ-N6VOA, Carlos. Op. cit. Pag.292 y ss.
9 La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolucion ? 933-2001/TPI-
INDECOPI senala que "de acuerdo a la doctn'na holandesa, el riesgo de asociacion debe ser
interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de /os paises del Benelux, esto es, ademas de
comprender el riesgo de confusion, debe comprender /os casos en que, a pesar de que los signos en
conflicto no son confundibles, el publico podria pensar que entre el titular de la marca y del signo
solicitado existe algun tipo de relacion (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el hesgo
de que a la vista de la semejanza entre los signos, el publico podria establecer conexiones o
asociaciones basadas en el hecho de que la percepcion del signo solicitado desata el recuerdo de la
marca. For otro /ado, de acuerdo a la doctrina alemana el riesgo de asociacion debia comprender el
riesgo de confusion mediate o indirecta. Ademas, Kunz-Hallstein incluia la hipotesis del riesgo de
confusion lato sensu, to que en Alemania se trata de /os casos en /os que el publico deslinda
correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erroneamente que entre
tales empresas existen vinculos economicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la
Exposicion Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho aleman de marcas
con el fin de transponerla Direct! va comunitaria 89/104".
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^
.Oj
PERU i Presidenaa
del Consejo de Ministros
consumidor media, la naturaleza de los productos y su forma de comercializacion, asi
como el caracter arbitrario o de fantasia del signo y si es parte de una de una familia
de marcas.
Resulta necesario senalar que la notoriedad de un signo incide en el contenido del
derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empresario se difunde y
consolida en el mercado, debe fortalecerse y ensancharse correlativamente el derecho
subjetivo del empresario sobre la correspondiente marca. As?, cuanto mayor es la
notoriedad, mayor es el riesgo de que el consumidor asocie dicha marca con otras
mas recientes.
En estos casos, para determinar la existencia del riesgo de confusion, es necesario
realizar una valoracion compleja de los signos y los productos o servicios a distinguir,
debiendose tener presente que, por lo general, la confusion entre dos signos es mayor
cuanto mayor es la similitud o conexion competitiva entre los productos o servicios a
distinguir.
Por otro lado, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la
Resolucion ? 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria)
senalo que "las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una proteccion
mas amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo
de confusion entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre
marcas comunes, tratandose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados
de manera mas estricta". Al respecto, cabe senalar que, si bien la Sala de Propiedad
Intelectual hace referenda unicamente al riesgo de confusion, en virtud de las razones
expuestas precedentemente, debe entenderse que, de conformidad con la citada
Resolucion, el eventual riesgo de asociacion entre el signo solicitado y la marca
notoria tambien debe realizarse de manera mas estricta.
Por lo tanto, dado el caracter notoriamente conocido de la marca de la opositora,
corresponde otorgarle un nivel de proteccion superior a que se otorga normalmente a
cualquier signo distintivo. En este sentido, el nivel de diferenciacion que debe existir
entre el signo solicitado y la marca notoria debe ser mayor al nivel que se exige en el
comun de los casos. Asi, existiran casos en los que el signo solicitado podra acceder
al registro no obstante presentar algunas semejanzas con alguna marca registrada, sin
embargo, ese mismo signo no podria ser registrado si las semejanzas se dan con una
marca notoria.
Productos a los aue se refieren los sianos en cuestion
El signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, articulos de sombrereria y
calzado, de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Por otro lado, se ha demostrado la notoriedad de la marca ZARA respecto de vestuario
de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca notoria se
encuentran referidos a prendas de vestir/vestuario.
De otro lado, los articulos de sombrereria y calzado que pretends distinguir el signo
solicitado estan vinculados con el vestuario que distingue la marca notoria, los cuales,
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si bien estan destinados a ser utilizados en distintas areas del cuerpo, son productos
que estan dirigidos al mismo publico consumidor, tienen la misma naturaleza y
finalidad, son comercializados por los mismos establecimientos y pueden ser
elaborados por las mismas empresas.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisites para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando par determinar si los signos son
o no, semejantes en grado de confusion. Ademas, dada la identidad de algunos de los
productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comision considera que se
incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el
examen comparativo de los signos.
Examen comparativo
El articulo 45 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccion competente tendra en cuenta principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciacion sucesiva de /os signos considerando su aspecto de conjunto
y con mayor enfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepcion del consumidor medio;
c) La naturaleza de /os productos o seMcios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;
d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion
en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas."
El articulo 46 del Decreto Legislativo ? 1075 establece que "tratandose de signos
denominativos, en adicion a los criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislative, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) La semejanza grafico-fonetica;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genericas y/o descriptivas, se realizara el
analisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".
El articulo 47 del Decreto Legislative ? 1075 dispone que "tratandose de signos
figurativos, en adicion a /os criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislative), se tendra en cuenta lo siguiente:
a) Si las figures son semejantes, si suscitan una impresion visual identica o
parecida.
b) Si las figures son distintas, si evocan un mismo concepto".
El articulo 48 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "tratandose de signos
mixtos, formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los
criterios senalados en los articulos 45, 46 y 47 del presents Decreto Legislativo, se
tendra en cuenta lo siguiente:
a) La denominacion que acompana al elemento figurativo;
b) La semejanza conceptual; y,
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PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
c) La mayor o manor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento
grafico, con el objeto de identificar la dimension caracteristica del signo".
Par su parte, el articulo 49 del Decreto Legislativo N0 1075 senala que "tratandose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza
conceptual. Tratandose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta
los criterios senalados en los articulos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratandose
de un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios senalados en los
articulos 47 y 48 del presents Decreto Legislative.
En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion los criterios senalados en el
articulo 45 del presents Decreto Legislativo."
Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresion de
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor, ya que, por lo
general, este no podra comparar ambos signos a la vez, sino mas bien el signo que
tenga al frente en un momenta determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.
Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas par el publico consumidor, debiendo tener
presente, ademas, que par lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependeran de los productos o servicios a distinguir y de la atencion
que usualmente presten para su adquisicion o contratacion.
Realizado el examen comparative) entre el signo solicitado DZ D'ZARA y logotipo y la
marca notoria ZARA, se advierte que son semejantes.
Signo Solicitado
®
D'ZARA
Marca Notoria
ZARA
En efecto, se advierte que los signos presentan similar secuencia de vocales (A-A /-A-
A) y consonantes (D-Z Z-R / Z-R), lo que genera una impresion fonetica y grafica
semejante.
En cuanto al aspecto grafico, si bien el signo solicitado esta compuesto por una grafia
y una figura circular, ello no desvirtua las semejanzas previamente establecidas debido
a que los signos en Question podrian ser considerados como provenientes de un
mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.
Conclusion
Por lo expuesto, dado que los signos en cuestion son semejantes y se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos, la Comision determina que el
otorgamiento del signo solicitado es susceptible de ocasionar riesgo de confusion en el
publico consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposicion formulada
en ese extreme.
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b) Aprovechamiento iniusto del prestigio de la marca notoria
"La buena reputacion de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una
conjuncion de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de
la buena reputacion requiere la aportacion de cuantiosos recursos financieros y es, en
definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio
producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca
que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplico
en primer termino y, par tanto, susceptible de utilizacion en conexion con otras
prestaciones, o como instrumento publicitario"10.
En efecto, "el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van mas
alia de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio"11. Siendo asi, es
necesaria "la proteccion de la aptitud traslativa de reputacion y ornamental de la
marca"12, la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos
desplegados por su titular.
Par ello, "la proteccion del renombre requiere, en suma, la tutela de la dimension
publicitaria, lo que presupone el aprovechamiento exclusive de aquel sobre cuyas
inversiones y esfuerzos se soporta esta"13, toda vez que "la capacidad de una marca
renombrada -entiendase par ellas tambien a las marcas notorias de acuerdo con
nuestro ordenamiento juridico y a lo senalado por el precedente citado- de trasladar la
imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a
terceras personas un interes de aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en
la medida en que esta utilizacion de la marca renombrada para productos o servicios
diferentes va a facilitar la promocion comercial de estos"14.
En efecto, el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria implica que
esta posea una imagen o prestigio entre el publico consumidor. Asi, la imagen y el
prestigio que contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o
servicios que no son similares a los productos o servicios que distingue.
Asi, "el proposito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa
representacion alguna respecto al origen, sirve para establecer una relacion intelectual
que atrae la atencion del publico consumidor de forma superior a la que se alcanzaria
con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la
transmision consciente o inconsciente de la reputacion que simboliza el signo pese a
la falta de semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos
casos la apropiacion aprovecha los esfuerzos publicitarios del legitimo titular o el
valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo"15.
Siendo ast, "la proteccion del signo renombrado frente a conductas parasitarias de su
reputacion se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar,
10 MONTEAGUDO, Montiano. La proteccion de la marca renombrada. CIVITAS. Primera edicion. Madrid,
1995. Pag.246.
11 Ibidem.
12 Loc. cit.
13 Loc.cit.
14 Resolucion de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI citada par Carlos Fernandez-Novoa en:
FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. cit. Pag. 414.
15 MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pag.247.
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PERU i Presidencia
del Consejo de Ministros
al margen de los productos o servicios a los que se ha asignado"16.
Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la
Resolucion ? 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria)
senala que "la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria [se
da cuando] un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin
contar con la autorizacion del titular [...], toda vez que el usuario de la marca obtiene
un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creacion y
consolidacion de esa imagen positiva".
Asi, a criteria de esta Comision se determina que las semejanzas existentes entre los
signos bajo analisis permiten concluir que cuando el publico consumidor de los
productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional aprecie el signo cuyo registro
se pretende, va a evocar a la marca notoria. En consecuencia, la imagen y el prestigio
que proyecta la marca notoria, es susceptible de ser transferida a los productos que
pretende distinguir el signo solicitado.
En ese sentido, se considera que de otorgarse el registro del signo solicitado para
distinguir productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, se produciria un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; razon por la cual
corresponde declarar fundada la oposicion formulada por INDUSTRIA DE DISENO
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.).
c) Riesflo de dilucion
La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolucion ? 2951-
2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) senala que "en cuanto a
la figura de la dilucion del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina
siempre ha senalado que la figura juridica de la dilucion solo se aplica a marcas
renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, esta tambien debe ser
analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condicion de notoria,
dado que en la actual norma andina -entiendase la Decision 486- no se hace
distincion entre marcas notorias y renombradas".
Asi, continua senalando el precedente referido, "la figura juridica de la dilucion acoge
un supuesto excepcional de proteccion en el derecho de marcas, en virtud del cual se
procura evitar que la asociacion marca - producto o marca - servicio se rompa debido
a la utilizacion par parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para
productos o servicios de distinta naturaleza".
En efecto, la doctrina refiere que la proteccion excepcional de las marcas renombradas
-entiendase por ellas tambien a las marcas notorias de acuerdo con nuestro
ordenamiento juridico y a lo senalado par el precedente citado- "surge cuando una
marca identica o cuasi-identica a la marca renombrada es usada por un tercero para
diferenciar productos que no guardan semejanza alguna con los productos a los que
viene aplicandose la marca renombrada"17.
Al respecto, Montiano Monteagudo senala que "la proteccion frente al riesgo de
16 MONTEAGUDO, Montiano. Op. cit. Pag.246.
17 FERNANDEZ-N6VOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, 1984. Pags.290 y 291.
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dilucion no se satisface impidiendo a terceros la utilizacion de la marca que pueda
comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la
homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero
destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilizacion de la
marca en conexion con cualquier tipo de productos o servicios, aun los mas
distanciados competitivamente. Ello es asi, en atencion a la peculiar fundamentacion
de la proteccion: presupuesta la extraordinaria implantacion de la marca, utilizacion
exclusiva del signo par su titular y considerable aprecio del publico, cualquier
utilizacion de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexion unica entre el
signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular"18,
En efecto, "no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos
derivados de una proliferacion excesiva en la utilizacion de la marca para productos o
servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputacion a una
nueva prestacion tiene par efecto inicial una cierta depreciacion de la imagen, ya que
el consumidor ha de comprobar aun la correspondencia del nuevo articulo con el
contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobacion
se podra emprender una nueva transmision. Si la explotacion de la marca en conexion
con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendra por
efecto la extenuacion de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo
atiende a nuestro juicio, la proteccion frente a la dilucion"19.
Es por ello que surge "la necesidad de caracterizar con precision los requisitos que
permitan acceder a este superior grado de proteccion [...]. Si bien [se] permite et
acceso a esta peculiar proteccion a todo signo renombrado, la propia naturaleza del
riesgo -perdida de esa posicion exclusiva- reconduce su ambito exclusivamente a las
marcas de alto renombre"20. Asimismo, debe verificarse la existencia de una
"implantacion entre la practica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o
caracter especial del signo o medio (lo que presupone practicamente la inexistencia de
registros ajenos de un signo identico o similar para productos o servicios distintos), y
su consideracion extraordinariamente afamada entre el trafico"21.
En el presents caso, si bien se advierte que la marca notoria ha alcanzado un elevado
reconocimiento dentro del publico consumidor los signos confrontados distinguen
algunos los mismos productos, razon por la cual no se configura el riesgo de dilucion
de la marca notoria.
Conclusion de la aplicacion del articulo 136 inciso h) de la Decision 486
Par lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado es susceptible de
causar riesgo de confusion o asociacion con la marca notoria ZARA, asi como un
aprovechamiento injusto de su prestigio, se concluye que corresponde declarar
fundada la oposicion formulada en este extremo.
3.4. Evaluacion del riesgo de confusion
18 MONTEAGUDO. Op. cit. Pag. 277.
19 MONTEAGUDO. Op. cit. Pag. 281.
20 MONTEAGUDO. Op. Cit. Pag. 282 y 283.
21 Ibidem.
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PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
En el presente caso, INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), tambien
sustento la presente oposicion en la titularidad de la marca ZARA (certificado ?
13300), que distingue productos de la clase 25 de la Clasificacion Internacional, por lo
que esta Comision procedera a evaluar si existe o no riesgo de confusion entre dicho
signo y el signo solicitado.
El articulo 136 inciso a) de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad
Industrial senala que "no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
sen/icios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusion o de asociacion".
La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presenta cuando dos productos o
servicios, identicos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erronea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta,
no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
De otro lado, la opositora alega que de otorgarse el registro del signo solicitado, el
publico consumidor podria pensar que exists vinculacion entre los titulares, lo que
generara una asociacion con sus signos. En tal sentido, conviene precisar que existe
riesgo de asociacion, cuando el consumidor, aun percatandose que los productos y/o
servicios en cuestion provienen de distintas empresas, asume que entre estas ultimas
existen relaciones economicas, comerciales o societarias. Asi, en el caso de la
asociacion, la confusion no esta referida a las prestaciones, ni recae sobre el origen
empresarial de las mismas, sino que radica en las relaciones que el consumidor pueda
asumir que existen entre las empresas de las cuales provienen los productos o
servicios en cuestion22.
Adicionalmente, results pertinente tener en cuenta que, en doctrina,23 existen dos tesis
sobre el concepto del riesgo de asociacion, a saber, la tesis de que el riesgo de
asociacion es una figura cuyos contornos son mas extensos que los del riesgo de
confusion, y, par otro lado, la tesis de que el riesgo de asociacion se encuentra
contenido dentro del riesgo de confusion24.
22 En este punto, Portellano Diez, denomina al riesgo de asociacion, como "riesgo de confusion en sentido
amplio", y considera que "e/ riesgo de asociacion, que tiene su ohgen en el Derecho marcario,
comprende tanto el riesgo de confusion indirecta como el riesgo de confusion en sentido amplio".
(PORTELLANO DIEZ, Pedro. La imitacion en el derecho de la competencia desleal. p. 269).
23 FERNANDEZ-N6VOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid, Barcelona: Marcial Pans,
Ediciones Juridicas y Sociales, 2001 . Pag.292 y ss.
24 La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en la Resolucion ? 933-200in"PI-
INDECOPI, senala al respecto que, "de acuerdo a la doctrina holandesa el riesgo de asociacion debe
ser interpretado en el sentido de la doctrina yjunsprudencia de los paises del Benelux, esto es, ademas
cte comprender el riesgo de confusion, debe comprender /os casos en que, a pesar de que /os signos
en conflicto no son confundibles, el publico podria pensar que entre el titular de la marca y del signo
solicitado existe algun tipo de relacion (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo
de que a la vista de la semejanza entre /os signos, el publico podna establecer conexiones o
asociaciones basadas en el hecho de que la percepcion del signo solicitado desata el recuerdo de la
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En atencion a lo expuesto, y tal y como el Tribunal Andino sostuvo en el Proceso 032-
IP-200825, la figura del riesgo de asociacion contemplada en la Decision 486 debe ser
analizada dentro de la del riesgo de confusion, asimilandola a la figura de riesgo de
confusion indirecta.
De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusion se debera
tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los
productos o servicios a los que se aplican, debiendose tener presente que, par lo
general, la confusion entre dos signos sera mayor cuanto mayor sea la similitud o
conexion competitiva entre los productos o sen/icios a distinguir.
3.4.1. Productos a los que se refieren los siflnos en conflicto
En cuanto a los productos o servicios, cabe senalar que uno de los principios en los
que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita
con caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o
uso de un signo identico o similar respecto a productos o servicios identicos o
semejantes.
Asi, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no solo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que tambien opera
en relacion a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusion al
publico consumidor, con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos
o servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decision 486 en su
segundo parrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de los productos o sen/icios indicados expresamente", por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacion
marca". Par otro lado, en la misma Resolucion, la Sala anade que, "de acuerdo a la doctrina alemana el
n'esgo de asociacion debia comprender el n'esgo de confusion mediate o indirecta. Ademas, Kunz-
Hallstein incluia la hipotesis del riesgo de confusion lato sensu, lo que en Alemania se trata de /os
casos en /os que el publico deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares,
pero cree erroneamente que entre tales empresas existen vinculos economicos u organizativos. Esta
tes/s es la que se acoge en la Exposicion Oficial de Motives del Proyecto de Ley por el que se reforms
el Derecho aleman de marcas con el fin de transponerla Directiva comunitaria 89/104."
25 "La identidad o la semejanza de /os signos puede dar lugar a dos tipos de confusion: la directa y la
indirecta. La primera se caracteriza porque el vinculo de identidad o semejanza conduce a/ consumidor
a adquihr o contratar un producto o sen/icio determinado en la creencia de que esta comprando o
contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo tambien entre /os productos o /os
servicios. La segunda, la indirecta, caracten'zada porque el citado vinculo hace que el consumidor
atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o sewicios que se Ie ofrecen, un
origen empresarial comun. En cuanto al riesgo de asociacion, la doctrina ha precisado que se trata de
"una modalidad del nesgo de confusion, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusion
indirecta (...) dado que se trata de productos o sen/icios similares se suscita en el publico el riesgo de
que asocie la marca postehor a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque
distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca
anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociacion opera en relacion con las marcas
notorias o renombradas". (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478)."
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PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.
En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utilizacion conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.
En el presents caso el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, articulos
de sombrereria y calzado de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Por su parte, la marca registrada distingue vestidos, calzado y sombrereria de la clase
25 de la Clasificacion Internacional.
Al respecto se advierte que los signos en conflicto distinguen los mismos productos.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisites para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son
o no, semejantes en grado de confusion. Ademas, dado que los signos en conflicto se
refieren a los mismos productos, esta Comision considera que se incrementa el riesgo
de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el examen comparative de los
signos.
3.4.2. Examen comparative)
Al respecto, se tomara en consideracion lo senalado en el numeral 3.3. de la presents
resolucion, en lo que resulte pertinente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DZ D'ZARA y logotipo y la
marca registrada ZARA, se advierte que son semejantes.
Signo Solicitado
®
D'ZARA
Marca Notoria
ZARA
En efecto, se advierte que los signos presentan similar secuencia de vocales (A-A /-A-
A) y consonantes (D-Z Z-R / Z-R), lo que genera una impresion fonetica y grafica
semejante.
En cuanto al aspecto grafico, si bien el signo solicitado esta compuesto por una grafia
y una figura circular, ello no desvirtua las semejanzas previamente establecidas debido
a que los signos en cuestion podrian ser considerados como provenientes de un
mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.
Finalmente, desde el punto de vista conceptual, se aprecia que el termino DZ D'ZARA
que conforma el signo solicitado, por contener el termino D'ZARA (donde el termino
ZARA sera pronunciado como SARA que es un nombre de mujer) hara referencia a la
idea de pertenencia, sera entendido como "algo perteneciente a ZARA / SARA",
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siendo que las letras DZ iniciales seran entendidas como las iniciales de "D' ZARA"
reforzando la idea ya senalada; mientras que el termino ZARA que conforma la marca
registrada (que sera leido por los consumidores como SARA) podna ser entendido par
el consumidor como un nombre de mujer, par lo que se advierte que ambos signos
podrian evocar ideas relacionadas, existiendo semejanza conceptual entre ellos.
De otro lado, cabe precisar que, si bien la solicitante ha senalado que el termino SARA
es comun en la clase 25 de la Clasificacion Internacional, cabe precisar que: i) En
efecto, el termino SARA, con la letra "S" al inicio, forma parte de diversas marcas en la
citada clase, ii) No obstante lo anterior, el termino ZARA (con la letra "Z" al inicio), que
es aquel que forma parte de los signos en conflicto, y que no forma parte de marcas
de terceros, determina finalmente que los signos en conflicto se asemejen.
Conclusion
For lo expuesto, dado que los signos en conflicto son semejantes y se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos, la Comision determina que el
otorgamiento del signo solicitado es susceptible de ocasionar riesgo de confusion en el
publico consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposicion formulada
en ese extreme.
3.5. Aplicacion de lajurisprudencia invocada
En el presente caso, la solicitante invoco la aplicacion de criterios contenidos en
resoluciones emitidas par la Oficina de Signos Distintivos (hoy Direccion Comision de
Signos Distintivos del INDECOPI).
Al respecto, cabe senalar que, de conformidad con el articulo 43 del Decreto
Legislative ? 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del INDECOPI: "Las
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares
interpreten de modo expreso y con caracter general el sentido de la legislacion
constituiran precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no
sea modificada por resolucion debidamente motivada de la propia Comision u Oficina,
segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual. (...)".
Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, representa una linea de criterio o tendencia resolutiva de la Comision de
Signos Distintivos del INDECOPI, se debe tener en consideracion que las
conclusiones a que se arriben en cada caso dependeran del examen del
correspondiente expediente.
Adicionalmente, se debe senalar que la Autoridad administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple
con los requisites para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna
prohibicion de registro, dependiendo dicha determinacion de cada caso concreto. Por
tal razon, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependeran del
examen del correspondiente expediente.
De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI
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PERU I Presidencia
del Consejo de Ministros
En el presente caso, la opositora invoco la aplicacion de criterios contenidos en
resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI (ahora
Sala Especializada en Propiedad Intelectual).
Al respecto, cabe senalar que, de conformidad con el articulo 43 del Decreto
Legislative ? 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del INDECOPI: "Las
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares
interpreten de modo expreso y con caracter general el sentido de la legislacion
constituiran precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no
sea modificada por resolucion debidamente motivada de la propia Comision u Oficina,
segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, (...)".
Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, represents una linea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideracion
que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependeran del examen del
correspondiente expediente.
En tal sentido, se debe senalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligacion de
evaluar integramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma
cumple con los requisites para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en
alguna prohibicion normativa."
Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Asimismo, en el presente caso la opositora invoco la aplicacion de los criterios
contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sobre el particular cabe indicar que la presents resolucion no contradice los criterios
adoptados par el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido
observados en el analisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal, solo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de
resolver el caso respecto del cual se formula la solicitud de interpretacion prejudicial,
mas no en todos los casos sometidos a su competencia.
3.6. Examen de registrabilidad
Sin perjuicio de lo anterior, se ha verificado que INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), de Espana, es titular de las marcas ZARA HOME (certificado ?
140355), ZARA BASIC (certificado ? 58236), ZARA FOR MUM (certificado ?T4516)
Y JOIN LIFE ZARA (certificado ? T12788) que distinguen productos de la clase 25 de
la Clasificacion Intemacional.
En ese sentido, corresponds a la Comision proceder a evaluar la existencia de riesgo
de confusion entre el signo solicitado y las referidas marcas, para lo cual se ha de
tener en cuenta lo senalado en el numeral 3.4. de la presents Resolucion, en lo que
resulte pertinente.
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3.6.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestion
En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, articulos
de sombrerena y calzado de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
En relacion a la marca ZARA HOME (certificado ? 140355)
Par su parte, la marca registrada distingue prendas confeccionadas de vestir para
mujer, hombre y nine, calzados (excepto ortopedicos), sombrerena; vestimenta para
automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza
(vestimenta); albornoces; trajes de bano; gorros y sandalias de bano; boas (para llevar
alrededor del cuello); ropa interior; panales braga; bufandas; calzados de deporte y de
playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones-monedero
(ropa); conjuntos ski acuatico; corbatas; corses (fajas); echarpes; estolas (pieles); fajas
(ropa interior); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta); impermeables; lenceria
interior, mantillas; medias; calcetines; panuelos de cuello; panales en materias textiles;
panuelos de bolsillo; pieles (para vestir); pijamas; suelas; tacones; velos (para vestir);
tirantes; vestidos de papel; trajes de gimnasia y deporte; canastillas; esclavinas (para
vestir), maillots, mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; punos para
vestir; sobaqueras; trajes de disfraces; vestidos de playa; viseras (sombrerena); batas;
bolsillos de vestidos; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis (medias
completas o leopardos); delantales (para vestir); tocados (sombrerena); zuecos;
cofias; jarreteras; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de
bano; babuchas de bano; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior); boinas;
bolsas para calentar los pies que no scan electricas; borceguies; botas; canas de
botas; tacos de betas de futbol; botines; herrajes de calzado; punteras de calzado;
refuerzos de calzado; taloncillos para calzado (refuerzos del talon); calzoncillos;
camisas; canesues de camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisolas;
chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones (para
vestir); combinaciones (ropa interior); vestidos confeccionados; cuellos postizos;
cuellos; vestidos de cuero; vestidos de imitaciones de cuero; gorros de ducha;
escarpines; faldas; forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos)
(para vestir); gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerseys (para vestir);
jerseys (pull-overs); jerseys (sweaters); libreas; manguitos (para vestir); palas
(empeines) de calzado; parkas; pelerinas; pellizas; polainas; polainas (medias);
prendas de punto; punto (vestidos); ropa de gimnasia; ropa exterior; sandalias; saris;
slips; sombreros; sostenes (sujetadores); tocas (para vestir); togas; trabillas; trajes;
turbantes; vestidos; zapatillas (pantuflas); zapatos de sport de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que los signos en cuestion distinguen algunos de los mismos
productos, a saber: articulos de sombrereria / sombrereria.
Las prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado incluyen a las prendas
confeccionadas de vestir para mujer, hombre y nino, calzados (excepto ortopedicos);
vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para
la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de bano; boas (para llevar alrededor del
cuello); ropa interior; panales braga; bufandas; capuchas (para vestir); chales;
cinturones (vestimenta); cinturones-monedero (ropa); conjuntos ski acuatico; corbatas;
corses (fajas); echarpes; estolas (pieles); fajas (ropa interior); fulares; guantes
(vestimenta); impermeables; lenceria interior, mantillas; medias; calcetines; panuelos
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de cuello; panales en materias textiles; panuelos de bolsillo; pieles (para vestir);
pijamas; tirantes; vestidos de papel; trajes de gimnasia y deporte; canastillas;
esclavinas (para vestir), maillots, mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; pajaritas;
pareos; punos para vestir; sobaqueras; trajes de disfraces; vestidos de playa; batas;
bolsillos de vestidos; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis (medias
completas o leopardos); delantales (para vestir); jarreteras; abrigos; albomoces de
bano; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior); bolsas para calentar los pies que
no sean electricas; calzoncillos; camisas; canesues de camisas; pecheras de camisas;
camisetas; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones;
combinaciones (para vestir); combinaciones (ropa interior); vestidos confeccionados;
cuellos postizos; cuellos; vestidos de cuero; vestidos de imitaciones de cuero;
escarpines; faldas; forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos)
(para vestir); gabardinas (para vestir); jerseys (para vestir); jerseys (pull-overs); jerseys
(sweaters); libreas; manguitos (para vestir); parkas; pelerinas; pellizas; polainas
(medias); prendas de punto; punto (vestidos); ropa de gimnasia; ropa exterior; saris;
slips; sombreros; sostenes (sujetadores); togas; trabillas; trajes; vestidos; que
distingue la marca registrada.
De otro lado, los articulos de sombrereria que pretende distinguir el signo solicitado
incluyen a los gorros; gorras; velos (para vestir); viseras (sombrereria); tocados
(sombrereria); boinas; gorros de ducha; tocas (para vestir); turbantes que distingue la
marca registrada.
El calzado que pretende distinguir el signo solicitado incluye a sandalias de bano;
calzados de deporte y de playa; suelas; tacones; tirantes; zuecos; cofias; alpargatas;
antideslizantes para el calzado; babuchas de bano; borceguies; botas; canas de botas;
tacos de botas de futbol; botines; herrajes de calzado; punteras de calzado; refuerzos
de calzado; taloncillos para calzado (refuerzos del talon); zapatillas de gimnasia; palas
(empeines) de calzado; polainas; sandalias; zapatillas (pantuflas); zapatos de sport
que distingue la marca registrada.
Finalmente, de otro lado, las prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y
nino, calzados (excepto ortopedicos); vestimenta para automovilistas y ciclistas;
baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes
de bano; boas (para llevar alrededor del cuello); ropa interior; panales braga;
bufandas; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones-
monedero (ropa); conjuntos ski acuatico; corbatas; corses (fajas); echarpes; estolas
(pieles); fajas (ropa interior); fulares; guantes (vestimenta); impermeables; lenceria
interior, mantillas; medias; calcetines; panuelos de cuello; panales en materias textiles;
panuelos de bolsillo; pieles (para vestir); pijamas; tirantes; vestidos de papel; trajes de
gimnasia y deporte; canastillas; esclavinas (para vestir), maillots, mitones; orejeras
(vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; punos para vestir; sobaqueras; trajes de
disfraces; vestidos de playa; batas; bolsillos de vestidos; ligas para calcetines;
ligueros; enaguas; pantis (medias completas o leopardos); delantales (para vestir);
jarreteras; abrigos; albornoces de bano; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior);
bolsas para calentar los pies que no sean electricas; calzoncillos; camisas; canesues
de camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisolas; chalecos; chaquetas;
chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones (para vestir); combinaciones
(ropa interior); vestidos confeccionados; cuellos postizos; cuellos; vestidos de cuero;
vestidos de imitaciones de cuero; escarpines; faldas; forros confeccionados (partes de
vestidos); gabanes (abrigos) (para vestir); gabardinas (para vestir); jerseys (para
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vestir); jerseys (pull-overs); jerseys (sweaters); libreas; manguitos (para vestir); parkas;
pelerinas; pellizas; polainas (medias); prendas de punto; punto (vestidos); ropa de
gimnasia; ropa exterior; saris; slips; sombreros; sostenes (sujetadores); togas; trabillas;
trajes; vestidos; que distingue la marca registrada, estan vinculados con los articulos
de sombrereria y calzado que pretende distinguir el signo solicitado, los cuales, si bien
estan destinados a ser utilizados en distintas areas del cuerpo, son productos que
estan dirigidos al mismo publico consumidor, tienen la misma naturaleza y finalidad,
son comercializados por los mismos establecimientos y pueden ser elaborados por las
mismas empresas.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisites para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son
o no, semejantes en grado de confusion. Ademas, dado que los signos en cuestion se
refieren a algunos de los mismos productos, esta Comision considera que se
incrementa el riesgo de confusion, par lo que se debera ser mas riguroso en el
examen comparativo de los signos.
En relacion a la marca ZARA BASIC (certificado N0 58236)
La marca registrada distingue prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y
nino, calzado (excepto ortopedico) y sombrereria y todos los demas productos de la
clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Al respecto se aprecia que la marca registrada distingue todos los productos de la
clase dentro de los cuales se encuentran incluidos aquellos que pretende distinguir el
signo solicitado.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisites para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando par determinar si los signos son
o no, semejantes en grado de confusion. Ademas, dado que los signos en cuestion se
refieren a algunos de los mismos productos, esta Comision considera que se
increments el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el
examen comparativo de los signos.
En relacion a la marca ZARA FOR MUM (certificado ? T4516)
La marca registrada distingue prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria;
vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para
la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de bano (banadores); gorros y sandalias de
bano; boas (prenda para llevar alrededor del cuello); panales-braga (de materias
textiles); bufandas; calzados de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales;
cinturones (vestimenta); cinturones-monedero (ropa); trajes de esqui acuatico;
corbatas; corses (fajas); echarpes; estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes
(vestimenta); impermeables; fajas (ropa interior); lenceria interior; mantillas; medias;
calcetines; panuelos para el cuello; panales de materias textiles; pieles (para vestir);
pijamas; suelas (calzado); tacones; velos (para vestir); tirantes; trajes de deporte;
canastillas (ropa de bebe); esclavinas (para vestir); maillots; mitones; orejeras
(vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; punos para vestir; sobaqueras; vestidos de
playa; batas; bolsillos de vestidos; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis
(medias completas o leotardos); delantales (para vestir); tocados (sombrereria); trajes
de disfraces; uniformes; viseras (sombrereria); zuecos; cofias; jarreteras; abrigos;
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alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de bano; babuchas de bano;
bin-etes (bonetes); blusas; body (ropa interior); boinas; bolsas para calentar los pies
que no scan electricas; borceguies; botas; canas de botas; tacos de botas de futbol;
botines; herrajes de calzado; punteras de calzado; refuerzos de calzado; taloncillos
para calzado (refuerzos del talon); calzoncillos; camisas; canesues de camisas;
pecheras de camisas; camisetas; camisetas de manga corta; camisolas; chalecos;
chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones (para vestir);
combinaciones (ropa interior); vestidos confeccionados; cuellos postizos y cuellos;
vestidos de cuero; vestidos de imitaciones de cuero; gorros de ducha; escarpines;
faldas; pantalones; forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos)
(para vestir); gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerseys (para vestir);
jerseys (pullovers); jerseys (sweaters); libreas; manguitos (para vestir); palas
(empeines) de calzado; panuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas;
polainas; polainas (medias); prendas de punto; vestidos de genero de punto; ropa de
gimnasia; ropa exterior; ropa interior; sandalias; sans; slips; sombreros; tocas (para
vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes; vestidos (trajes); articulos de vestir; zapatillas
(pantuflas); zapatos; zapatos de sport de la clase 25 de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado
estan incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando par determinar si los signos son
o no, semejantes en grado de confusion. Ademas, dado que los signos en conflicto se
refieren a algunos de los mismos productos, esta Comision considera que se
incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el
examen comparativo de los signos.
En relacion a la marca JOIN LIFE ZARA fcertificado ? T12788)
La marca registrada distingue prendas de vestir, calzado, articulos de sombrerena;
vestimenta para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para
la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de bano (banadores); gorros y sandalias de
bano; boas (prenda para llevar alrededor del cuello); bufandas; calzados de deporte y
de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones-monedero
(prendas de vestir); trajes de esqui acuatico; corbatas; corses (fajas); echarpes;
estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta); impermeables; fajas
(ropa interior); lenceria interior; mantillas; medias; calcetines; panuelos para el cuello;
pieles (para vestir); pijamas; suelas (calzado); tacones; velos (para vestir); tirantes;
trajes de deporte; canastillas (ropa de bebe); esclavinas (para vestir); maillots;
mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; pajaritas; pareos; punos para vestir;
sobaqueras; vestidos de playa; batas; bolsillos de vestidos; ligas para calcetines;
ligueros; enaguas; pantis (medias completas o leotardos); delantales (para vestir);
tocados (sombrerena); trajes de disfraces; uniformes; viseras (sombrerena); zuecos;
cofias; jarreteras; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de
bano; babuchas de bano; birretes (bonetes); blusas; body (ropa interior); boinas;
bolsas para calentar los pies que no sean electricas; borceguies; botas; canas de
betas; tacos de botas de futbol; botines; herrajes metalicos de calzado; punteras de
calzado; refuerzos de calzado; taloncillos para calzado (refuerzos del talon);
calzoncillos; camisas; canesues de camisas; pecheras de camisas; camisetas;
camisetas de manga corta; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador;
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chaquetones; combinaciones (para vestir); combinaciones (ropa interior); vestidos
confeccionados; cuellos postizos y cuellos; vestidos de cuero; vestidos de imitaciones
de cuero; gorros de ducha; escarpines; faldas; pantalones; forros confeccionados
(partes de vestidos); gabanes (abrigos) (para vestir); gabardinas (para vestir);
zapatillas de gimnasia; jerseys (para vestir); jerseys (pullovers); jerseys (sweaters);
libreas; manguitos (para vestir); palas (empeines) de calzado; panuelos de bolsillo
(ropa); parkas; pelerinas; pellizas; polainas; polainas (medias); prendas de punto;
vestidos de genero de punto; ropa de gimnasia; ropa exterior; ropa interior; sandalias;
saris; slips; sombreros; tocas (para vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes; vestidos
(trajes); zapatillas (pantuflas); zapatos; zapatos de sport de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado
estan incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisites para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando par determinar si los signos son
o no, semejantes en grade de confusion. Ademas, dado que los signos en conflicto se
refieren a algunos de los mismos productos, esta Comision considera que se
incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas riguroso en el
examen comparativo de los signos.
3.6.2. Examen comparative)
Previamente a realizar el examen comparativo entre los signos en cuestion, cabe
precisar, que los terminos HOME y BASIC, que conforman las marcas registradas se
encuentran formando parte de diversas marcas a favor de terceros en la clase 25 de la
Clasificacion Internacional, conforme se advierte del informe de antecedentes, razon
por la cual constituyen elementos debiles cuya presencia en los signos no sera
determinante para establecer diferencias o semejanzas sustanciales entre ambos.
Asimismo, la frase FOR MUM26, presente en la marca registrada con certificado ?
T4516, es una expresion proveniente del idioma ingles utilizada en el lenguaje
coloquial para referirse a "MOM"27, teniendo una pronunciacion muy similar, cuyo
significado es "mama", la cual es conocida por los consumidores en general, en
relacion al sector de ropa, alimentos, entre otros, par lo que informa que los productos
que distingue estan orientados al segmento de "mamas", resultando, en consecuencia,
una frase descriptiva, razon por la cual no sera tomada en cuenta en el examen
comparativo de los signos en cuestion.
@
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DTARA y las marcas
registradas ZARA HOME (certificado ? 140355), ZARA BASIC (certificado ? 58236),
ZARA FOR MUM (certificado ? T4516) y JOIN LIFE ZARA (certificado ? T12788) se
advierte que dichos signos son semejantes.
26 En: httD://www.wordreference.com/es/translation.asD?tranword=mum
27 En. httDS://es.oxforddictionaries.com/traducir/inc)les-espanol/mom
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Signo solicitado
@
D'ZARA
Marcas registradas
ZARA HOME
ZARA BASIC
ZARA FOR MUM
JOIN LIFE ZARA
En efecto, desde el punto de vista denominativo, la semejanza entre las
denominaciones DZ D'ZARA y ZARA / ZARA HOME / ZARA BASIC / JOIN LIFE ZARA
de los signos en cuestion radica en el hecho de estar constituidos por el termino
ZARA, lo que genera una pronunciacion y una impresion visual de conjunto similar.
En cuanto al aspecto grafico, si bien el signo solicitado esta compuesto por una grafia
y una figura circular, ello no desvirtua las semejanzas previamente establecidas debido
a que los signos en cuestion podrian ser considerados como provenientes de un
mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.
3.6.3. Conclusion
Por lo expuesto, dado que los signos en cuestion son semejantes, y atendiendo a que
distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, la Comision determina
que el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de producir riesgo confusion
en el publico consumidor; par lo que corresponde denegar el registro solicitado.
Resulta necesario precisar que si bien INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX S.A.) de Espana, no ha formulado oposicion en base a las referidas marcas,
la Autoridad Administrativa en defensa del interes publico, tiene la facultad de denegar
de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con marcas registradas o
solicitadas con anterioridad aun cuando estas no hayan sido materia de la oposicion,
tal como sucede en el presents caso.
3.7. Conclusion del examen de reqistrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es
distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme a lo senalado en el articulo
134 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, encontrandose
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de la referida
Decision; sin embargo, incurre en la prohibicion de registro del articulo 136 inciso a) y
h) de dicha normativa; por lo que no corresponde acceder a su registro.
Consideracion Final
Cabe precisar que se ha tenido a la vista las marcas
tftnAMit^e/
^ (certificado ?
laro OItva
^
196333), I (certificado ? 198166), ^i:ri-^:,,,, (certificado ? 200789),
(certificado ? 5548) y ^^— (certificado ? 202788), con las cuales la Comision
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considera que el signo solicitado no es confundible, toda vez que presentan elementos
graficos y foneticos adicionales que permiten diferenciar los mismos de manera
suficiente.
La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas par los articulos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislative ? 1033, concordante con el artfculo 4 del Decreto Legislativo
? 1075; asi como par los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
4. DECISION DE LA COMISION
Declarar FUNDADA la oposicion formulada por INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX S.A.) de Espana; y, ademas, por las razones expuestas en los
considerandos de la presente resolucion, DENEGAR el registro de la marca de
producto solicitado porTERNOS DIEGO E.I.R.L, de Peru.
Con la intervencion de los miembros de Comision: Ray Augusta Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzalez Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla
Ojeda Brignole. \
Registrese y comuniquese.
RAYAUGUSTO MELONI GARCIA
Presidente de la Comision de Signos Distintivos
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