Sentencia nº 593-2015/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 5 de Noviembre de 2015
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2015 |
| Emisor | Sala Especializada en Defensa de la Competencia |
| Expediente | 143-2014/CCD |
PROCEDENCIA : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA
COMPETENCIA DESLEAL N° 1
DENUNCIANTE : AC MARCA S.A.
DENUNCIADA : COMERCIAL ARTÍCULOS DE LIMPIEZA YAK S.A.C. MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL
CONFUSIÓN
IMPROCEDENCIA
ACTIVIDAD : VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
SUMILLA: se CONFIRMA, modificando fundamentos, la Resolución 063-2015/CCD-INDECOPI del 25 de marzo de 2015 que declaró INFUNDADA la denuncia presentada por AC Marca S.A. contra Comercial Artículos de Limpieza Yak S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, supuesto tipificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1044- Ley de Represión de la Competencia Desleal.
La razón es que AC Marca S.A. no acreditó que haya comercializado sus productos bajo la presentación cuestionada (uso de la marca “Yak” y consignación de un logotipo con la figura de un bóvido negro) con anterioridad al 2014, fecha en la que ingresó al mercado Comercial Artículos de Limpieza Yak S.A.C. con sus productos de limpieza del hogar. En este sentido, no se ha corroborado la preexistencia de los productos de la denunciante.
Asimismo, es relevante señalar que la Dirección de Signos Distintivos a través de la Resolución 012231-2014/DSD-INDECOPI del 10 de julio de 2014, otorgó a la denunciada el registro de la marca “Yak” y su logotipo (Certificado P00212968), reconociendo que tiene distintividad en el mercado.
Lima, 5 de noviembre de 2015
I. ANTECEDENTES
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El 24 de enero de 2014, AC Marca S.A. (en adelante, la denunciante) denunció a Comercial Artículos de Limpieza Yak S.A.C. (en adelante, la denunciada) ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal N° 11 (en adelante la Comisión) por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos tipificados en los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal
(en adelante la Ley de Represión de la Competencia Desleal), respectivamente.
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La denunciante señaló lo siguiente:
(i) Su empresa, titular de la marca “Yak”, comercializa desde 1922 materiales de limpieza, higiene, dermocosmética, adhesivos y bricolaje en diversos países como España, Andorra, República Dominicana y Colombia.
(ii) A partir del año 2011, ingresó al mercado peruano a través de su distribuidor New Power Internacional S.A.C., vendiendo sus productos (especialmente esponjas con betún) en diferentes supermercados. Para dicho efecto, adjuntó facturas del 2011, 2012 y 2013 emitidas por la empresa New Power Internacional S.A.C.
(iii) Pese a lo anterior, la denunciada se constituyó en el 2013 y desde el 2014 comenzó a comercializar en algunos supermercados, productos de limpieza bajo una presentación similar a la suya.
(iv) La presentación de los productos de la denunciada es similar a la de su empresa debido al: (a) uso y distribución de los colores amarillo y rojo en las etiquetas; (b) uso de la denominación “Yak” en letras estilizadas de color amarillo y fondo rojo; y, (c) la figura de un bóvido en color negro.
(v) La denunciada ha inscrito la marca “Yak” y logotipo ante la Dirección de Signos Distintivos, lo cual vulnera la buena fe comercial y genera el riesgo de confusión.
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Mediante Resolución s/n del 3 de julio de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión admitió a trámite la denuncia y, en consecuencia, imputó a Comercial Artículos de Limpieza Yak S.A.C. la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto tipificado en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, toda vez que estaría ofertando sus productos con la denominación “Yak” y utilizaría elementos que reproducen características del logotipo usado por la denunciante, lo que podría inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial2.
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El 30 de julio de 2014, la denunciada presentó sus descargos, señalando lo siguiente:
(i) Después de haber verificado que no existían terceros en el mercado peruano que pudieran resultar perjudicados, el 3 de diciembre de 2013 solicitó la inscripción de la denominación “Yak” y un logotipo ante la Dirección de Signos Distintivos.
(ii) A pesar de que el 30 de diciembre de 2013 se publicó en el diario oficial “El Peruano” su solicitud de inscripción, ningún tercero presentó una oposición en el plazo de treinta (30) días hábiles establecido en el Decreto Legislativo 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.
(iii) De esta manera, a través de la Resolución 12231-2014/OSDINDECOPI del 10 de julio de 2014, la Dirección de Signos Distintivos le concedió el registro de la marca. En la actualidad, es la única empresa que tiene derecho a utilizar la marca “Yak” debido a los principios de inscripción registral y territorialidad.
(iv) Es falso que en el mercado peruano la denunciante haya creado la marca “Yak”, dado que desde 1996 hasta el 2006 la empresa Fábrica de Artículos de Limpieza Yak E.I.R.L. fue la titular.
(v) Las facturas han sido emitidas por New Power International S.A.C., sin que exista evidencia de que esta se encuentra vinculada a la denunciante. Asimismo, estas no acreditan que los productos hayan sido puestos a disposición de los consumidores.
(vi) De acuerdo a la Real Academia Española, el término “Yak” significa “Bóvido que habita en las altas montañas del Tíbet, (...).”, por lo que su uso sólo puede hacer referencia a dicho animal.
(vii) Respecto al uso de los colores en el logotipo se indica que la combinación del rojo con amarillo, es ampliamente usada por otras empresas en el sector de limpieza. Asimismo, en el mercado en general dicha combinación es común y usada por empresas como Plaza Vea, Kodak, Shell, DHL Express, entre otras.
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El 24 de septiembre de 2014, la denunciante reiteró sus argumentos y señaló lo siguiente:
(i) La indicación de que anteriormente Fábrica de Artículos de Limpieza Yak E.I.R.L. usó la marca “Yak” prueba que tanto esta como la denunciada efectuaron actos de mala fe comercial.
(ii) El plan operativo para ingresar al mercado peruano, primero consistió en comercializar sus productos, verificar la demanda de los consumidores para, finalmente, registrar su marca.
(iii) No existe obligación legal de consignar el logotipo de la marca en las facturas sino únicamente indicar la cantidad y precio total de los productos.
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El 3 de diciembre de 2014, la denunciada indicó lo siguiente:
(i) Los derechos sobre una marca son territoriales, por lo que sólo debe analizarse si el uso de la denominación “Yak” y el logotipo cuestionado se efectuó en el Perú y no en otros países.
(ii) De acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486, es legal que en caso una marca caduque de pleno derecho por no ser renovada oportunamente, cualquier tercero solicite el registro de un signo idéntico o similar. Incluso, existen herramientas como la cancelación de un registro marcario por no ser utilizado por su titular o persona autorizada, pudiendo solicitarse su registro.
(iii) No existen documentos capaces de demostrar que los productos de la denunciante hayan sido efectivamente comercializados en el mercado peruano y menos aún en una cantidad que permita reconocerlos o recordarlos.
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El 12 de marzo de 2015, la denunciante señaló que el 13 de marzo de 2014 solicitó el registro de la marca “Yak” y logotipo. Sin embargo, el 10 de octubre de 2014, la denunciada presentó una oposición, por lo que a través de la Resolución 2077-2014/CTSD-INDECOPI se denegó su solicitud.
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Por Resolución 063-2015/CCD-INDECOPI del 25 de marzo de 2015, la Comisión declaró infundada la denuncia. La primera instancia basó su decisión en lo siguiente:
(i) Luego de un análisis superficial e integral de cada uno de los elementos que contiene la marca en los productos difundidos por las partes, no se advierte la existencia de un riesgo de confusión, directo o indirecto.
(ii) La denunciada registró en el 2014 la marca “Yak” y el logotipo, realizando de manera diligente el procedimiento para la obtención del derecho de uso del referido signo, lo que le habilita a usar dichos elementos en la publicidad de sus productos.
(iii) No es posible que exista confusión entre los bienes de la denunciante y la denunciada, en tanto existe un reconocimiento expreso de la autoridad marcaria quien la habilita a usar las características cuestionadas.
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El 15 de abril de 2015, la denunciante apeló la Resolución 063-2015/CCDINDECOPI, reiterando sus argumentos y alegando lo siguiente:
(i) La Resolución 063-2015/CCD-INDECOPI no ha considerado que los hechos denunciados también configuran actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, supuesto tipificado en el artículo 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.
(ii) El 13 de abril de 2015, en el marco del Expediente 614537-2015, se ha presentado un recurso de nulidad contra el registro de la marca “Yak” y su logotipo ante la Comisión de Signos Distintivos, procedimiento en el cual se demostrará que la denunciada obró de mala fe al registrar la marca.
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El 31 de agosto de 2015, la denunciada reiteró sus argumentos y señaló que los elevados volúmenes de venta y/o publicidad que los productos de la denunciante pueden tener en España u otro país, no determinan que en el Perú se les reconozca. Incluso, la denunciante no ha acreditado que exista publicidad alguna en el territorio...
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