Resolución nº 000125-2013/CIN de Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 22 de Octubre de 2013
| Presidente | DINJCAR |
| Fecha de Resolución | 22 de Octubre de 2013 |
| Emisor | Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías |
| Número de expediente | 282-2012/DIN |
DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Comisión de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
EXPEDIENTE Nº 001057-2010/DIN
RESOLUCION Nº
000121-2013/CIN-INDECOPI
Lima, 22 de octubre de 2013
MODALIDAD : PATENTE DE INVENCIÓN
SOLICITANTES : BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
PFIZER INC.
OPOSITOR : UNIMED DEL PERÚ S.A.
SUMILLA : SOLICITUD CONCEDIDA PARCIALMENTE.
OPOSICIÓN INFUNDADA RESPECTO DE LAS
REIVINDICACIONES 1 A 7.
NO CORRESPONDE EMITIR PRONUNCIAMIENTO
SOBRE OPOSICIÓN RESPECTO DE LAS
REIVINDICACIONES 8 A 17.
1. ANTECEDENTES
Mediante expediente Nº 001057-2010/DIN, iniciado el 16 de noviembre de 2010, con fecha de presentación internacional PCT el 10 de junio de 2009; y con prioridades de fechas 18 de junio de 2008 y 09 de junio de 2009; BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y PFIZER INC., ambas firmas de Estados Unidos de América, solicitan el ingreso en fase nacional PCT de la patente de invención para "ANTICUERPOS CONTRA IL-6 Y SUS USOS", C.I.P.7 C07K 16/24, A61K 39/395, cuyos inventores son ARVIND RAJPAL; MADHAV DEVALARAJA; KRISTOPHER TOY; LAN YANG; HAICHUN HUANG; JUN, Z. ZHANG; PETER BRAMS; BRIGITTE DEVAUX; y DAVID PASSMORE; a la cual formuló oposición UNIMED DEL PERÚ S.A. de Perú.
CUESTION PREVIA 2.
Mediante informe técnico CJE 24-2013/A que corre de fojas 427 a 435 del expediente, se considera que el título de lo solicitado debe corresponder a
“ANTICUERPOS CONTRA IL-6” por definir de mejor manera el alcance de las reivindicaciones.
FUNDAMENTOS DE LAS PARTES 3.
Oposición formulada por la Unimed del Perú S.A.
3. 1.
Mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2011, UNIMED DEL PERÚ S.A., se opone al registro de la presente solicitud manifestando que lo que se pretende proteger no cumple con el requisito de novedad. En respaldo de lo manifestado, indicó
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que los documentos WO 2008/019061 A, publicado el 14 de febrero de 2008; y el WO 2006/119115 A, publicado el 09 de noviembre de 2006, afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 26 del presente expediente.
Contestación a la oposición formulada por Unimed del Perú S.A.
3. 2.
Mediante escrito de fecha 03 de mayo de 2012, los solicitantes dieron respuesta a la oposición formulada por Unimed del Perú S.A., adjuntando un nuevo pliego de veintiocho reivindicaciones.
Señalaron además que el nuevo pliego no amplía la materia inicialmente divulgada y que más bien, subsana cualquier objeción relativa al cumplimiento del requisito de novedad. Agregaron que ha eliminado la reivindicación 11; que se ha modificado el literal d) de la antigua reivindicación 14 (ahora 15) para reemplazar la secuencia de nucleótidos de SEQ ID NO: 31 con la correspondiente secuencia de aminoácidos de SEQ NO: 32; como se puede apreciar, la nueva reivindicación 15 está referida a un anticuerpo que comprenden secuencias de aminoácidos, con lo que esta modificación corrige la inadvertida referencia a una secuencia de nucleótidos. Asimismo, se han agregado las reivindicaciones 11 y 12 referidas a anti IL-6 anticuerpos y la porción fijadora del antígeno el mismo comprendiendo secuencias de aminoácidos codificados por insertos de cADN del plásmido encontrado en E. coli. Finalmente, indicaron que han agregado la reivindicación 28, referida al método para producir el anticuerpo y una porción fijadora de antígeno de la invención.
ANÁLISIS DE LO ACTUADO 4.
4. 1. Legislación pertinente
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que una invención se considerará nueva cuando no está
comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.
El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
El artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.
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El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.
El artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención; y que a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
El artículo 43 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente; y que a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.
El artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación; y que este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Asimismo, señala que cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
El artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.
Examen de patentabilidad 4.2.
Mediante proveído de fecha 04 de junio de 2012, la Secretaria Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso, de conformidad con las funciones conferidas por el artículo 44.3, literal b), del Decreto Legislativo Nº 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 1
, que se emitiera el informe técnico correspondiente.
Protección de la Propiedad Intelectual
1
Decreto Legislativo Nº 1033 44.3 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Propiedad Intelectual:
(…)
-
Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia; Página 3 de 16
Asimismo, se dejó constancia que, conforme a ley, la valoración final de los medios probatorios
presentados por las partes sería efectuada al momento de resolver.
Mediante Informe Técnico CJE 24-2013, que corre de fojas 382 a 399 del expediente, se analizó la memoria descriptiva y veintiséis (26) reivindicaciones originalmente presentadas, así como el contenido del proveído de fecha 04 de junio de 2012, en el que se estableció la realización del informe técnico pertinente tomando en consideración los argumentos técnicos contenidos en el escrito de oposición de fecha 27 de octubre de 2011, presentado por Unimed del Perú S.A., así como los contenidos en el escrito de contestación a la oposición presentado por los solicitantes con fecha 03 de mayo de 2012, incluyendo el nuevo pliego de veintiocho (28) reivindicaciones adjuntado con el mismo...
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