Resolución nº 000067-2013/CIN de Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 4 de Junio de 2013
| Presidente | DINJCAR |
| Fecha de Resolución | 4 de Junio de 2013 |
| Emisor | Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías |
| Número de expediente | 1753-2008/OIN |
DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Comisión de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
EXPEDIENTE Nº 001753-2008/OIN
RESOLUCION Nº
000067-2013/CIN-INDECOPI
Lima, 04 de junio de 2013
MODALIDAD : PATENTE DE INVENCIÓN
SOLICITANTE : NOVARTIS AG.
OPOSITOR : UNIMED DEL PERÚ S.A.
SUMILLA : SOLICITUD CONCEDIDA.
OPOSICIÓN INFUNDADA.
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ANTECEDENTES
Mediante expediente Nº 001753-2008/DIN, iniciado el 10 de octubre de 2008, con prioridades de fechas 12 de octubre de 2007; 25 de febrero de 2008 y 29 de julio de 2008, NOVARTIS AG de Suiza, solicita patente de invención para
"ANTICUERPOS RECOMBINANTES CONTRA LA ESCLEROSTINA", C.I.P.7 C07K 16/00; A61K 39/395; A61P 19/08; C12N 15/63, cuyos inventores son MICHAELA KNEISSEL; CHRISTINE HALLEUX; SHOU-IH HU; BEATE DIEFENBACH-STREIBER y JOSEF PRASSLER; a la cual formuló oposición UNIMED DEL PERÚ S.A., de Perú.
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FUNDAMENTOS DE LAS PARTES
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1.
Oposición formulada por UNIMED DEL PERÚ S.A.
Mediante escrito de fecha 09 de diciembre de 2009, UNIMED DEL PERÚ S.A., se opone al registro de la presente solicitud manifestando que lo que se pretende proteger carece del requisito de novedad.
En ese sentido, el opositor señaló que la invención que se pretende registrar cuenta con la solicitud internacional Nº PCT/EP2008/063691, publicada bajo número WO 2009/047356 A1, la que a su vez reivindica las mismas prioridades invocadas en el presente expediente, es decir la EP 07118414.7 del 12 de octubre de 2007, la EP 08151911.8 del 25 de febrero de 2008, y la EP 08161342.4 del 29 de julio de 2008. Agregó que las reivindicaciones de la solicitud internacional son idénticas a las reivindicaciones de la presente solicitud de registro.
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Finalmente, indicó que los documentos WO 2006/119062 A, publicado el 09 de noviembre de 2006, afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 18; que las publicaciones denominadas “Anabolismo óseo logrado por reducción de la biodisponibilidad de esclerostina con un anticuerpo anti–esclerostina” de H. Z. Ke y otros del año 2006, la publicación denominada “Antagonismo de esclerostina en roedores adultos, mediante bloqueo con un anticuerpo monoclonal, que incrementa la densidad mineral ósea e implica a la esclerostina como un regulador clave de la masa muscular durante la adultez” de Warmington K. y otros; la publicación “Tratamiento con anticuerpo monoclonal contra esclerostina que incrementa la resistencia ósea en ratas osteopénicas ovariectomizadas envejecidas” de Ominsky M. S. y otros, la publicación “Antagonismo de esclerostina en roedores adultos, mediante bloqueo con un anticuerpo monoclonal, que incrementa la densidad mineral ósea e implica a la esclerostina como un regulador clave de la masa muscular durante la adultez” de Warmington K. y otros; y la publicación
“Función fisiológica de los osteocitos” de Ikeda Kyoji, afectan la novedad de la reivindicación 1 de la presente solicitud.
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2.
Contestación a la oposición formulada por UNIMED DEL PERÚ S.A.
Mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2010 el solicitante dio respuesta a la oposición formulada por Unimed del Perú S.A., indicando que presenta un nuevo pliego enmendado de 38 reivindicaciones; indicando además que el opositor no brinda ni un sólo argumento técnico relevante al sustentar su oposición y por tanto, es imposible determinar qué razones técnicas específicas predisponen a la contraria a conjeturar que la invención solicitada se encuentra sugerida en el estado de la técnica, o cómo las propiedades farmacológicas o fisicoquímicas reveladas en el estado del arte, sugieren o hacen evidente a la materia de la presente solicitud.
Agregó, a fin de hacer evidente la novedad de la invención solicitada, que el documento WO 2006/119062 al cual hace referencia el opositor, ha sido citado en el International Search Report, preparado por la EPO y como componente del estado del arte que sólo afecta a las reivindicaciones 1, 2 5 y 11 de la solicitud de patente WO 2009/047356, la cual es equivalente a la presente solicitud, por lo que resulta inapropiado que el opositor use dicho documento para desacreditar la novedad de lo solicitado, máxime cuando esto no brinda ni un solo argumento técnico acerca de cómo este documento anticipa y/o hace evidente la invención solicitada. de patente que presentamos en el expediente no revela las secuencias específicas de la presente solicitud.
Señaló además que aunque el documento WO 2006/119062 revela polipéptidos de esclerostina y sus epítopes, así como también anticuerpos capaces de ligarse a tales epítopes, el citado documento no revela las secuencias específicas a las que hace referencia la invención solicitada. Además, indica que se ha limitado aún más el ámbito de la solicitud de patente en el nuevo pliego reivindicatorio, de modo que la reivindicación 1 ha sido limitada a través de la introducción de características que originalmente se encontraban en la reivindicación 13.
En ese orden, el CDRH3 declarado es nuevo y además, el mecanismo de ligado de un anticuerpo depende primariamente del CDRH3, por lo que la introducción de esta característica estructural otorga aún mayor grado de nivel inventivo y novedad. Por otro lado, se ha restringido severamente el grado de homología que presentan las secuencias determinadas en las reivindicaciones, de forma que ahora son mucho más estrechas.
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ANÁLISIS DE LO ACTUADO 3.1. Legislación pertinente
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
El artículo literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que no serán patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
El artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención; y que a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
El artículo 43 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente; y que a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.
El artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá
responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación; y que este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Asimismo, señala que cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá
notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
Finalmente, el artículo 48 de la Decisión 486 establece que si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.
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2. Examen de patentabilidad
Mediante proveído de fecha 05 de mayo de 2010, la Secretaria Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso, de conformidad con las funciones conferidas por el artículo 44.3, literal b), del Decreto Legislativo Nº 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 1
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
, que se emitiera el informe técnico correspondiente. Asimismo, se dejó constancia que, conforme a ley, la valoración final de los medios probatorios presentados por las partes sería efectuada al momento de resolver.
Mediante Informe Técnico VDG 58-12, que corre de fojas 809 a 823 del expediente, se analizó la memoria descriptiva y las 38 reivindicaciones originalmente presentadas; así como el contenido del proveído de fecha 05 de mayo de 2010, en el que se estableció la realización del informe técnico pertinente tomando en cuenta los argumentos técnicos contenidos en el escrito de oposición de fecha 09 de diciembre de 2009 presentado por UNIMED DEL PERÚ S.A.; además de los documentos que sustentan dicha oposición, presentados con fecha 19 de febrero de 2010; así como los argumentos contenidos en el escrito de contestación a la oposición presentados por el solicitante con fecha 12 de marzo de 2010, incluyendo el nuevo pliego de 38 reivindicaciones adjuntando con el mencionado escrito, concluyéndose que:
• Las reivindicaciones 1 a 20, 22 a 25, 27 a 34 y 36 no cumplen con el requisito de claridad de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Además, las reivindicaciones 2 a 11 y 23 a 25 no describen...
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