Sentencia nº 000615-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 25 de Junio de 2003
| Fecha de Resolución | 25 de Junio de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 129793-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0615-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 129793-2001
1-17
ACCIONANTE : MARIO MORI CASTRO
EMPLAZADA : NEGOCIACIÓN RÍMAC S.A.
Cancelación de marca por falta de uso - Pruebas de uso de marcas mixtas
Lima, veinticinco de junio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de junio del 2001, Mario Mori Castro (Perú) solicitó la cancelación por
falta de uso de la marca LULU NEGRA registrada a favor de Negociación Rímac
S.A., bajo certificado N° 787, para distinguir productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial. Indicó que dicha marca fue registrada para proteger la
producción exclusiva de gaseosas, cervezas, aguas minerales y otras bebidas no
alcohólicas, sin embargo la empresa titular ha dejado de producir y comercializar,
directamente o a través de terceros, tales productos por un plazo superior a los tres
años. Asimismo, manifestó que tiene interés de iniciar la producción en el mercado
peruano, con proyección en otros países, de bebidas con la marca LULU.
Mediante proveído de fecha 12 de julio del 2001, la Oficina de Signos Distintivos
puso en conocimiento de Organización Peruana de Expostaciones Industriales S.A.
la acción de cancelación interpuesta, ya que se ha trabado embargo en forma de
inscripción sobre el certificado N° 787 correspondiente a la marca LULU a favor de la
mencionada empresa.
Con fecha 19 de diciembre del 2001, Negociación Rímac S.A. absolvió el traslado de
la acción de cancelación manifestando lo siguiente:
- Las gaseosas LULU son productos que se encontraban en uso y fueron puestos
en el comercio, encontrándose disponibles en el mercado, en la cantidad y modo
que normalmente corresponde y en las modalidades estiladas de acuerdo a los
usos y costumbres de las áreas objeto de comercialización.
- El embotellador tradicional de los productos LULU fue la empresa Embotelladora
Peruana S.A., en virtud de un contrato con su empresa en 1990, el mismo que
concluyó en 1998 – año en el cual solicitó el trámite de un procedimiento
concursal, donde la Junta de Acreedores aprobó el acuerdo global de
refinanciamiento –.
- Por Escritura Pública de fecha 16 de diciembre de 1998, su empresa concedió la
franquicia para la fabricación de sus productos LULU a favor de Mumo S.A.,
quien inició inmediatamente sus procesos industriales en la ciudad de Lima a
partir de enero de 1999, tributando sus impuestos oportunamente.
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- Por lo anterior, sólo se dejó de utilizar la marca en cuestión por un plazo de 45
días (entre fines de 1998 y principios de 1999), el cual fue necesario para instalar
las maquinarias de Mumo S.A. en su local y poner operativo sus procesos
industriales correspondientes.
- A través del presente procedimiento administrativo, se pretende presionar a su
empresa para lograr la cobranza de una acreencia de terceras personas. Indicó
que fue fiador de la empresa Constructora y Distribuidora Pachacútec S.A. ante
una acreencia que ésta tenía con la empresa Organización Peruana de
Exportaciones Industriales S.A. OPIESA, otorgando en garantía prendaria su
marca LULU. Agregó que el accionante es colaborador cercano del señor
apoderado de OPIESA.
Adjuntó diversos medios probatorios para acreditar el uso de su marca.
Mediante Resolución N° 9935-2002/OSD-INDECOPI de fecha 10 de setiembre del
2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación.
Consideró lo siguiente:
- La marca LULU NEGRA distingue bebidas jarabeadas, carbonatadas no
alcohólicas, cerveza y productos afines de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,
los cuales, por su propia naturaleza y finalidad, constituyen productos de
consumo masivo, por lo que deberá tener un alto nivel de comercialización.
- Se ha acreditado que la emplazada celebró un contrato de franquicia con la
empresa Mumo S.A. en el mes de diciembre de 1998, por un plazo de dos años.
Sin embargo, dicho contrato no incluía a la marca LULU NEGRA, por lo que
dicho documento no acredita que la mencionada empresa haya sido autorizada
por la emplazada para el uso de la referida marca.
- Sin perjuicio de lo anterior, las copias de los formularios de declaraciones juradas
de pago del impuesto general a las ventas y del impuesto selectivo al consumo,
no acreditan el uso efectivo de la marca LULU en el mercado para distinguir
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
- Si bien las facturas N° 00001 a N° 00044 emitidas por Mumo S.A. demuestran la
comercialización de productos identificados con la denominación LULU durante
los meses de febrero a junio de 1999, se debe tener en cuenta que dicha
denominación constituye un signo denominativo distinto a la marca mixta materia
de la presente acción, la misma que está compuesta no sólo por la denominación
LULU, sino que incluye además el término NEGRA, todo lo cual forma un
conjunto marcario distinto. En ese sentido, no puede considerarse que el signo
utilizado constituye una variación no sustancial de la marca en cuestión, por lo
que no es aplicable el último párrafo del artículo 166 de la Decisión 486.
- Aun cuando dichas facturas acreditaran el uso de la marca materia de la
cancelación, éstas no son suficientes para demostrar el uso continuo de la marca
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