Sentencia nº 000614-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 25 de Junio de 2003
| Fecha de Resolución | 25 de Junio de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 129791-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0614-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 129791-2001
1-17
ACCIONANTE : MARIO MORI CASTRO
EMPLAZADO : NEGOCIACIÓN RIMAC S.A.
Cancelación de marca por falta de uso - Pruebas de uso de marcas mixtas
Lima, veinticinco de junio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de junio del 2001, Mario Mori Castro (Perú) solicitó la cancelación por
falta de uso de la marca LULU y logotipo a favor de Negociación Rimac S.A., bajo
certificado N° 15694, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial. Indicó que dicha marca fue registrada para proteger la producción exclusiva de
gaseosas, cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, sin embargo la
empresa titular ha dejado de producir y comercializar, directamente o a través de
terceros, tales productos por un plazo superior a los tres años. Asimismo, manifestó
que tiene interés de iniciar la producción en el mercado peruano, con proyección en
otros países, de bebidas con la marca LULU.
Mediante proveído de fecha 12 de julio del 2001, la Oficina de Signos Distintivos puso
en conocimiento de Organización Peruana de Exportaciones Industriales S.A. la
acción de cancelación interpuesta, ya que se ha trabado embargo en forma de
inscripción sobre el certificado N° 15694 correspondiente a la marca LULU a favor de
la mencionada empresa.
Con fecha 19 de diciembre del 2001, Negociación Rímac S.A. absolvió el traslado de
la acción de cancelación manifestando lo siguiente:
- Las gaseosas LULU son productos que se encontraban en uso y fueron puestos
en el comercio, encontrándose disponibles en el mercado, en la cantidad y modo
que normalmente corresponde y en las modalidades estiladas de acuerdo a los
usos y costumbres de las áreas objeto de comercialización.
- El embotellador tradicional de los productos LULU fue la empresa Embotelladora
Peruana S.A., en virtud de un contrato con su empresa en 1990, el mismo que
concluyó en 1998 – año en el cual solicitó el trámite de un procedimiento concursal,
donde la Junta de Acreedores aprobó el acuerdo global de refinanciamiento –.
- Por Escritura Pública de fecha 16 de diciembre de 1998, su empresa concedió la
franquicia para la fabricación de sus productos LULU a favor de Mumo S.A., quien
inició inmediatamente sus procesos industriales en la ciudad de Lima a partir de
enero de 1999, tributando sus impuestos oportunamente.
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RESOLUCIÓN N° 0614-2003/TPI-INDECOPI
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- Por lo anterior, sólo se dejó de utilizar la marca en cuestión por un plazo de 45 días
(entre fines de 1998 y principios de 1999), el cual fue necesario para instalar las
maquinarias de Mumo S.A. en su local y poner operativo sus procesos industriales
correspondientes.
- A través del presente procedimiento administrativo, se pretende presionar a su
empresa para lograr la cobranza de una acreencia de terceras personas. Indicó
que fue fiador de la empresa Constructora y Distribuidora Pachacútec S.A. ante
una acreencia que ésta tenía con la empresa Organización Peruana de
Exportaciones Industriales S.A. OPIESA, otorgando en garantía prendaria su
marca LULU. Agregó que el accionante es colaborador cercano del señor
apoderado de OPIESA.
Adjuntó diversos medios probatorios para acreditar el uso de su marca.
Mediante Resolución N° 9933-2002/OSD-INDECOPI de fecha 10 de setiembre del
2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación.
Consideró lo siguiente:
- La marca LULU y etiqueta distingue bebidas jarabeadas, carbonatadas no
alcohólicas, cerveza y productos afines de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,
los cuales, por su propia naturaleza y finalidad, constituyen productos de consumo
masivo, por lo que deberá tener un alto nivel de comercialización.
- Se ha acreditado que la emplazada celebró un contrato de franquicia con la
empresa Mumo S.A. en el mes de diciembre de 1998, por un plazo de dos años.
- No se consideraron los medios probatorios emitidos con posterioridad al inicio de la
presente acción.
- Las copias de los formularios de declaraciones juradas de pago del impuesto
general a las ventas y del impuesto Selectivo al Consumo, no acreditan el uso
efectivo de la marca LULU en el mercado para distinguir productos de la clase 32
de la Nomenclatura Oficial.
- Si bien las facturas N° 00001 a N° 00044 emitidas por Mumo S.A. demuestran la
comercialización de productos identificados con la denominación LULU durante los
meses de febrero a junio de 1999, se debe tener en cuenta que dicha
denominación constituye un signo denominativo distinto a la marca mixta materia
de la presente acción, la misma que está compuesta no sólo por la denominación
LULU, sino que incluye además la figura estilizada de un corazón dispuesto al lado
de la figura de una piña, todo lo cual presenta gran relevancia en la conformación
de la marca. Agregó que la emplazada no ha presentado documentos que
acrediten el uso de la marca tal como se encuentra registrada, o con variaciones
no sustanciales.
- Aun cuando dichas facturas acreditaran el uso de la marca materia de la
cancelación, éstas no son suficientes para demostrar el uso continuo de la marca
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